OPP 21-4210 22/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société THOONSEN INTERNATIONAL (SARL) a déposé le 22 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4778862 portant sur le signe verbal SURFTRACK.

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Le 10 septembre 2021, la société Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale SURF désignant notamment la France déposée le 9 août 2007, et régulièrement renouvelée sous le n°948048, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; limonades ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; rhum ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « apéritifs sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; limonades ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou

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similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les « Bières ; cidres ; vins » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons alcooliques (peu importe le degré d’alcool), ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « autres boissons non alcooliques » qui s’entendent de boissons rafraichissantes non alcoolisées de la marque antérieure. En effet, si comme le relève la société opposante les bières et cidres non alcoolisés représentent « une offre désormais très importante sur le marché des boissons », cette pratique ne présente pas un caractère de généralité tel qu’il puisse en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ; En tout état de cause, les bières, cidres et vins sont issus des brasseurs, distilleries ou viticulteurs et même sans alcool et sont commercialisés dans les rayons des boissons alcoolisées, distincts de ceux des autres boissons. Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; rhum » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons alcooliques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits » de la marque antérieure qui désignent diverses boissons rafraichissantes non alcoolisées. Ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ni aux mêmes besoins ; en effet, les produits de la marque antérieure ne comportant pas d’alcool se consomment à tout moment de la journée pour se désaltérer, contrairement aux produits de la demande d’enregistrement contestée qui sont consommés à des moments spécifiques de la journée (repas, apéritifs) et n’ont pas pour vocation première de permettre aux consommateurs de se désaltérer ; Ces produits ne sont pas davantage offerts à la vente dans les mêmes endroits (linéaires des grands magasins réservés aux boissons alcoolisées ou cavistes pour les premiers / linéaires des grands magasins réservés aux boissons rafraîchissantes sans alcool pour les seconds) ; Enfin, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que ces produits sont susceptibles d’être servis et consommés dans les mêmes lieux, il n’en demeure pas moins que ces boissons répondent à des besoins gustatifs différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SURFTRACK. La marque antérieure porte sur la marque verbale SURF. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun le terme SURF, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme TRACK au sein du signe contesté. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme commun aux signes en cause SURF apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, il n’est pas contesté que le terme SURF présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure en raison de sa présentation en attaque et de sa compréhension immédiate par le consommateur français des produits en cause, comme le souligne la société opposante, à l’inverse du terme TRACK dont le sens risque d’échapper à de nombreux consommateurs français. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité moyenne entre les signes. Le signe verbal contesté SURF est donc similaire à la marque antérieure SURF, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale SURFTRACK ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « apéritifs sans alcool ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; limonades ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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