OP21-4276 11/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3

à

L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1

Monsieur P D , a déposé, le 26 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780418 portant sur le signe verbal SMART’Z. La société SMART AUTOMOBILE CO (société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur et des fondements suivants :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale complexe SMART enregistrée le 31 mars 2016, désignant l’Union européenne et enregistrée sous le n°1345249.

- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque internationale complexe SMART enregistrée le 31 mars 2016, désignant l’Union européenne et enregistrée sous le n°1345249. L’opposition porte sur l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits 2

Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « fils électriques; relais électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Chargeurs de batterie pour véhicules, appareils, instruments et câbles pour l’électricité. Véhicules et moyens de transport, ainsi que leurs parties et accessoires, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, il apparaît que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMART’Z, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SMART, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 3

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe et, la marque antérieure, d’un élément verbal et d’un élément figuratif inclus dans un cartouche noir et de couleurs. Les signes en cause ont en commun le terme SMART, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence de l’élément ‘Z au sein du signe contesté, et, dans la marque antérieure, par la présence d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées entre les signes. En effet, le terme SMART dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des produits en cause, apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que ‘Z, élément très court placé en position finale, ne retiendra pas l’attention du consommateur, en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme évoquant une marque de la possession en langue anglaise. Au sein de la marque antérieure, le terme SMART est également dominant, la présentation particulière de la marque antérieure ainsi que la présence d’un élément figuratif et de couleurs n’étant pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment entre les signes et tenant à la présence commune du terme SMART. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté SMART’Z est donc similaire à la marque complexe antérieure SMART, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante a présenté des pièces démontrant que la marque antérieure SMART bénéficie d’une large connaissance par le public pour désigner un véhicule automobile. La marque antérieure présente ainsi un fort caractère distinctif au regard des produits et services en cause relevant du domaine automobile et il convient également de prendre en compte cette connaissance dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché automobile, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement précédemment développé du risque de confusion. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque n° 1345249, le signe verbal SMART’Z ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°4780418 est rejetée.

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