OPP 21-4278 01/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M T a déposé, le 25 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4780281 portant sur la dénomination POLITICLY. Le 16 septembre 2021, la société POLITICO LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware (US)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque française portant sur la dénomination POLITICO, déposée le 19 juin 2014 et enregistrée sous le n° 4099274 ,
- le nom de domaine « politico.eu » réservé le 7 avril 2006.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 16 mai 2022, au stade où elle se trouvait le 14 janvier 2022, date de la suspension. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque POLITICO n° 4 099 274 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels permettant d’obtenir des informations et des commentaires en relation avec les activités culturelles et le divertissement ; logiciels destinés à être utilisés pour le traitement, la transmission, la réception, l’organisation, la manipulation, la lecture, l’examen, la reproduction, le visionnage en temps réel de fichiers audio, vidéo, texte et d’autres supports média ou multimédia, tous ces supports étant enregistrés électroniquement ou téléchargeables depuis Internet, Extranets ou d’autres réseaux de communication ; matériel informatique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images ; Services de télécommunication, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’information entre les ordinateurs, les téléphones mobiles, les appareils portatifs, les appareils de communication avec et sans fils ; services de télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, de l’animation, des images, du texte, de l’information et d’autres contenus générés par l’utilisateur par le biais d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs vers d’autres sites ; fourniture de forums en ligne, de forums de discussion et de bulletins d’information électroniques permettant aux utilisateurs de poster, chercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des sujets d’intérêt ; fourniture d’accès à des bases de données électroniques et des bases de données en ligne ; services de diffusion vidéo et multimédia par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communications électroniques, à savoir le téléchargement, la mise en ligne, l’affichage, le partage, la transmission électronique de données audio et vidéo ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation ; Services de divertissement et d’éducation sous forme de fourniture de site Web contenant du texte, des données, des images, de l’audio, des champs visuels et audiovisuels en relation avec les activités et les événements culturels et sociétaux, le sport et les documentaires ; Services informatiques, à savoir l’hébergement d’installations électroniques pour les tiers pour l’organisation et la conduite de débats interactifs par le biais d’Internet ou d’autres réseaux de communication ; hébergement de communautés virtuelles pour les tiers pour l’organisation de groupes, d’événements, la participation à des discussions, le regroupement d’information et de ressources, l’engagement dans les réseaux sociaux, professionnels et communautaires ; hébergement de contenu digital en ligne ; hébergement de sites Web interactifs et de logiciels non téléchargeables en ligne pour télécharger, poster, montrer, afficher, épingler, partager et transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, de l’animation, des images, du texte, de l’information et d’autres contenus générés par l’utilisateur fourniture d’accès à des ordinateurs (location d’ordinateurs)». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Télécommunications; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent, tout comme les « Services de télécommunication, à savoir transmission électronique de données, de messages et d’information entre les ordinateurs, les téléphones mobiles, les appareils portatifs, les appareils de communication avec et sans fils ; services

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de télécommunication, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, de l’animation, des images, du texte, de l’information et d’autres contenus générés par l’utilisateur par le biais d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de liens de communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs vers d’autres sites ; fourniture de forums en ligne, de forums de discussion et de bulletins d’information électroniques permettant aux utilisateurs de poster, chercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des sujets d’intérêt ; fourniture d’accès à des bases de données électroniques et des bases de données en ligne ; services de diffusion vidéo et multimédia par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communications électroniques, à savoir le téléchargement, la mise en ligne, l’affichage, le partage, la transmission électronique de données audio et vidéo ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation » de la marque antérieure, à la catégorie générale des services de télécommunications, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes. Il résulte de l’appartenance de ces services à une même catégorie générale, qu’ils partagent les mêmes nature, objet et prestataires. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « agence de presse, agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes, présentent par définition , les mêmes nature, objet et destination que les services de « fourniture (…) de bulletins d’information électroniques permettant aux utilisateurs de poster, chercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter des sujets d’intérêt » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les services d’ « éducation ; divertissement » de la demande d’enregistrement contestée, constituent des catégories générales de services auxquelles appartiennent les « Services de divertissement et d’éducation sous forme de fourniture de site Web contenant du texte, des données, des images, de l’audio, des champs visuels et audiovisuels en relation avec les activités et les événements culturels et sociétaux, le sport et les documentaires » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le fait que les services de la marque antérieure soient des « prestations bien plus spécifiques » n’est pas de nature à les faire échapper aux catégories générales constituées par les premiers. Il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De plus les services de « formation; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;

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réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services de divertissement et d’éducation sous forme de fourniture de site Web contenant du texte, des données, des images, de l’audio, des champs visuels et audiovisuels en relation avec les activités et les événements culturels et sociétaux, le sport et les documentaires » de la marque antérieure, tous ces services ayant pour objet d’instruire, de former et de divertir le public en dépit de la destination spécifique des services de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services de mise à disposition d’ouvrages et d’œuvres cinématographiques, de réunions de moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films ainsi que de mise à disposition temporaire de décors et des prestations rendues par des photographes professionnels visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « Services de divertissement et d’éducation sous forme de fourniture de site Web contenant du texte, des données, des images, de l’audio, des champs visuels et audiovisuels en relation avec les activités et les événements culturels et sociétaux, le sport et les documentaires » de la marque antérieure. En effet, si les seconds appartiennent bien « aux catégories générales des services d’ « éducation, formation, divertissement », tel n’est pas le cas des premiers qui n’ont pas vocation directe à divertir, instruire ou amuser le public. En outre, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des « services d’éducation sous forme de fourniture de site Web contenant du texte, des données, des images, de l’audio, des champs visuels et audiovisuels en relation avec les activités et les événements culturels et sociétaux, le sport et les documentaires » de la marque antérieure, les premiers n’ayant d’ailleurs pas nécessairement un objet éducatif. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus le service de « production de films cinématographique » tel que précédemment défini, ne présente pas non plus à l’évidence les mêmes objet et destination que les services d’« Hébergement de contenu digital en ligne ; hébergement de sites Web interactifs et de logiciels non téléchargeables en ligne pour télécharger, poster, montrer, afficher, épingler, partager et transmettre (…) des vidéos, des films, (…) de l’animation, (…) et d’autres contenus générés par l’utilisateur » de la marque antérieure. En effet et contrairement à ce que soutient la société opposante, le service précité de la demande contestée n’a pas pour vocation « l’hébergement/la mise à disposition de films ». Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination POLITICLY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination POLITICO, ci-dessous reproduite : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuellement, les éléments verbaux POLITICLY (de la demande d’enregistrement contestée) et POLITICO (constitutive de la marque antérieure) sont de longueur proche (neuf et huit lettres) et ont en commun la longue séquence d’attaque POLITIC-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Surtout, phonétiquement, ces signes possèdent un rythme identique en quatre temps et comportent les mêmes sonorités d’attaque et centrales [po-li-tik]. La substitution de la voyelle O par les lettres LY au sein du signe contesté ne présente qu’une différence phonétique légère au regard de la longueur des signes en présence et de la répétition de sons identiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la demande contestée aurait « une sonorité dynamique et se termine que manière abrupte » alors que la marque antérieure aurait « une sonorité très douce et chantante ». En effet, rien n’indique que le consommateur percevra cette différence de perception et en outre, les dénominations en cause restent dominées par la longue séquence d’attaque commune POLITIC-. Il en résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées une impression d’ensemble très proche entre les deux signes. En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant quant à « l’absence de tout caractère distinctif élevé de la marque antérieure », celui-ci procédant uniquement par voie d’affirmation sans autre argumentation venant étayer ce propos et sans en tirer de conséquences.

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En tout état de cause, à moins d’une action en nullité dirigée à l’encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer dans le cadre de la présente procédure d’opposition, sur la validité d’une marque enregistrée. En conséquence, la dénomination contestée POLITICLY est similaire à la dénomination antérieure POLITICO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés revendiqués ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B) Sur le fondement du nom de domaine politico.eu Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

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4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. La société opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine politico.eu. Les services reconnus comme non similaires et restant à comparer avec ce nom de domaine sont les suivants : « publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Elle indique dans le formulaire d’opposition que ce nom de domaine donne « accès au site Internet https://www.politico.eu/ Ce nom de domaine/ site internet est exploité par la société POLITICO, un média journalistique non partisan, fondé en 2007 et spécialisé dans la diffusion et l’analyse d’informations relatives à la vie politique dans le monde entier et notamment en Union européenne et plus précisément en France. L’activité de presse en Union européenne a été lancée en avril 2015. Avec des bureaux basés à Bruxelles et des bureaux supplémentaires à Londres, Berlin et Paris, POLITICO fait le lien entre les centres de pouvoir mondiaux. Son journalisme est accessible en ligne sur politico.eu, dans POLITICO Pro, le service de renseignements politiques en temps réel, dans des bulletins d’information quotidiens, tels que Paris Playbook, Brussels Playbook et London Playbook, dans un journal hebdomadaire et dans des événements en direct ». Toutefois, dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique que les services de « publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement sont « indubitablement similaires aux activités proposées par le Nom de Domaine Antérieure en ce qu’il héberge du contenu textuel, vidéo et de manière plus générale multimédia » qui ne figuraient pas dans le récapitulatif. Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les argumentaires développés par la société opposante sur la base des activités précitées ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du nom de domaine politico.eu, il y a lieu de considérer que malgré la similarité des signes, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux activités invoquées à l’appui du nom de domaine politico.eu.

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CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée POLITICLY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est partiellement reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.