OPP 21-4410 11/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3

à

L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENGEEM (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4784035 portant sur la dénomination ENGEEM. Le 27 septembre 2021, la société ENGIE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

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— la marque française portant sur la dénomination ENGIE, déposée le 31 mars 2015 et enregistrée sous le n°4169708, dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque française portant sur la dénomination ENGIE, déposée le 31 mars 2015 et enregistrée sous le n°4169708, dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque française n°4169708 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour l’échange, le stockage, la transmission et la collecte de données dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et du développement durable, notamment compteurs ; logiciels (programmes enregistrés) en particulier logiciels de gestion des

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équipements domotiques ou des réseaux intelligents (réseaux de distribution d’énergie utilisant des technologies informatiques pour harmoniser l’offre et la demande d’énergie) ; dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle, de sécurité, de chaleur, de refroidissement, de ventilation, et d’automatisation pour bâtiments et maisons individuelles, y compris détecteurs de fumée, émetteurs de signaux électroniques et de télécommunication, moniteurs, thermostats, variateurs régulateurs de lumière ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; cellules et modules photovoltaïques ; piles à combustibles ; compteurs d’électricité, de gaz, d’eau ; compteurs intelligents ; conduites d’électricité, canalisations électriques, matériels pour les conduites d’électricité (fils, câbles) ; fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux) ; appareils de sécurité et d’automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles ; Transmission à distance de données relatives à des dispositifs, équipements et systèmes de mesure, d’analyse et de surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie ou de fluides, en particulier à des systèmes domotiques ou des réseaux intelligents (réseaux de distribution d’énergie utilisant des technologies informatiques pour améliorer l’adéquation de l’offre et de la demande d’énergie), entre terminaux d’ordinateurs et/ou entre un compteur, un détecteur, un capteur, un lecteur d’informations et un terminal d’ordinateur ; pilotage à distance de dispositifs, d’équipements et de systèmes de mesure, d’analyse et de surveillance (contrôle) de la consommation d’énergie ou de fluides ; services de télécommunication et télégestion d’informations, données, sons et/ou images (assistées ou non par ordinateur), par un réseau de type Internet, destinés à la maintenance d’installations de stockage et/ou de distribution de gaz, de chaleur et/ou d’électricité ; services d’affichage électronique de données télétransmises et location d’appareils de télécommunication permettant la télé-relève de consommation d’énergie ou de fluides ; Services d’ingénierie ainsi que services d’analyses, de recherches et d’expertises techniques dans le domaine de l’énergie ; conception, maintenance, mise à jour et installation de logiciels dans les domaines énergétiques et du développement durable ; conseils techniques et d’ingénierie relatifs aux installations de production, stockage, distribution et fourniture d’énergie ; prospection de pétrole et gaz naturel ; établissement de plan de construction dans le domaine de l’énergie notamment de terminaux méthaniers, réseaux de transport de gaz et installations de stockage de gaz naturel ; études géologiques, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’énergie ; conseils techniques et consultations d’ingénieurs pour la gestion d’installations industrielles fonctionnant avec tout type d’énergie, la gestion d’installations de stockage de gaz naturel ainsi que les réseaux de distribution et fourniture de gaz ou d’électricité ; analyses (études de projets techniques) et recherches techniques industrielles relatives à la domotique et aux réseaux intelligents (réseaux de distribution d’énergie utilisant des technologies informatiques pour améliorer l’adéquation de l’offre et de la demande d’énergie) ; services de contrôles de qualité consistant en relevés techniques d’installations, mesures et relevés d’état ; études et analyses techniques et diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l’implantation d’installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de distribution d’énergie à savoir d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau ; études, recherches et expertises (travaux d’ingénieurs) dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du développement durable ; conseils et informations techniques relatifs à l’énergie à la maîtrise de l’énergie ; information et conseils techniques sur les installations fonctionnant à l’aide de tout type d’énergie ; expertises techniques dans les domaines de la production d’énergie électrique, éolienne, solaire, hydraulique, géothermique, thermique, climatique, d’énergies renouvelables ».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ENGEEM, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ENGIE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes ENGEEM et ENGIE en présence (dénominations de longueur proche comportant la même séquence d’attaque ENG- et la lettre E, même succession de sonorités [ène-ji] – le doublement de la lettre E dans le signe contesté pouvant se prononcer [i] à l’instar de nombreux termes anglo-saxons entrés dans le langage courant tels que « week-end », « tweet », « meeting » – même rythme dissyllabique), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Si ces dénominations diffèrent par la substitution de la séquence –EE à la lettre I, ainsi que par la présence de la lettre finale M dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de

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nature à écarter la perception globale très proche des signes en présence qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres ENG- / E ainsi que par des sonorités très proches comme précédemment démontré. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées entre les marques, une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. A cet égard, la simple fourniture de plaquettes d’informations de la société déposante ne saurait suffire à démonter l’absence de similarité entre les signes, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. En conséquence, la dénomination contestée ENGEEM est similaire à la marque verbale antérieure ENGIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou les services en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la production, du transport et de la distribution d’énergie ainsi que dans les services d’ingénierie qui y sont associés. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes :  Annexe 1 : Document de référence ENGIE 2017 mentionnant qu’: « En France, ENGIE est le leader historique de la commercialisation de gaz et le deuxième producteur et fournisseur d’électricité. Dans les énergies renouvelables, ENGIE est le deuxième opérateur hydraulique et le premier dans l’éolien et le solaire réunis ».  Annexe 2 : Chiffres clés des années 2017/2019/2021 établissant qu’ « ENGIE exploite dans le monde 750 centrales qui font appel aux sources d’énergie disponibles les moins émettrices telles que l’hydroélectricité, l’éolien terrestre, maritime et flottant, le solaire photovoltaïque et thermique, la géothermie terrestre et marine, la biomasse, le biogaz et les énergies marines. En 2016, celles-ci ont fourni plus de 500 térawattheures d’électricité et de chaleur, soit l’équivalent de la consommation annuelle totale du Canada ».

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 Annexe 5 : Article tiré du blog de France TV info et intitulé « GDF-SUEZ devient ENGIE – Pourquoi changer de nom ? » en date du 24 avril 2015, indiquant que : « Présent dans 70 pays et sur l’ensemble des métiers de l’énergie, notre groupe est au cœur de ces transformations. Pour accompagner ces défis et accompagner notre développement, nous avons pris la décision de doter GDF Suez d’un nouveau nom : ENGIE. Un nom simple et fort, qui évoque l’énergie pour tous et dans toutes les cultures ».  Annexe 7 : Article publié dans la revue L’ADN et intitulé « Nouvelle campagne de communication ENGIE » en date du 28 septembre 2015 indiquant qu’ « A partir du 27 septembre, ENGIE a lancé une nouvelle campagne de communication axée sur un discours de preuve par la mise en valeur de ses métiers. A travers cette campagne multicanal (TV, presse, digital, cinéma), la marque développe l’ensemble des solutions au service de la transition énergétique ».  Annexe 8 : Article publié dans Zone Bourse et intitulé « GDF SUEZ : devient ENGIE » en date du 24 avril 2015 indiquant que le groupe ENGIE s’appuie sur « une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique » et qu’ « ENGIE compte 152 900 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2014 de 74,7 milliards d’euros ».  Annexe 9 : Article publié dans le Figaro Economie et intitulé « Nous avons mis les moyens pour imposer ENGIE dans les esprits » en date du 26 mai 2015, faisant état des dépenses publicitaires de la marque ENGIE qui s’élèvent à la somme de 90 millions bruts en France pour l’année 2015.  Annexe 12 : Nombreuses coupures de presse faisant état du changement de nom de GDF SUEZ en ENGIE.  Annexe 15 : Article publié sur le site Selectra et intitulé « Engie, EDF, Total : pourquoi les fournisseurs sponsorisent le sport ? » en date du 20 mai 2019 mentionnant que « Depuis 2011 et cette année encore, Engie est choisi comme fournisseur officiel d’électricité et de gaz du tournoi du Grand Chelem, Roland Garros,

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26 mai au 9 juin 2019 ».  Annexe 16 : Article publié sur le site Internet de l’opposante au sujet de ses sponsoring et partenariats et intitulé : « ENGIE partenaire de Roland-Garros » en date du 14 janvier 2020 indiquant qu’ « En tant que leader mondial de l’énergie bas carbone et des services à l’énergie, ENGIE aide la Fédération Française de Tennis à améliorer la réduction de son empreinte carbone et l’efficacité énergétique des infrastructures de Roland Garros ».

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 Annexe 19 : Divers sondages d’opinion effectués entre 2015 et 2021, démontrant notamment un taux de notoriété globale de 99 % en octobre 2020 dans une étude réalisée par e.d Institut.  Annexe 20 : Article publié dans le journal les Échos et intitulé « Engie a toujours de grandes ambitions dans les services » en date du 26 juin 2017, indiquant qu’Engie, leaders mondiaux des services énergétiques, a réalisé 7 milliards de chiffre d’affaires en France et entend atteindre les 10 milliards en 2020. Ainsi, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur de la production, du transport et de la distribution d’énergie ainsi que dans les services d’ingénierie qui y sont associés confère à la dénomination ENGIE un fort caractère distinctif. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la production, du transport et de la distribution d’énergie ainsi que dans les services d’ingénierie qui y sont associés. Du fait de la similarité des produits et services en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n°4169708 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 4169708 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure n°4169708, la dénomination contestée ENGEEM ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.