OP21-4431 23 mars 2022 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SHENZHEN MISTWOOD TECHNOLOGY CO. LTD LIMITED a déposé, le 6 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 783 014 portant sur la dénomination MISTWOOD.

Le 29 septembre 2021, la société STARBUZZ TOBACCO, INC. (société de droit états-unien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MIST, déposée le 10 août 2020 et enregistrée sous le n° 018 286 890, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Briquets pour fumeurs; Pipes; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Filtres pour cigarettes; Bouts de cigarettes; Étuis à cigarettes; Cigarettes électroniques; Blagues à tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Arômes, autres qu’huiles essentiel es, à utiliser dans des cigarettes électroniques ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Narguilés et narguilés électroniques et leurs accessoires; Produits du tabac; Succédanés du tabac, en particulier ceux fabriqués à base de thé et de théiers; Thé coupé et non coupé à fumer en tant que succédané du tabac; Tabac à cigarette; Tabac à chiquer; Tabac à pipe; Tabac pour narguilé; Articles pour fumeurs en tous genres; En particulier al umettes; Chichas et chichas électroniques et leurs accessoires; Cigarettes électroniques; Cigares; Cigaril os; Cigares électroniques; Dispositifs électroniques pour fumer (vapoteuses); Liquide électronique destiné aux cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; À savoir; Recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; Pipes; Pierres à vapeur, en particulier pour fumer la pipe à eau; Matières porteuses de minéraux pour arômes, utilisées dans les pipes à eau; Aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisées dans les pipes à eau; Substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; Tous les produits précités non à usage médical ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Il n’est pas contesté par la société déposante que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MISTWOOD, représentée ci-après :

La marque antérieure porte sur la dénomination MIST.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique.

Les signes en cause ont visuellement et phonétiquement en commun le terme MIST, seul élément constitutif de la marque antérieure et situé en position d’attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble.

Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme WOOD, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer.

En effet, il n’est pas contesté que la dénomination MIST apparaît distinctive au regard des produits en cause.

Au sein du signe contesté, la dénomination MIST revêt un caractère dominant en raison de sa présentation en attaque et dès lors que le terme WOOD, aisément traduit de la langue anglaise par « bois », est dépourvu de caractère distinctif au regard de des produits en cause dont il évoque la composition ou l’arôme.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

La dénomination contestée MISTWOOD est donc similaire à la marque verbale antérieure WOOD, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MISTWOOD ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.

Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 783 014 est rejetée.

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