OPP 21-4425 24/08/2023

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur J B

a déposé le 5 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 782 794 portant sur le signe figuratif J B GAME LAB.

Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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2 Le 29 septembre 2021, la société GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque verbale de l’Union européenne GAMING LABS CERTIFIED, déposée le 28 avril 2000 et régulièrement renouvelée sous le n° 001631712, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale internationale GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, déposée le 28 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 1499650 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le 5 novembre 2021, le 3 mars 2022 puis le 5 septembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 4° du code de la propriété intellectuelle, trois demandes de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois chacune, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 6 janvier 2023, au stade où elle se trouvait le 5 septembre 2022.

A la reprise, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 001631712.

Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.

Le 2 juin 2023, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 12 juin 2023, sous le n° 0887352, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque internationale verbale GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL n°1499650 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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3

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « logiciels de jeux, à l’exception des jeux de loterie ou des machines à sous (y compris vidéos); logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur, l’ensemble des logiciels et matériels informatiques précités n’ayant pas pour objet la vérification et l’attestation de la conformité d’appareils de jeux de loterie, de jeux d’argent et de machines à sous (y compris vidéo) ; Jeux, à l’exception des dispositifs pour jeux de loterie, jeux d’argent et machines à sous (y compris vidéo); commandes pour consoles de jeu ; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels, l’ensemble des services précités n’ayant pas pour objet des jeux de loterie, des jeux d’argent, des machines à sous (y compris vidéo), des jeux consacrés aux e-sports, aux i-gaming, aux paris mutuels et aux paris sportifs, ainsi que la certification, les essais et le contrôle des jeux précités ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques; jeux électroniques, jeux de loterie, jeux de chance; matériel informatique, en particulier pour systèmes de vote et machines de vote conformes à des normes gouvernementales spécifiques; cartes à mémoire flash et autres supports d’enregistrement numériques; parties, garnitures et accessoires de tous les produits précités. Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels ; l’ensemble des services précités n’ayant pas pour objet des jeux de loterie, des jeux d’argent, des machines à sous (y compris vidéo), des jeux consacrés aux e-sports, aux i-gaming, aux paris mutuels et aux paris sportifs, ainsi que la certification, les essais et le contrôle des jeux précités » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes proches dans le libellé invoqué de la marque antérieure sous la formulation suivante : « conception et développement de logiciels informatiques ».

Il s’agit donc de services identiques.

Les « périphériques d’ordinateurs; l’ensemble des matériels informatiques précités n’ayant pas pour objet la vérification et l’attestation de la conformité d’appareils de jeux de loterie, de jeux d’argent et de machines à sous (y compris vidéo) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de dispositifs externes ayant pour fonction de se connecter à un ordinateur pour y ajouter des fonctionnalités appartiennent à la catégorie générale formée par le « matériel informatique, en particulier pour systèmes de vote et machines de vote conformes à des normes gouvernementales spécifiques » de la marque antérieure invoquée.

Il s’agit donc de produits identiques.

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4 Les « logiciels de jeux, à l’exception des jeux de loterie ou des machines à sous (y compris vidéos); logiciels (programmes enregistrés) ; l’ensemble des logiciels précités n’ayant pas pour objet la vérification et l’attestation de la conformité d’appareils de jeux de loterie, de jeux d’argent et de machines à sous (y compris vidéo) » de la demande d’enregistrement contestée, appartiennent à la catégorie générale des « Logiciels informatiques » de la marque antérieure invoquée.

Ces produits sont donc identiques.

Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur ; l’ensemble des matériels informatiques précités n’ayant pas pour objet la vérification et l’attestation de la conformité d’appareils de jeux de loterie, de jeux d’argent et de machines à sous (y compris vidéo) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « cartes à mémoire flash et autres supports d’enregistrement numériques » de la marque antérieure invoquée, de dispositifs extérieurs à l’ordinateur permettant d’y stocker des données.

Ces produits sont donc similaires.

Les « Jeux, à l’exception des dispositifs pour jeux de loterie, jeux d’argent et machines à sous (y compris vidéo) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « jeux électroniques » de la marque antérieure invoquée, de produits ludiques ayant pour objet de se divertir.

Ces produits présentent donc les mêmes nature et fonction.

Il s’agit donc de produits similaires.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « jeux de loterie, jeux de chance » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « jeux électroniques » de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.

Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; l’ensemble des services précités n’ayant pas pour objet des jeux de loterie, des jeux d’argent, des machines à sous (y compris vidéo), des jeux consacrés aux e-sports, aux i-gaming, aux paris mutuels et aux paris sportifs, ainsi que la certification, les essais et le contrôle des jeux précités » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industrielles » de la marque antérieure invoquée, de l’ensemble des évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs.

Il s’agit donc de services similaires.

Les « commandes pour consoles de jeu » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « jeux électroniques » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premières sont nécessairement utilisées en association avec les seconds.

Il s’agit donc de produits complémentaires et donc similaires.

Le service de « mise à jour de logiciels, l’ensemble des services précités n’ayant pas pour objet des jeux de loterie, des jeux d’argent, des machines à sous (y compris vidéo), des jeux consacrés aux e-sports, aux i-gaming, aux paris mutuels et aux paris sportifs, ainsi que la certification, les essais et le contrôle des jeux précités » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels informatiques » de la marque antérieure invoquée dès lors que le premier a nécessairement et obligatoirement pour objet les seconds.

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5 Il s’agit donc de service et produits complémentaires et donc similaires.

Est inopérant l’argument du déposant tenant aux activités respectives des parties en présence (« le déposant développe une activité de création et de distribution de périphériques de jeu vidéo … pour d’anciens jeux d’ordinateur dos/windows et consoles de jeux » tandis que « la société Gaming Laboratories International LLC, l’opposante, est une société de droit américain » dont l’ « activité principale est la réalisation de tests et de certification pour l’industrie mondiale des jeux de hasard et d’argent (y compris le i-gaming) ») ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.

Enfin, il importe que le déposant ait limité le libellé de sa demande d’enregistrement en procédant à un retrait partiel, dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes ou dans des termes proches, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité, comme c’est le cas en l’espèce.

Dès lors, la limitation du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces produits et services à tout lien avec ceux de la marque antérieure.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif J B GAME LAB, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, ci-dessous reproduit :

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6

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé deux lettres stylisées, de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux.

Si les signes en présence ont en commun des éléments verbaux présentant certaines ressemblances d’ensemble, à savoir GAME LAB pour le signe contesté et GAMING LABORATORIES pour la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leurs structure, longueur et présentation (deux lettres stylisées disposées de part et d’autre d’un élément figuratif représentant un bécher, surmontées par des éléments figuratifs représentant des touches de manette de console de jeux et soulignés par deux éléments verbaux, le tout présenté sur plusieurs lignes et totalisant neuf lettres pour le signe contesté / trois éléments verbaux totalisant trente-et-une lettres présentés sur deux lignes pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.

Phonétiquement, les signes en présence diffèrent nettement par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, douze temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales du fait de la présence des initiales J et B dans le signe contesté et du terme INTERNATIONAL dans la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation distincte.

Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer.

En effet, les éléments verbaux GAME LAB du signe contesté apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause : le terme anglais GAME, aisément compris par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « jeu » est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il en désigne leur nature ou l’objet. De même, le terme LAB, abréviation usuelle du terme « laboratoire » apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner une caractéristique des produits et services en cause à savoir leur lieu d’élaboration ou de mise en œuvre.

En particulier, appliqué aux produits et services informatiques de la demande d’enregistrement contesté, le terme LAB désigne des environnements de tests servant à expérimenter lesdits produits et services.

Au contraire, les initiales J et B du signe contesté apparaissent quant à elles parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.

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7 En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les termes GAME LAB du signe contesté n’apparaissent pas essentiels dès lors qu’ils sont inscrits sur une ligne inférieure ; au contraire, les initiales J et B qui les surmontent apparaissent davantage susceptibles de retenir l’attention du consommateur en raison de leur caractère parfaitement arbitraire, ainsi que de leur présentation sur une ligne supérieure et en caractères de très grande taille les mettant particulièrement en exergue.

A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la société opposante, que « du fait de la disposition et de la forme des lettres J et B … celles-ci seront davantage associées, par les consommateurs, à l’élément figuratif qu’elles entourent », dès lors qu’elles demeurent parfaitement individualisables et perceptibles au sein du signe contesté et seront au contraire à même de retenir particulièrement l’attention du consommateur.

Enfin, intellectuellement, du fait de la présence des initiales J et B, le signe contesté est susceptible de renvoyer à un prénom masculin composé, évocation absente de la marque antérieure.

A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les deux signes évoquent incontestablement les mêmes notions de laboratoire … et de jeu » dès lors que ces évocations sont étroitement liées à une caractéristique des produits et services en cause comme précédemment démontré et ne sauraient donc suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause.

Enfin, si comme le fait valoir la société opposante, le terme INTERNATIONAL apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause, il contribue néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes.

Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.

Le signe figuratif contesté JB GAME LAB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.

Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.

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8 B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne GAMING LABS CERTIFIED n° 001631712

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.

Sur la comparaison des signes

La marque antérieure porte sur le signe verbal GAMING LABS CERTIFIED. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuellement, phonétiquement et intellectuellement proches à savoir GAME LAB pour le signe contesté et GAMING LABS pour la marque antérieure.

Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.

En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leur structure et leur présentation (deux lettres stylisées disposées de part et d’autre d’un élément figuratif représentant un bécher, surmontées par des éléments figuratifs représentant des touches de manette de console de jeux et soulignés par deux éléments verbaux, le tout présenté sur plusieurs lignes et totalisant neuf lettres pour le signe contesté / trois éléments verbaux totalisant dix-neuf lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.

Phonétiquement, les signes en présence diffèrent nettement par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, six temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finale du fait de la présence des initiales J B dans le signe contesté et du terme CERTIFIED dans la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation distincte.

Ces signes présentent donc une impression d’ensemble très différente.

La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble différente, dès lors que comme précédemment exposé, les termes GAME LAB et GAMING LABS en présence apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en présence. En outre et pour les raisons exposées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les termes GAME LAB n’apparaissent pas comme les éléments les plus à même de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté.

Il en résulte que compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.

Le signe figuratif contesté JB GAME LAB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GAMING LABS CERTIFIED.

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9 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

En l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.

Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves d’exploitation de la marque antérieure GAMING LABS CERTIFIED n° 001631712 pour les produits invoqués, la demande d’enregistrement contestée n’apparaît, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à cette marque en l’absence de similarité des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe figuratif contesté J B GAME LAB peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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