OPP 21-4534 25/03/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MINIMAX (SARL), a déposé le 15 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4785373portant sur le signe verbal MINIMAX SUD.

Le 6 octobre 2021, la société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 marque internationale complexe MINI, enregistrée le 08 février 2018 sous le n° 1409593 et désignant l’Union européenne.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; carrosseries ; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de machines ; location de véhicules ; formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels informatiques; programmes informatiques (logiciels téléchargeables); Véhicules et leurs parties comprises dans cette classe; Réparation, maintenance, révision, tous en matière de véhicules à moteur et groupes moteur et leurs parties et composants; nettoyage de véhicules à moteur; services pour véhicules terrestres à moteur et leurs parties; construction; assemblage (installation) de parties de véhicule; services d’assemblage (installation) d’accessoires pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); réglage de moteurs et véhicules à moteur ; Services de locations de tous types de véhicules; services de formation. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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3 En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe MINI, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique présentée dans un cercle à l’extérieur duquel figure quatre lignes horizontales placées de chaque côté.

Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme MINI, seul élément verbal de la marque antérieur et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ces signes diffèrent par la présence de la séquence -MAX et du terme SUD au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme MINI, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des produits et services en cause, conserve un caractère dominant au sein du signe contesté, compte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 tenu de sa position en attaque et dès lors que la séquence MAX qui lui est associée, renvoie au terme laudatif « maximum ». En outre, le terme SUD est susceptible d’être perçu comme renvoyant à l’origine géographique des produits et services visés comme l’affirme la société opposante.

Dès lors, le terme MINI, bénéficiant d’une grande connaissance dans le domaine des véhicules dont relèvent, ou peuvent relever, les produits et services considérés, comme le démontre la société opposante, retiendra particulièrement l’attention du consommateur, contrairement à la séquence –MAX et au terme SUD au sein du signe contesté.

En outre le terme MINI présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel la marque sera désignée.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes, le consommateur étant susceptible de leur attribuer la même origine.

Le signe verbal contesté MINIMAX SUD est donc similaire à la marque complexe antérieure MINI.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

En l’espèce, la société opposante invoque le caractère distinctif important de la marque antérieure et démontre sa connaissance par une partie significative du public concerné dans le domaine de l’automobile.

Ainsi, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits et services en présence ainsi que par le caractère distinctif important de la marque antérieure dans le domaine de l’automobile.

En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similitude des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des véhicules, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités

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5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MINIMAX SUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: «logiciels (programmes enregistrés) ; carrosseries ; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de machines ; location de véhicules ; formation ».

Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4785373 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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