R P4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-4554 22/03/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur N a déposé, le 13 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21/4784931 portant sur le signe verbal MCKITCHEN.

Le 6 octobre 2021 la société de droit américain MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

— marque verbale de l’Union Européenne McCHICKEN, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000016188, sur le fondement d’un risque de confusion ;

— marque verbale de l’Union Européenne MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000062497, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;

— marque verbale de l’Union Européenne BIG MAC, déposée le 6 octobre 2017 et enregistrée sous le numéro 017305079, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 000016188 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs». La marque antérieure n°000016188 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Sandwiches».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services suivants : «préparations faites de céréales; pain; pâtisseries ; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Ces produits sont donc, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

En revanche, les « Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches » de la marque antérieure.

Répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes magasins, ni les mêmes rayons de supermarchés.

Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits étant généralement consommés indépendamment les uns des autres.

Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, de soutenir que les produits en cause «sont des produits alimentaires». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

De même, les « Café; thé; glaces alimentaires; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches » de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des seconds, ces produits étant généralement consommés indépendamment les uns des autres.

Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, de soutenir que les produits en cause «appartiennent tous deux à la catégorie générale des produits alimentaires». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

De même, les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches » de la marque antérieure.

Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des seconds, ces produits étant généralement consommés indépendamment les uns des autres.

Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

De même, les « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches » de la marque antérieure.

Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ces produits répondant à des besoins alimentaires différents.

Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, de soutenir que les produits en cause «appartiennent à la catégorie générale des produits alimentaires et entretiennent un lien étroit et nécessaire en ce qu’ils sont consommés concomitamment voire conjointement». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Enfin, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sandwiches » de la marque antérieure.

Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, ces produits répondant à des besoins alimentaires différents.

Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, de soutenir que les produits en cause «appartiennent à la catégorie générale des produits alimentaires et entretiennent un lien étroit et nécessaire en ce qu’ils sont consommés concomitamment voire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 conjointement». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

Ces produits ne sont donc, ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°000016188.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MCKITCHEN.

La marque antérieure porte sur le signe verbal McCHICKEN.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de d’une dénomination unique.

Visuellement et phonétiquement, les dénominations MCKITCHEN et McCHICKEN, constitutives des signes en présence, possèdent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (même longueur, neuf lettres dont huit identiques placées, pour cinq d’entre elles, dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d’attaque MC suivi de séquence proche (à savoir KI et CHI), de la séquence centrale C et de la séquence finale EN, même rythme trisyllabique, même sonorité d’attaque [mac] suivie de la sonorité centrale finales proches [ki-tchen/chi-ken].

Les seules différences visuelles et phonétiques entre les dénominations précitées consistent dans l’inversion de places des lettres K, I, H et la présente de la lettre T dans le signe contesté. Toutefois ces modifications, n’ayant que peu d’incidence visuelle et phonétique, ne sont pas de nature à écarter toute ressemblance entre les signes, lesquels restent marqués par la succession de séquences et sonorités proches.

Le signe verbal contesté MCKITCHEN est donc similaire à la marque verbale antérieure McCHICKEN ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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6 En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en présence, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « «préparations faites de céréales; pain; pâtisseries ; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs».

En revanche, à défaut de similarité démontrée entre les « Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants ; Café; thé; glaces alimentaires; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits.

B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000062497

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000062497 portant sur la dénomination MCDONALD’S.

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7 La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

— Pièce n°3 – une fiche Wikipédia de Mc Donald’s comportant des indications sur le nombre de restaurants présent sur le territoire Français en 2018 et le nombre de repas servis par jour ainsi que la présence des restaurant Mc Donald’s en Europe ainsi que son historique ;

- Pièce n°5 – un article du Figaro ayant pour titre « A 40 ans, McDonald’s est le plus grand restaurateur de France » publié le 16 septembre 2019 et comportant des indications sur le nombre de restaurants dans l’hexagone (1470) et la date d’ouverture du premier Mc Donald’s en France (1979) ;

- Pièce n°6 – un extrait du site www.mcdonalds.fr comportant des chiffres sur Mc Donald’s France et notamment « 1490 restaurants », 1.8 millions de repas sont servis dans nos restaurants chaque jour », « 74000 salariés » ;

- Pièce n°7 – un extrait du site statista.com comportant des statistiques sur les « Chaînes mondiales de restauration rapide selon la valeur de l’entreprise » daté du 29 juillet 2019 et dont il ressort que Mc Donald’s arrive en tête comme ayant « la valeur d’entreprise la plus élevée en 2019 avec un chiffre de près de 125 millions de dollars ».

- Pièce n° 9 – Un extrait du site www.eurojuris.fr ayant pour titre « Marque Mac : Victoire de McDonald’s » et portant sur un commentaire de l’arrêt du Tribunal de l’UE (Affaire T-518/13) ;

- Pièce n°10 – Un article du site www.figaro.fr ayant pour titre « McDonald’s fait interdire l’utilisation du préfixe « Mac » » publié le 6 juillet 2016
- Pièce n°11 – Décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 18 avril 2018, R 972/2017-2 et une traduction libre partielle ;

- Pièce n°12 – Décision du Tribunal de l’Union Européenne, 10 octobre 2019, T428/18, MC Dreams Hôtels et traduction libre partielle ;

- Pièce n°13 – Cour d’appel de Paris, 6 octobre 1994, McDonald’s Corporation c. McChinese Food Ltd

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces 3, 5 à 7 énumérées ci-avant, que la marque antérieure MCDONALD’S a fait l’objet d’un usage intensif, de longue durée (à savoir plus de quarante ans) et qu’elle est connue tout particulièrement sur le marché français de la restauration rapide/à emporter ainsi qu’en Europe.

Les références dans la presse à MCDONALD’S constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de connaissance par le public pertinent, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi la marque antérieure invoquée MCDONALD’S a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, notamment pour les services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MCKITCHEN.

La marque antérieure porte sur la dénomination MCDONALD´S.

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8 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.

Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MC, placé en attaque du signe, ce qui leur confère certaines ressemblances visuelles et phonétiques.

Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence KITCHEN et de la séquence DONALD’S dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément verbal MC apparaît distinctif au regard des produits et services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

L’élément verbal KITCHEN du signe contesté compris par le consommateur français de référence comme signifiant « cuisine » apparait quant à lui faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il évoque, dans le domaine culinaire, le lieu de cuisson et de préparation des aliments, ce que ne conteste pas le déposant. L’élément MC apparaît donc essentiel dans le signe contesté. Dans la marque antérieure, la présence de la séquence -DONALD´S engendre, entre les signes en cause, des différences visuelles et phonétiques.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal MCKITCHEN apparaît faiblement similaire à la marque verbale antérieure MCDONALD’S.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S et son caractère distinctif élevé.

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9 En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MCDONALD’S possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de préparation et de fourniture de plats à emporter, tel que démontré précédemment.

En outre, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi. La société opposante indique notamment dans son exposé des moyens que « fait de sa renommée et de son caractère distinctif forts, les consommateurs connaissent la Marque McDONALD’S», si bien que « consommateurs sont inévitablement amenés à établir un lien entre la Marque McDONALD’S, qu’ils connaissent et la marque seconde que constitue la Demande» et que « les consommateurs pensent que, du fait de la présence commune du signe « MC », lequel n’est ni nécessaire ni banal, mais au contraire très largement connu du consommateur comme un identifiant de McDonald’s, la Demande est une déclinaison de la Marque McDONALD’S ». Par ailleurs, l’établissement d’un lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

A cet égard, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MCDONALD’S est dirigée à l’encontre des « Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants ; Café; thé; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; glaces alimentaires; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs».

Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : «Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants ; Café; thé; glaces alimentaires; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée», seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.

Les produits suivants : « Viande; poisson; volaille; légumes cuits; oeufs ; produits laitiers; charcuterie; coquillages non vivants ; Café; thé; glaces alimentaires; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits frais; légumes frais; coquillages vivants; céréales en grains non travaillés ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains similaires aux services de « préparation et de fourniture de plats à emporter » invoqués de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue et, pour les autres, sont susceptibles de les accompagner ou de servir de matière première à leur confection, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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10 Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient que, du fait de la forte renommée dont la marque MCDONALD’S jouit, la demande contestée « tire indument profit du caractère distinctif et de la renommée de la Marque McDONALD’S afin d’attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée ».

Elle ajoute que le déposant « cherche ainsi à bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la Marque McDONALD’S et attendue des consommateurs de la chaîne de restaurants McDonald’s». Enfin, elle conclue que la demande d’enregistrement « ne saurait être justifiée si ce n’est dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée de la Marque McDONALD’S sur laquelle la société opposante investit depuis de très nombreuses années». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

En l’espèce, la marque antérieure MCDONALD’S présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des services, en partie, similaires à ceux de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des services pour lesquels un lien a été précédemment constaté.

Aussi l’usage de la demande contestée conduirait le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire

L’usage de la demande d’enregistrement contestée MCKITCHEN est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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11 C. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 017305079 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée le marque de l’Union Européenne antérieure BIG MAC n°017305079, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment au paragraphe A et B.

CONCLUSION

En raison du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne antérieure McCHICKEN n°000016188 et de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne McDONALD´S n°000062497, la demande d’enregistrement contestée MCKITCHEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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