OP21-4562 15/06/22 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y B a déposé le 22 juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 787 471 portant sur le signe verbal COZY KICKZ. Le 8 octobre 2021, la société KICKZ.COM GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KICKZ déposée le 16 juillet 1999, enregistrée sous le n° 001256262, régulièrement renouvelée, et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission totale de propriété, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chaussettes; chaussons; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements de sport et de loisirs, chaussures de sport pour enfants et adultes, bottes de cuir à la mode pour jeunes, à savoir bottes de cavaliers, bottes de police, bottes de motocyclistes, chaussures de planche à roulettes, chapellerie de sport et de loisirs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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A cet égard, le déposant ne saurait valablement soutenir qu’il ne commercialise « aucunement des produits présents sur les sites Kickz ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, il ne saurait suffire d’affirmer que « La marque KICKZ est connu pour son esprit sneakers mais […] aucunement pour des chaussons ressemblant à nos produits » dès lors que la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont similaires, comme en l’espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COZY KICKZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbale KICKZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal KICKZ, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal COZY. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

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En effet, l’élément commun KICKZ, apparaît distinctif dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle « Le terme Kickz est un terme anglais « générique » ayant référence aux sneakers » dès lors qu’il ne fournit qu’un lien de « l’urbandictionary », qui n’apparait pas suffisant pour démontrer l’absence de caractère distinctif de cet élément pour le consommateur de référence des produits visés qui sont des produits de consommation courante. Enfin, le terme KICKZ présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que le terme COZY, pouvant évoquer quelque chose de confortable, comme le souligne le déposant, vient simplement le qualifier et le mettre ainsi en exergue. Ainsi, en dépit de sa position d’attaque, le terme COZY revêt une importance secondaire par rapport à l’élément arbitraire et immédiatement perceptible KICKZ. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe verbal COZY KICKZ est donc similaire à la marque verbale antérieure KICKZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté COZY KICKZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.