OPP 21-4813 Le 07/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé, le 5 août 2021, la demande d’enregistrement n°4791034 portant sur le signe verbal ENERGIA. Le 27 octobre 2021, la société ENERIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ENERIA, déposée le 22 novembre 2000, enregistrée sous le n° 3065998, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique qu’elle a fait l’objet d’une renonciation partielle inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion.

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; location de machines de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); installation, entretien et réparation de machines; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS); audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Machines-outils, machines de production d’électricité, générateurs d’électricité, moteurs marins, moteurs (autres que pour véhicules terrestres). Appareils de production de vapeur. Moteurs pour véhicules terrestres. Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, tous ces services étant rendus au profit d’entreprises exerçant leur activité dans les solutions de production d’énergie et de motorisation. Assurances, à savoir services d’assurances fournis dans le cadre de la vente, la location et la maintenance de machines-outils, de machines de production d’électricité, de générateurs d’électricité, de moteurs marins ou non et d’appareils de production de vapeur ; affaires financières, à

3

savoir services de financement pour l’acquisition ou la location de machines-outils, de machines de production d’électricité, de générateurs d’électricité, de moteurs marins, de moteurs (autres que pour véhicules terrestres), de moteurs pour véhicules terrestres et d’appareils de production de vapeur. Réparation et installation de machines-outils, machines de production d’électricité, générateurs d’électricité, moteurs marins, moteurs et appareils de production de vapeur ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; location de machines de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction ; construction navale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Machines-outils, machines de production d’électricité, générateurs d’électricité, moteurs marins, moteurs (autres que pour véhicules terrestres). Appareils de production de vapeur. Moteurs pour véhicules terrestres » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches techniques; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les « Machines-outils, machines de production d’électricité, générateurs d’électricité, moteurs marins, moteurs (autres que pour véhicules terrestres). Appareils de production de vapeur. Moteurs pour véhicules terrestres » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, tous ces services étant rendus au profit d’entreprises exerçant leur activité dans les solutions de production d’énergie et de motorisation » de la marque antérieure, dès lors que

4

l’accomplissement des premiers ne requérant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet ou finalité les premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ENERGIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ENERGIA du signe contesté et ENERIA de la marque antérieure (six lettres en commun sur sept placées dans le même ordre E, N, E, R, I, et A, même rythme en trois temps de prononciation et même prononciation d’attaque [éner] et finale [ia]), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ENERGIA est donc similaire à la marque française antérieure verbale ENERIA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

5

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ENERGIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; location de machines de chantier; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); installation, entretien et réparation de machines ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.