OPP21-4840 25/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L F a déposé le 8 août 2021, la demande d’enregistrement n°4791560 portant sur la marque verbale LES BOITES RONDES. Le 27 octobre 2021, la SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque BOITE NOIRE déposée le 12 juin 2019 sous le n°4559170, sur le fondement du risque de confusion.

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles);

3

location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie, livres ; périodiques ; revues [périodiques] ; Publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu; services d’abonnement à des services de vidéo en direct ou à la demande sur tout support de communication ; services d’abonnement à des services de télédiffusion ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; service d’abonnement à une chaîne de télévision; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; publicité en ligne sur un réseau informatique; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; services de revue de presse ; relations publiques; publipostage par voie de télécommunications ; Services de télécommunications; informations en matière de télécommunications ; communications radiophoniques, téléphoniques, communications par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par télédiffusion; diffusion et transmission d’émissions télévisées, diffusion et transmission d’émissions radiophoniques; fourniture d’accès à des blogs, transmission et partage de commentaires ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur, d’une télévision, d’une tablette, d’un téléphone mobile ou d’un dispositif mobile; transmission de messages, d’images, de courriels,

4

de fichiers numériques, de publications électroniques en ligne, de dépêches, de documents, de podcasts; transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission de sons et images par satellite ou par réseau multimédia interactif ; Education; divertissement; services de loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de films, de téléfilms, services de conseils et d’informations en matière de loisirs et de divertissements ; location de films cinématographiques; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; organisation de compétitions en matière de sports réservation de places pour le spectacle; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), publication d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; micro édition ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, musique, représentations en direct et manifestations de divertissement ; mise à disposition d’informations d’actualités, de recommandations et de commentaires en matière de loisirs et de divertissements ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques ; ;conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale. Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services

5

de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; services de bureaux de placement; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, de prestations de recrutement de personnel pour le compte de tiers et de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, les mêmes objet, fonction et destination que les services de « gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ou encore un ensemble d’informations structurées accessibles au moyen d’un logiciel ; Ces services ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas celle des seconds, pas plus que la prestation de ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne saurait suffire que les services précités de la demande d’enregistrement contestée puissent éventuellement se réaliser avec le concours de ceux de la marque antérieure pour les considérer comme similaires ; En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « comptabilité; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations de tenue permanente des comptes, de toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan et de services d’analyse des performances commerciales d’entreprises et les services de « gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données » tels que précédemment définis de la marque antérieure ne « relèvent [pas] de la

6

catégorie générale regroupant les prestations de « collecte et classement de données d’affaires » », contrairement à ce qu’affirme l’opposant, pas plus qu’ils ne présentent pas les mêmes objet, fonction et destination. Ces services ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identique et pour partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES BOITES RONDES. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif BOITE NOIRE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes en cause présentent une construction commune associant le terme BOITE (au pluriel dans le signe contesté), distinctif au regard des services en cause, à un adjectif venant le qualifier (RONDES pour le signe contesté / NOIRE pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, au sein du signe contesté l’article LES placé en amont ne fait qu’introduire le terme BOITES, le mettant ainsi en exergue. Enfin la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes BOITE NOIRE, par lesquels la marque sera prononcée et mémorisée.

7

En conséquence, il n’est pas contesté que le signe contesté soit susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LES BOITES RONDES peut donc être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure BOITE NOIRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale LES BOITES RONDES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers;

8

optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication, (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale. Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.