OP21-4909 20 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B B a déposé, le 17 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 793 152 portant sur la dénomination PALOMIHO. Le 8 novembre 2021, la société C&A AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PALOMINO, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000 106 229, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de la marque antérieure suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les « malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement, la société opposante a démontré que de nombreuses entreprises se diversifiaient et proposaient aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles d’habillement que des articles de maroquinerie : ces produits sont donc susceptibles d’être attribués à la même origine.

À cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « « PALOMIHO » est une marque dont la vocation est de proposer à la vente des chapeaux artisanaux pour les adultes ainsi que des accessoires (rubans …) » tandis que « la marque « PALOMINO » proposait uniquement des vêtements pour les enfants ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En outre, ne saurait valablement être pris en considération l’argument du déposant selon lequel « nous avons constaté que l’entreprise C&A n’exploitait plus la marque « PALOMINO » comme elle l’indique clairement sur son site internet », dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En revanche, s’agissant des « parapluies et parasols » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque la diversification des entreprises de prêt-à-porter, dans lesquelles « Il est très fréquent de trouver (…) des articles de maroquinerie et des accessoires de mode (…) ». Néanmoins, en n’ayant fourni aucune pièce démontrant une telle diversification des entreprises de prêt-à-porter pour les « parapluies et parasols », il ne peut être établi que le consommateur attribuera la même origine à ces produits ou bien qu’il existe un rapport de concurrence entre ceux-ci. Qui plus est, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne doivent pas nécessairement être utilisés en association avec les seconds et inversement. Enfin, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Ainsi, ces produits ne sont ni complémentaires, ni susceptibles d’être attribués par le public à une même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PALOMIHO, représentée ci-après :

La marque antérieure porte sur la dénomination PALOMINO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une seule dénomination. Ainsi que le souligne l’opposante, il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PALOMINO du signe contesté et PALOMIHO de la marque antérieure (même longueur de huit lettres dont sept sont identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et forment les séquences communes PALOMI/O, même rythme en quatre temps, sonorités d’attaque et centrales identiques [pa-lo-mi] et finales comportant le même son [o]), ce qui leur confère une impression d’ensemble très proche. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre N à la lettre H, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations dès lors qu’elle n’affecte qu’une seule lettre au sein de dénominations longues et s’opère entre deux lettres visuellement proches (H/N), ces dénominations restant en outre dominées par la longue succession de lettres communes (P, A, L, O, M, I et O) et des sonorités qui en découlent, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée PALOMIHO est donc similaire à la marque verbale antérieure PALOMINO. À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « Nous avons recherché le terme de notre marque « PALOMIHO » sur le moteur de recherche Google afin d’attester d’une confusion possible et nous n’avons pas été en mesure de trouver de résultat indiquant la boutique C&A dans les 100 premiers résultats » ou encore « Nous avons aussi constaté que sur le mot-clé « PALOMINO » nous avons dû aller jusqu’à la 3ème page des résultats pour tomber sur la boutique de C&A positionnée à la 24ème place ». En effet, cette circonstance de fait, relative au référencement des sites sur Internet, est extérieure à la présente procédure et ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la société opposante invoque la proximité des signes en présence, ainsi que la diversification des activités des entreprises dans le domaine de la mode. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des autres produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. À cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée PALOMIHO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 793 152 est partiellement rejetée, pour les produits précités.