OPP 22-0075 21/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 16 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4808895 portant sur le signe verbal XR EXPLORER ayant vocation à désigner notamment les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion ».

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Le 5 janvier 2022, la société MEDIAWAN THEMATICS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale EXPLORE déposée le 14 décembre 2001, enregistrée sous le n° 3137298, régulièrement renouvelée et dont elle est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Cette marque désigne notamment les services suivants : « Télécommunications ». L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a déposé, puis indiqué y renoncer, un retrait partiel de sa demande. Ce retrait n’a pas été inscrit au registre. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, il convient de préciser que le déposant a déposé deux documents nommés « proposition » et « autre-proposition » consistant en des courriers qu’il a adressés au conseil de l’opposante dans le cadre d’échanges entre les parties. La fourniture de la copie de courriers inter partes ne valant pas présentation d’observations au sens de l’article R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle, les documents en cause ne saurait être pris en compte aux fins de la présente procédure. Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion ». La marque antérieure est enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à ses activités en matière de block Chain, de crypto monnaie ou encore de la réputation dont il bénéficierait aux titres de ses œuvres. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier en fonction des services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réelles des parties et conditions effectives d’exploitation des marques en présence Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal XR EXPLORER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EXPLORE ci-dessous reproduit : L’opposante invoque la similarité des signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux en couleurs selon une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal associé à un élément figuratif selon une présentation particulière. Les signes ont en commun un terme proche EXPLORE / EXPLORER, distinctif à l’égard des services en cause, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard la légère différence de calligraphie des signes risque d’échapper au consommateur qui est habitué à l’usage courant de ce type de polices, polices qui, en tout état de cause, n’altèrent pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux.

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Intellectuellement, les termes EXPLORE et EXPLORER renvoient pareillement au verbe Explorer et donc à la même notion d’exploration. Les signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence des lettres d’attaque XR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les termes EXPLORER/EXPLORE sont distinctifs au regard des services invoqués dont ils ne constituent pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. Est sans incidence, l’argument du déposant selon lequel la société opposante ne saurait s’approprier l’usage du terme EXPLORE qui est un nom commun. En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les services qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce. Ne peuvent en outre être retenues les affirmations non étayées du déposant selon lesquelles « … bon nombre de structures et de contenus sur internet utilisent exactement les mêmes mots que la marque EXPLORE » et « le mot EXPLORE est surexploité et … générique ». Au sein du signe contesté, le terme EXPLORER présente un caractère essentiel et dominant, les lettres XR qui le précèdent étant dépourvues de caractère distinctif dès lors qu’elles renvoient à la technologie XR de réalité augmentée, ce que reconnait lui-même le déposant en disant qu’elle est connue du consommateur moyen, et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur et n’altèrent aucunement le caractère immédiatement perceptible du terme dominant EXPLORER. Ainsi, c’est l’élément EXPLORER qui retiendra l’attention du consommateur dans le signe contesté à titre de marque. Compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes ; Il en résulte un risque d’association et un risque de confusion renforcé par la grande proximité des services en présence. Le signe verbal contesté XR EXPLORER est donc similaire à la marque verbale antérieure EXPLORE.

Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au défaut de preuve par l’opposante d’une « … réelle notoriété… » de la marque antérieure, dès lors que si cette notoriété peut aggraver un risque de confusion, elle n’est aucunement nécessaire à sa démonstration. Il en va de même des arguments relatifs à l’audience de la marque antérieure sur les réseaux sociaux ou à son référencement sur les moteurs de recherche, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Est sans incidence, l’argument du déposant relatif aux quatre axes principaux de développement de ses activités, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit

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s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la proximité des signes et de l’identité et de la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté XR EXPLORER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; télédiffusion ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4808895 est partiellement rejetée, pour les services précités.