OPP 22-0226 19/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D B a déposé le 8 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 797 875 portant sur le signe complexe LOS SANTOS. Le 12 janvier 2022, la société TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le 1

fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe LOS SANTOS, déposée le 24 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 018171421. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 22/14 du 8 avril 2022 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, à savoir chemises, tee-shirts, sweatshirts, pantalons, vestes décontractées et de loisirs; Chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 3

Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LOS SANTOS, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe LOS SANTOS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux adoptant une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun les termes LOS SANTOS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. 4

Ils diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et la reproduction d’un tee-shirt blanc au sein du signe contesté, et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, au sein du signe contesté, la reproduction d’un tee-shirt blanc n’a que peu d’incidence dès lors qu’elle constitue la simple représentation d’un vêtement, sur lequel sont apposés les éléments verbaux LOS SANTOS et ses autres éléments figuratifs. En outre, les autres éléments figuratifs du signe contesté n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère essentiel des termes LOS SANTOS, seuls éléments verbaux par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’affecte pas le caractère immédiatement perceptible de ses termes LOS SANTOS. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe contesté LOS SANTOS est donc similaire à la marque complexe antérieure LOS SANTOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LOS SANTOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe LOS SANTOS. 5

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6