R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP22-0243/AVP 20/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association LEGASPHERE AVOCATS (association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle) a déposé le 10 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4816331 portant sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS. Le 14 janvier 2022, la société IP SPHERE (société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de sa dénomination sociale IP SPHERE inscrite au RCS sous le n° 504101080 et ayant pour date d’immatriculation le le 7 mai 2008, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. A. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale IP SPHERE pour les activités invoquées Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). Dans l’acte d’opposition, l’opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination sociale IP SPHERE, les activités suivantes : « Activités juridiques, et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle, pour promouvoir des services de conférences, formations et enseignements universitaires, pour proposer des publications sous diverses formes en lien, notamment 2

av ec l’actualité de la propriété intellectuelle, pour assister et accompagner les entreprises et porteurs de projets des secteurs privés et publics souhaitant obtenir des avantages concurrentiels, conquérir des marchés, développer des partenariats en utilisant la propriété intellectuelle comme levier de développement ou encore pour l’organisation de concours permettant de mettre en relation étudiants et professionnels du droit».

Au regard de l’argumentation de l’opposant et de la documentation fournie, il apparaît à tout le moins que la dénomination sociale IP SPHERE est exploitée pour des activités relevant de conseils juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle en France. Il en résulte que l’exploitation de la dénomination sociale a bien été démontrée à tout le moins pour des prestations relevant des activités invoquées suivantes : « Activités juridiques, et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle ». Par conséquent, les activités effectivement exercées par l’opposant sous la dénomination sociale IP SPHERE à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activités juridiques, et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle» B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «Services juridiques rendus par des avocats». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée à tout le moins pour les activités suivantes : « Activités juridiques, et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle». L’opposant soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les «Services juridiques rendus par des avocats» de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les «Activités juridiques, et notamment pour une activité d’assistance et de représentation des entreprises et des particuliers dans l’obtention, le maintien et la défense des droits de propriété intellectuelle » de la société opposante, appartiennent à la catégorie plus générale des services juridiques, qui s’entendent de l’ensemble des prestations juridiques. Tous ces services s’entendent de prestations visant à mettre à disposition une assistance et des connaissances juridique et sont tous susceptibles d’être proposés aux publics par des avocats. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires. 3

A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argumentation de la déposante selon elle a une activité d’avocat et l’opposant une activité de conseil en propriété industrielle. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certaines des activités invoquées et démontrées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal IP SPHERE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public pertinent. Les signes en présence ont en commun l’association du terme SPHERE à un premier élément verbal évoquant le domaine juridique, à savoir LEGA d’une part et IP d’autre part, ce dernier signifiant notamment « intellectual property » comme le souligne l’opposant. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que l’élément IP peut aussi renvoyer à la notion d’« internet protocole», le consommateur sera d’autant plus enclin à percevoir l’évocation de la « propriété intellectuelle » et donc une référence au domaine juridique et que les services de la marque antérieure sont précisément des services juridiques qui concernent la « propriété intellectuelle ». En tout état de cause, à supposer même que les consommateurs perçoivent l’élément IP comme l’abréviation d’«internet protocole», comme évoquant le domaine du « numérique », les deux signes n’en conserveraient pas moins une même structure associant le terme SPHERE à un premier élément évoquant un domaine d’activité, que ce dernier soit juridique ou pas. Ainsi, malgré les différences existant entre les séquences LEGA et IP, les ensembles verbaux LEGA SPHERE et IP SPHERE présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public Si les signes diffèrent par d’autres éléments graphiques, verbaux et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer de telles différences. En effet, les éléments IP SPHERE constitutifs de la dénomination sociale et LEGA SPHERE présentent un caractère distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la déposante considère que l’opposant tente de s’octroyer « un monopole sur l’élément SPHERE », commun aux deux signes, alors que ce mot désigne « une étendue d’action [et serait donc] donc nécessaire et inappropriable ». Toutefois, cette signification est trop générale pour que ce terme 4

p résente un lien direct et concret avec les services en cause ou puisse en désigner une caractéristique. En tout état de cause, les ressemblances entre les signes ne tiennent pas à ce seul élément mais à son association aux éléments d’attaque LEGA et IP et à la structure commune qui en résulte. En outre, les éléments LEGA SPHERE présentent un caractère dominant dans le signe contesté. En effet, la présence d’éléments figuratifs ainsi que sa présentation particulière (positionnement des divers éléments, typographies, couleurs) ne sont pas de nature à affecter le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux LEGA SPHERE. Quant au terme AVOCATS, il est peu visible du fait de sa petite taille et de sa position inférieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme LEGA « est placé en exergue dans la demande de marque », il n’en reste pas moins que le terme SPHERE est nettement lisible au sein du signe contesté et que ce dernier est ainsi dominé par l’ensemble formé par les éléments LEGA SPHERE. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la déposante relative selon laquelle l’opposant possède « une série de marques utilisant le préfixe I.P. pour développer son activité. … Par ailleurs, son nom commercial, tel qu’il apparait sur son extrait KBIS constitue une déclinaison de I.P ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits existants. En conséquence, le signe complexe contesté LEGA SPHERE AVOCATS est similaire à la dénomination sociale antérieure IP SPHERE, le premier risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la seconde. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée LEGA SPHERE AVOCATS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur sa dénomination sociale. PAR CES MOTIFS 5

DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6