PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 22-0294 23/09/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame G a déposé, le 28 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21/4812692 portant sur le signe ETICA AVOCAT.

La société d’exercice libéral à responsabilité limitée SOCIETE D’AVOCATS ETIC a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AVOCATS ETIC, déposée et enregistrée le 3 décembre 2013 sous le numéro 4051950.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ».

Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : « services juridiques rendus par les avocats pour le compte de tiers ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, les observations du déposant relatives à la spécialité des services revendiqués ou au public particulier qu’ils seraient susceptibles de viser en pratique ne sauraient être prises en considération dans la mesure où il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure, la comparaison de produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les produits et services en présence, tels que revendiqués, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées.

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3 Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETICA AVOCAT.

La marque antérieure porte sur le signe verbal AVOCATS ETIC.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure.

A titre liminaire, la déposante fait valoir que l’association des deux termes « AVOCATS » et « ETIC » ne confère à la marque enregistrée aucun caractère distinctif.

Toutefois, à défaut d’une procédure en nullité devant l’Institut qui aurait été susceptible de suspendre la procédure, cette circonstance ne peut être examinée dans le cadre de la présente procédure d’opposition.

Les signes en présence sont tous deux construits selon une association commune des éléments verbaux très proches AVOCAT(S) / ETIC(A), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Contrairement à ce qu’avance le déposant, la simple présence, dans le signe contesté, de la lettre A en position finale de l’élément verbal ETICA ne saurait écarter la perception très proche qui existe entre les deux signes, l’utilisation de la langue italienne n’affectant pas le caractère immédiatement perceptible du terme ETICA comme faisant référence tout comme l’élément ETIC de la marque antérieure des plus proche à l’éthique.

Ainsi, cette différence ne porte que sur une unique lettre, située en position finale du terme en question, si bien que les éléments verbaux restent dominés par leur longue séquence commune.

Il en va de même pour la présence de la lettre S, en position finale du terme AVOCATS de la marque antérieure, qui se contente de marquer le pluriel du terme, sans y apporter de différence phonétique ou conceptuelle, et donc sans affecter leur très grande proximité.

Par ailleurs, d’un point de vue conceptuel, si le terme AVOCAT(S) n’apparaît pas distinctif pour désigner des services rendus par des avocats et si l’éthique est une des qualités nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat, il n’en demeure pas moins que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 l’association du terme ETIC(A), à l’orthographe fantaisiste, au terme AVOCAT(S) a pour effet de créer des ensembles distinctifs.

De plus, si le déposant fait valoir que pour le terme ETICA, « l’accent est mis sur la nature des affaires traitées qui sont en lien avec les principes moraux de la protection de l’environnement et de la vie animale auxquels adhèrent l’ensemble des membres du cabinet et sa clientèle », cette signification risque d’échapper au consommateur de référence des services en cause qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes.

Enfin, l’inversion des éléments verbaux AVOCAT(S) et ETIC(A) n’est pas de nature à écarter une perception très proche des signes, dans la mesure où ils restent dominés par la présence de ces éléments verbaux communs.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ETICA AVOCAT est similaire à la marque verbale antérieure AVOCATS ETIC.

Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs à la clientèle distincte des parties en cause, ces éléments relevant des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des signes en cause qui ne font pas l’objet d’un examen dans le cadre de la présente procédure.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté ETICA AVOCAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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5 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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