OP22-0427 27/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OUI SERVICES (société par actions simplifiée) a déposé le 2 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 813 500 portant sur le signe complexe GDR. Le 26 janvier 2022, la société LA BOUTIQUE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec le nom de domaine « laboutiquegdr.fr » réservé le 22 mars 2020. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 28 juillet 2022, puis le 28 novembre 2022 et le 28 mars 2023, la société OUI SERVICES et la société LA BOUTIQUE ont présenté conjointement, conformément à l’article R.712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d’opposition pour des périodes de quatre mois chacune, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 31 juillet 2023 (le 29 étant un samedi), au stade où elle se trouvait le 28 juillet 2022, date de la suspension initiale. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 du Code précité dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et activités, 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant, non seulement de démontrer l’existence de son nom de domaine et sa réservation à son nom, mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En l’espèce, la société LA BOUTIQUE a formé opposition sur la base du nom de domaine « laboutiquegdr.fr » réservé à son nom le 22 mars 2020. A cet égard, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : laboutiquegdr.fr 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

— Activités qui servent de base à l’opposition : Offre à la vente de vêtements, chaussures et d’accessoires pour femmes, hommes et enfants. A l’appui de son opposition, la société opposante a notamment transmis les pièces suivantes :

- La facture d’enregistrement du nom de domaine laboutiquegdr.fr auprès de la société IONOS datée du 24 mars 2020 ;

- La facture de renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine laboutiquegdr.fr datée du 30 mars 2021 ;

- Un extrait du compte client INONOS de la société LA BOUTIQUE démontrant que le contrat d’hébergement du site internet https://laboutiquegdr.fr inclut la réservation du nom de domaine ;

- La facture INONOS du 30 novembre 2021 correspondant à l’abonnement d’hébergement pour la période du 29 octobre 2021 au 29 novembre 2021 ;

- Un extrait du site internet www.ionos.fr indiquant que les réservations des noms de domaine sont annuelles ;

- Des captures d’écrans du site internet https://laboutiquegdr.fr réalisées depuis le site internet https://web.archive.org montrant une exploitation dudit site internet antérieure au 2 novembre 2021 ;

- 107 factures de vente datées du 8 septembre 2020 au 1er novembre 2021 portant sur la vente de divers articles tels que des jeans, vestes, pulls, baskets, masques et pantalons ;

- Des captures d’écran de l’outil de gestion du site Internet https://laboutiquegdr.fr démontrant que les factures précitées correspondent à des achats réalisées depuis ledit site internet ;

- Des messages adressés par les visiteurs du site internet https://laboutiquegdr.fr depuis le formulaire de contact quant à la disponibilité des produits offerts à la vente ou encore concernant l’expédition de leur commande pour la plupart antérieurs au 2 novembre 2021 ;

- Des extraits du compte Facebook @laboutiquegdr exploité par la société LA BOUTIQUE faisant la promotion de ses activités sur le site www.laboutiquegdr.fr antérieurs au 2 novembre 2021 ;

- Les statistiques de visites du site internet https://laboutiquegdr.fr en 2021 et 2022. Tout d’abord, la déposante affirme que les pièces fournies par l’opposante n’apportent « [pas] la preuve de la réservation … du nom de domaine au moment de la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, en date du 2 novembre 2021 ». Or, comme le relève l’opposante, les pièces établissent que le nom de domaine « laboutiquegdr.fr » a bien été réservé auprès de la société IONOS du 22/03/2020 au 22/03/2021 ainsi que du 22/03/2022 au 22/03/2023, et que des frais d’abonnement ont été également payés pour le mois de décembre 2021 (du 29/11/2021 au 29/12/2021), permettant d’en déduire une réservation du nom de domaine du 22/03/2021 au 22/03/2022 conformément au « caractère annuel de l’abonnement souscrit » tel que démontré par l’opposante. Ensuite, les pièces précitées permettent de démontrer que le nom de domaine « laboutiquegdr.fr » a été exploité antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (le 2 novembre 2021), pour des services d’« Offre à la vente de vêtements, chaussures pour femmes, hommes et enfants » sur l’ensemble du territoire national. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, l’opposante a fourni de nombreuses factures de vente de vêtements, de chaussures et de masques fantaisie, adressées à des clients situés sur tout le territoire français (annexe 6, p. 13 à 122), ainsi que, comme elle le décrit, « des captures d’écran … du site internet https://laboutiquegdr.fr démontrant que les factures précitées correspondent effectivement à des achats réalisés depuis ledit site internet » (annexe 7, p.123 et s) : en effet, les mêmes « dates, numéros de commandes et noms de clients… apparaissent » tant sur les factures que sur les copies d’écrans comportant les commandes passées sur le site internet. Ces éléments sont complétés par les copies d’écrans de messages échangés avec les clients suite à leurs commandes, comportant le nom de domaine concerné (annexe 8, p. 135 et s). A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel la société opposante a « toujours exploité son site de vente en ligne de produits tiers exclusivement sous le signe […]. Ce n’est que postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la Marque Contestée que la société opposante a modifié le signe sous lequel elle exploite son site de vente en ligne » est inopérant. En effet, les captures d’écran antérieures au dépôt font bien apparaitre le nom de domaine dans la barre d’adresse. Sont également inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels la société opposante « produit plusieurs factures sans aucune mention du Signe invoqué » et « les captures d’écran […] que produit la société opposante constituent des éléments de preuves insuffisants pour établir la réalité d’une exploitation effective du Signe Invoqué en l’absence de constatation par huissier ». En l’espèce, les captures d’écran de l’outil de gestion du site internet, qui ne sont pas par nature dépourvues de force probante et contre lesquelles aucune contestation sérieuse n’a été avancée, permettent de démontrer que les factures précitées correspondent effectivement à des achats réalisés depuis le site internet susvisé. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés du faible nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux de la société opposante. Par ailleurs, les éléments transmis par la société déposante ne permettent pas d’établir que « tous les acheteurs qui ne sont pas domiciliés dans la région [du Grau du Roi] sont nécessairement des touristes qui ont connu LA BOUTIQUE en tant que point de vente physique ». Sont également sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne l’exploitation d’un nom de domaine dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Enfin, il convient de relever que pour apprécier l’exploitation effective, dont la portée n’est pas seulement locale, d’un nom de domaine, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve pouvant quand même établir une exploitation effective. En l’espèce, contrairement à ce qu’avance la société opposante, le nombre de factures transmises, associées aux paiements effectués sur le site internet, ainsi que le nombre de 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

visites annuelles permettent démontrer une utilisation significative du signe à l’égard des services suivants : « Offre à la vente de vêtements, chaussures et masques fantaisie pour femmes, hommes et enfants », avec une portée autre que seulement locale. En revanche, il ne ressort pas des pièces précitées que le nom de domaine « laboutiquegdr.fr » soit effectivement exploité pour des services d’« Offre à la vente d’accessoires pour femmes, hommes et enfants [autres que les masques fantaisie] ». A cet égard, la seule copie d’écran portant sur la présentation de neuf bracelets mis en vente sur le site internet (annexe 5, p.10) ne peut suffire à prouver que le nom de domaine est utilisé pour la vente de bijoux sur une partie importante du territoire et dans une proportion suffisamment significative dans la vie des affaires. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom de domaine « laboutiquegdr.fr », à prendre en considération aux fins de la présente procédure, sont les suivantes : « Offre à la vente de vêtements, chaussures et masques fantaisie pour femmes, hommes et enfants ». 2. Sur le risque de confusion avec le nom de domaine Sur la comparaison des produits et des activités Pour apprécier la similitude entre les produits et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation de l’Institut réputée acceptée par le déposant, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « articles de bijouterie ; articles de bijouterie fantaisie ; breloques ; porte-clés et breloques pour porte-clés ; bagues ; colliers ; bracelets ; chaînes. Vêtements ; chaussures ; articles de chapellerie, bonnets ; casquettes ; vêtements de sports. Appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; raquettes ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation de l’exploitation effective des activités exercées sous le nom de domaine antérieur, les activités à prendre en compte sont les suivantes : « Offre à la vente de vêtements, chaussures et masques fantaisie pour femmes, hommes et enfants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux activités exercées sous le nom de domaine antérieur invoqué. En particulier, elle fait valoir que « les activités exercées sous le nom de domaine antérieur ont pour objet les produits visés par la demande de marque contestée. Il existe par conséquent un lien étroit entre ces produits et activités ». 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Contrairement à ce qu’indique la société déposante, il ne peut être reproché à la société opposante la formulation trop générale de son activité dès lors que celle-ci désigne des services de vente en gros ou au détail de vêtements et de chaussures pour femmes, hommes et enfants, ces services étant suffisamment précis pour être comparés aux produits de la demande d’enregistrement contestée. Les produits suivants « Vêtements ; chaussures ; articles de chapellerie, bonnets ; casquettes ; vêtements de sports » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités d’« Offre à la vente de vêtements, chaussures pour femmes, hommes et enfants » exercées sous le nom de domaine antérieur, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le service d’offre à la vente de vêtements, de chaussures et d’accessoires exercés sous le signe invoqué (qui relève de la classe 35 de la classification de Nice) n’est que peu similaire aux « vêtements, chaussures » en classe 25. La classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, elle est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition. En effet, la protection conférée à une marque s’étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques par catégorie générale ou similaires. Est également inopérant l’argument de la société déposante consistant à distinguer les vêtements qui sont utilisés à des fins de pratiques sportives de ceux qui ne le sont pas, dès lors que ces produits appartiennent à la même catégorie générale à savoir les « vêtements ». Contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins. Ainsi, ces produits et activités sont donc complémentaires et dès lors similaires. En revanche, les produits suivants « articles de bijouterie ; articles de bijouterie fantaisie ; breloques ; porte-clés et breloques pour porte-clés ; bagues ; colliers ; bracelets ; chaînes. Appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; raquettes » qui désignent de petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, de petits bijoux de fantaisie que l’on suspend, des anneaux destinés à porter les clés et du matériel utilisé dans l’exercice d’activités sportives, ne présentent pas de lien avec les activités

d’« Offre à la vente de vêtements, chaussures et masques fantaisie pour femmes, hommes et enfants » exercés sous le nom de domaine antérieur, qui s’entendent d’activités de commerce visant à proposer à la clientèle des produits d’habillement, dès lors que les premiers ne sont pas l’objet des seconds. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer l’appartenance des articles de sport à la classe 25 de la classification de Nice. En effet, comme rappelé ci-dessus, la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique et est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services et produits en cause. Ces produits et activités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En l’espèce, dans le cadre d’une régularisation, les articles de sport ont été précisés par « Appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; raquettes » et reclassés en classe 28 ajoutée à la demande. Ces produits ne présentent pas lien étroit et obligatoire avec les activités d’« Offre à la vente de vêtements, chaussures pour femmes, hommes et enfants » exercées sous le nom de domaine antérieur, dès lors que les seconds n’ont pour objet les premiers. Ces produits et activités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux activités exercées sous le nom de domaine antérieur. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GDR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. Le nom de domaine antérieur est le suivant : « laboutiquegdr.fr ». La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services et activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et le nom de domaine antérieur est composé de l’association de trois éléments verbaux en tant que radical et de l’extension .FR. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes ont en commun l’élément GDR, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des termes LA BOUTIQUE et de l’extension .FR au sein du signe antérieur et par des éléments figuratifs et des couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun aux deux signes GDR apparait parfaitement distinctif au regard des produits et activités en cause. A cet égard, la société déposante invoque « l’absence de protection du fait du caractère descriptif du signe invoqué ». Toutefois, l’élément GDR est parfaitement distinctif au regard des produits et activités en cause, dès lors qu’il est dépourvu de signification évidente. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, l’élément GDR ne sera pas perçu comme « une simple indication géographique du lieu d’activité de la société opposante », qui serait la ville du Grau-du-Roi. Il n’est pas établi que l’élément GDR soit l’abréviation courante de la ville du Grau-du-Roi, la société déposante n’apportant aucune pièce à l’appui de cette affirmation. En tout état de cause, les consommateurs concernés par le nom de domaine antérieur (dont la portée n’est pas seulement locale) ne sauraient être limités à la seule « clientèle locale et de passage (touristique) ». En outre, au sein du nom de domaine antérieur, l’élément GDR présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif des termes LA BOUTIQUE, en ce qu’ils ne font qu’indiquer le lieu où l’activité de vente est exercée, et de l’élément .fr qui désigne simplement son extension. Au sein du signe contesté, les éléments figuratifs et les couleurs n’empêchent nullement la perception immédiate de l’élément GDR, seul élément verbal par lequel la marque sera lue et prononcée, et seront perçus comme des éléments de décoration par le consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, les signes doivent être considérés comme similaires, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels « la société LA BOUTIQUE est toujours présentée auprès de ses clients sous le nom « LA BOUTIQUE » et a toujours exploité son activité, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, sous le signe «   » ». 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, quelque soient les autres signes exploités par l’opposante, il importe seulement que celle-ci ait établi l’usage du nom de domaine « laboutiquegdr.fr avant la date de dépôt de la demande contestée. Le signe complexe contesté GDR est donc similaire au nom de domaine antérieur « laboutiquegdr.fr ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des services et activités désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits suivants de la demande d’enregistrement « Vêtements ; chaussures ; articles de chapellerie, bonnets ; casquettes ; vêtements de sports » et des activités exercées sous le nom de domaine et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux activités du nom de domaine antérieur, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GDR ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le nom de domaine « laboutiquegdr.fr ». PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; articles de chapellerie, bonnets ; casquettes ; vêtements de sports ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI