OP22-0586 14/09/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame K S a déposé le 25 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4820632 portant sur le signe verbal LE PHENIX. Le 9 février 2022, la société PHOENIX PHARMA (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française PHOENIX PHARMA A PHOENIX COMPANY, déposée le 20 janvier 2020, enregistrée sous le n° 4615709, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine ; Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; draps chirurgicaux; mobilier spécial à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments orthopédiques, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; tétines pour biberons ; béquilles pour infirmes ; coussinets et oreillers pour empêcher la formation d’escarres ; draps pour incontinents ou chirurgicaux ; Services d’exportation, de vente en gros, demi-gros et au détail de produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et cosmétiques, produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasiticides ; Services médicaux et vétérinaires ; informations et consultations en matière vétérinaire, de santé, de pharmacie, de parapharmacie, de produits d’hygiène et de beauté ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes 3

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PHENIX. La marque antérieure porte sur le signe complexe PHOENIX PHARMA A PHOENIX COMPANY, déposé en couleurs et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun les termes proches PHENIX, du signe contesté, et PHOENIX, répété deux fois au sein de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun six lettres placées dans le même ordre, formant les mêmes séquences PHE-NIX, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent une prononciation identique en deux temps [fé-nix], la lettre médiane O dans la marque antérieure étant muette, ce qui leur confère une identité phonétique. Intellectuellement, ces termes présentent la même évocation, le terme phœnix/phénix (dont les deux orthographes sont possibles) évoquant un oiseau fabuleux censé renaître de ses cendres, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. La différence entre ces deux termes tenant à l’ajout de la lettre médiane O dans la marque antérieure, au demeurant sans incidence phonétique ou intellectuelle, ces termes pouvant s’écrire de l’une et l’autre manière indifféremment, n’est pas de nature à exclure tout risque 4

de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, et surtout par une identité phonétique et intellectuelle. En outre, la présence de l’article défini LE dans le signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’il vient simplement introduire le terme PHENIX auquel il se rapporte. Les signes en cause diffèrent également par la présence des termes PHARMA et A COMPANY, d’un rond vert, de couleurs et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément PHOENIX, répété deux fois, présente un caractère dominant de par sa présentation (en lettres majuscules, de grandes tailles et dont les lettres d’attaque et finales sont à l’extérieur du cercle / et une deuxième fois en lettres majuscules sur une ligne inférieure), le mettant ainsi en exergue. En outre, les termes PHARMA (inscrits sur une ligne inférieure et en petits caractères) et COMPANY (inscrit sur une ligne inférieure en petits caractères) présentent un caractère accessoire de par leur présentation. De plus, ces termes apparaissent faiblement distinctifs en ce que l’élément PHARMA sera perçu comme renvoyant directement à la destination pharmaceutique de certains des produits en cause ; tandis que le terme COMPANY, signifiant « entreprise » en français et facilement traduit par le consommateur moyen, est susceptible de faire référence à un établissement commercial et évoque ainsi l’origine des produits et services en cause Enfin, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs de la marque antérieure, simples éléments visuels de présentation, ne sauraient altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant PHOENIX. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. En conséquence que le signe verbal contesté LE PHENIX est similaire à la marque complexe antérieure PHOENIX PHARMA A PHOENIX COMPANY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 5

En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE PHENIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4820632 est rejetée. 6