OPP 22-0642 10/08/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DADDY’S (SAS) a déposé le 20 novembre 2021, la demande d’enregistrement n°4818987 portant sur le signe verbal TPMP TOUCHE PAS MON PLAT.

Le 10 février 2022, la société HO2 PRODUCTIONS (SASU) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

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- La marque semi-figurative TOUCHE PAS A MON POSTE, déposée le 4 septembre 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 385 915 sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale TPMP, déposée le 5 avril 2017 et enregistrée sous le n°4352295 sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale TOUCHE PAS A MON POSTE déposée le 29 avril 2010 et régulièrement renouvelée sous le n°3734300 sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n°3734300 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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3 Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque n°3734300 portant sur le signe TOUCHE PAS A MON POSTE.

La renommée est invoquée au regard des services suivants : « émissions télévisées et radiophoniques, diffusions de programmes de télévision, de films, de films télévisés, de programmes courts, d’émission télévisées de divertissement, de reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films cinématographiques, de programmes radiophoniques ; services de transmission de photographies, d’images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles); divertissement ; divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; informations en matière de divertissement ; production de films, de films télévisés, de programmes courts télévisés, d’émissions télévisées, de divertissements, de reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films cinématographiques ».

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE « jouit d’une renommée certaine auprès du grand public et du public spécialisé dans les médias sur l’ensemble du territoire français ». El e fait valoir que l’émission de « divertissement et d’actualité TOUCHE PAS A MON POSTE est actuel ement à sa douzième saison, et fait donc l’objet d’un usage continu et intensif sur le territoire français depuis 12 ans ». La société opposante ajoute que « depuis sa création, 1831 numéros inédits de TOUCHE PAS A MON POSTE ont été diffusés à la télévision française. La durée de l’Émission n’a d’ail eurs cessé de s’accroitre ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que l’émission est diffusée en direct quotidiennement sur une chaîne nationale (TNT C8) mais est également accessible en rattrapage ou par extraits sur différentes plateformes et nomment sur sa chaîne YouTube.

La société opposante relève que les documents fournis font état de « en moyenne entre 1200000 et1500000 téléspectateurs lors de sa diffusion en direct chaque soir sur C8 », de 2 241 716 829 vues à la date de la présente opposition sur sa chaîne Youtube « Touche pas à mon poste ! » ainsi que de « 37 mil ions de vues sur toutes les plateformes digitales ». La société opposante indique en outre qu’en 2019 « l’émission TOUCHE PAS A MON POSTE a été élue meil eur talk-show de divertissement par les Télé-Loisirs Awards avec 42,3 % des voix ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses pièces, parmi lesquel es :

- Pièce n°2 – Article de presse publié le 27 janvier 2012 intitulé «Touche pas à mon poste, l’émission média préféré des français» sur le site internet www.toutelatele.com
- Pièce n°6-Extraits du compte officiel YouTube de l’Émission TOUCHE PAS À MON POSTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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- Pièce n°8-Article de presse publié le 2 avril 2015 intitulé « C H -fête ses 5 ans : L’histoire d’une fol e success story » sur le site internet www.purepeole.com
- Pièce n°9–Article de presse publié le 15 septembre2015 intitulé « Touche pas à mon poste: Record d’audience pour l’émission» sur le site www.melty.fr
- Pièce n°10–Communiqué de presse des audiences de l’Émission TOUCHE PAS À MON POSTE pour la saison 2017-2018
- Pièce n°13–Article de presse publié le 2 avril 2015 intitulé «Touche pas à mon poste: comment C H a multiplié par5 ses audiences en 5 ans» sur le site internetwww.toutelatele.com
- Piècen°14–Articles de presse avec des exemples d’audiences de TOUCHE PAS A MON POSTE de 2010 à 2022
- Pièce n°15–Article de presse publié le 9 mars 2021 intitulé « TPMP : C H BAT SON RECORD D’AUDIENCE SUR C8 » sur le site internetwww.cnews.fr
- Pièce n°16–Article de presse publié le 18 décembre 2021 intitulé « TPMP: C H bascule, audiences renversantes pour C8» sur le site internetwww.cnews.fr
- Pièce n°17-Article de presse publié le 31 janvier2022intitulé « Cnews voit son audience progresser en janvier, TF1 en petite forme » sur le site internetwww.ouest- france.fr
- Pièce n°20-Extraits du compte officiel Instagram de l’Emission TOUCHE PAS À MON POSTE
- Pièce n°21-Extraits du compte officiel Facebook de l’Emission TOUCHE PAS À MON POSTE
- Pièce n°22-Extraits du compte officiel Twitter de l’Emission TOUCHE PAS À MON POSTE
- Pièce n°29–Article de presse publié le 10 juin 2015 intitulé « C H et B C récompensés aux Gold Prix de la TNT» sur le site internetwww.gala.fr
- Pièce n°30–Article de presse publié le 11 juin2019 intitulé «Télé-Loisirs Awards 2019» sur le site internet www.programme-tv.net
- Pièce n°52–Extraits du rapport annuel du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel pour l’année 2019
- Pièce n°55–Gril e des programmes diffusés par C8 entre le 6 et le 19 novembre 2021 et gril e des tarifs publicitaires associée
- Pièce n°56–Extraits de compte annuel de la société H2O PRODUCTIONS pour l’année 2017
- Pièce n°57–Extraits de compte annuel de la société H2O PRODUCTIONS pour l’année 2018 Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 de la France, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des émissions télévisées. Les pièces produites témoignent également :

— Du coût de production de l’émission : « coût de production est d’environ 80.000 euros alors que l’émission de C H rapporte 200.000 euros de recettes publicitaires » en 2020 (pièces 7 et 54) ; et des chiffres d’affaires réalisées par la société de production de l’émission en 2017 et 2018 (pièces 56 et 57) ;

— de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure émission de divertissement lors de la Cérémonie des Gold Prix de la TNT » (Pièce n°29) ou encore comme « meil eur talk-show de divertissement par les Télé-Loisirs Awards » en 2019 (pièce 30) ;

— de sa déclinaison à l’étranger (le format de l’émission a été exporté dans 5 pays, pièces 7, 58 et 59) ainsi que de sa déclinaison en produits dérivés, comme par exemple des jeux de sociétés ou des bandes dessinées (pièces 61 à 64) ;

— et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « devenue un véritable « phénomène de société» incontournable du paysage audiovisuel français » comme cela ressort des différentes pièces témoignant du nombre de téléspectateurs ou de vues de l’émission sur les plateformes (par exemple les pièces 3, 6, 9 à 12, 18, 52).

Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « émissions télévisées ; diffusions de programmes de télévision, de programmes courts, d’émission télévisées de divertissement, divertissement ; divertissement télévisé notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; production de programmes courts télévisés, d’émissions télévisées, de divertissements » invoqués.

En revanche, les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour l’ensemble des services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels la renommée a été revendiquée. En effet, comme indiqué ci-dessus, les preuves concernent du divertissement télévisé, de même que la réalisation d’émissions télévisées, et leur production et diffusion sur différentes plateformes alors que les références aux autres services sont insuffisantes ou inexistantes.

Ainsi la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des « émissions radiophoniques, diffusions de films, de films télévisés, de reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films cinématographiques, de programmes radiophoniques ; services de transmission de photographies, d’images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles); divertissement radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; informations en matière de divertissement ; production de films, de films télévisés, de reportages télévisés, de documentaires télévisés, de films cinématographiques ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les « émissions télévisées ; diffusions de programmes de télévision, de programmes courts, d’émission télévisées de divertissement, divertissement ; divertissement télévisé notamment par réseaux nationaux et internationaux de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 télécommunication (Internet) ; production de programmes courts télévisés, d’émissions télévisées, de divertissements ». Sur la comparaison des signes en cause

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TPMP TOUCHE PAS MON PLAT.

La marque antérieure porte sur le signe verbal TOUCHE PAS A MON POSTE

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence sont pareil ement composés de cinq éléments verbaux dont trois identiques et placés dans le même ordre, à savoir TOUCHE PAS et MON.

Intel ectuel ement, ces signes consistent pareil ement en une expression familière TOUCHE PAS/ TOUCHE PAS A, signifiant l’interdiction de toucher, associée au pronom possessif MON et à un terme objet de cette action (PLAT / POSTE).

Enfin, la présence de l’acronyme TPMP dans le signe contesté n’altère pas le caractère prépondérant ni la perception immédiate des termes TOUCHE PAS MON PLAT dans la mesure où il s’y rapporte directement.

Il en résulte de grandes ressemblances entre les signes.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une certaine similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté TOUCHE PAS MON PLAT apparaît donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TOUCHE PAS MON PLAT est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée à savoir les « Services de restauration (alimentation) ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le fort caractère distinctif intrinsèque et la renommée de la marque antérieure.

El e fait également valoir le fait que la société opposante concède des licences et donc que la société déposante pourrait être associée à un licencié. En l’espèce, les signes TPMP TOUCHE PAS MON PLAT de la demande d’enregistrement contestée et TOUCHE PAS A MON POSTE de la marque antérieure de renommée sont similaires à un certain degré.

Il est en outre vrai que la marque antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les « émissions télévisées ; diffusions de programmes de télévision, de programmes courts, d’émission télévisées de divertissement, divertissement ; divertissement télévisé notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; production de programmes courts télévisés, d’émissions télévisées, de divertissements», comme démontré précédemment.

La société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure peuvent être associés dans l’esprit du consommateur en ce que « la pratique des diners-spectacles est une pratique largement répandue en France depuis 1920 » et fournit de nombreux documents à cet égard (pièces 66 à 81).

La société opposante ajoute qu’il est également courant que les services de la marque antérieure aient pour objet les services de restauration de la demande d’enregistrement contestée, et cite à ce titre plusieurs émissions (CAUCHEMAR EN CUISINE ; OUI, CHEF ! ; TOP CHEF ; UN DINER PRESQUE PARFAIT…) lesquel es sont diffusées sur des chaînes nationales de télévision (pièce 82).

La société opposante rajoute qu’il « est fréquent que des licences de produits et services dérivés soient conclues sur le nom des programmes audiovisuels », et que « de nombreux produits et services dérivés autour de l’Émission TOUCHE PAS A MON POSTE ont déjà vu le jour depuis sa création, et notamment : » des livres, des jeux de société, une compilation musicale, des variantes de l’émission ainsi que des variantes étrangères.

La société opposante souligne que le « public pertinent est donc habitué à voir des produits et services de la vie courante dérivés sous la Marque Antérieure Renommée ou de légères variantes » et que « le consommateur d’attention moyenne pensera qu’il s’agit d’une nouvel e déclinaison de service autour de l’Émission proposée ou autorisée par l’Opposante, ce qui n’est pas le cas ».

Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée TPMP TOUCHE PAS MON PLAT appliquée aux « Services de restauration (alimentation) » les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.

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8 A cet égard, il convient de relever que la société déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante fait valoir que, comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre ceux-ci pour les services de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée.

La société opposante ajoute que « l’usage de la Demande Contestée permet au Déposant de bénéficier, indument, du caractère distinctif et de la renommée de la Marque Antérieure et d’attirer le public de TOUCHE PAS A MON POSTE pour faire rayonner ses propres services ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Dès lors, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits services, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.

Ainsi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée TPMP TOUCHE PAS MON PLAT est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE.

En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure TOUCHE PAS A MON POSTE n°3734300, la demande d’enregistrement contestée TPMP TOUCHE PAS MON PLAT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « services de restauration (alimentation) ».

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9 B. Sur le risque de confusion au regard de la marque n° 17 4 385 915

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ;

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Divertissement, production et édition musicales, divertissements sous forme de concerts et de représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux » La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs) visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Divertissement, production et édition musicales, divertissements sous forme de concerts et de représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux » qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation d’œuvres musicales et leur diffusions, ainsi que de prestations consistant à préparer, mettre en place et présenter au public des spectacles de diverses natures.

En outre, les arguments de la déposante exposés précédemment en A., s’ils peuvent établir un certain lien entre ces services, ne peuvent pour autant suffire à les considérer comme similaires.

Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Sur la comparaison des signes

Pour les raisons développées précédemment en A. et auxquel es il convient de se référer le signe contesté doit être considéré comme similaire à un certain degré à cet autre droit.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré une certaine similitude des signes.

C. Sur le fondement de la marque n°4352295 Le libel é invoqué de la marque antérieure n°4352295 est identique à celui de la marque antérieure n° 17 4 385 915.

Pour les raisons développées précédemment en B. et auxquel es il convient de se référer les services de la demande d’enregistrement contestée doivent être reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure. Il n’existe donc pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré une certaine similitude des signes.

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11 CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal TPMP TOUCHE PAS MON PLAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services revendiqués, sans porter atteinte à la renommée de la marque TOUCHE PAS A MON POSTE.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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