OPP 22-0599 29/08/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame R a déposé le 17 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 817 863 portant sur le signe verbal MY HOLYWAY.

Le 9 février 2022, la société JC NEW RETAIL GmbH (société régie selon les lois de l’Etat suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne HOLY déposée le 9 janvier 2018 et enregistrée sous le n°017674301, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages, y compris produits en ces matières ou en plaqué, à savoir statues et figurines, y compris statues et figurines en pierres précieuses, pierres semi-précieuses, en imitations de ces pierres ou en imitations de métaux précieux et semi-précieux, tous plaqués de métaux précieux ou leurs alliages; Décorations et ornements, joaillerie en métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou imitations de ceux-ci, ou en plaqué; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MY HOLYWAY, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la dénomination HOLY.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.

Les signes ont en commun le terme HOLY ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ils diffèrent par la présence du terme MY et de la séquence WAY dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la dénomination HOLY, constitutive de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause.

En outre, cette séquence HOLY constitue l’élément essentiel du signe contesté dès lors que l’article possessif anglais MY, compris par le consommateur français comme signifiant « mon », ne sert qu’à introduire l’élément verbal qui le suit et que la séquence WAY, aisément comprise comme signifiant « une manière, une attitude » renvoie à la séquence HOLY à laquelle elle se rapporte.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

Le signe verbal contesté MY HOLYWAY est donc similaire à la marque verbale antérieure HOLY, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont très proches.

Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté MY HOLYWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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4 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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