OPP 22-0742 18/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Les EDITIONS MILAN (société par actions simplifiée) a déposé le 26 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 820 753 portant sur le signe figuratif MILAN. Le 17 février 2022, la société MARCO DACHS (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative de l’Union européenne MILAN déposée le 15 juin 2020 et enregistrée sous le n° 018253265, sur le fondement d’un risque de confusion ;

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— la marque figurative internationale MILAN enregistrée le 29 avril 2020 sous le n°1550899 et désignant l’Union européenne, sur le fondement d’un risque de confusion. Par courrier en date du 2 mars 2022, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par son titulaire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 18 mars 2022 puis le 8 juillet 2022 et enfin le 21 novembre 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 4° du code de la propriété intellectuelle, trois demandes de suspension de la phase d’instruction, pour une période de quatre mois chacune, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 20 mars 2023, au stade où elle se trouvait le 18 mars 2022, date de la première suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la recevabilité des observations de la société opposante en date du 23 juin 2023 La société déposante soutient que « dans ses dernières observations en date du 23 juin 2023 (…), l’opposante présente des moyens et des nouveaux développements qui n’ont pas été formulés dans les observations précédentes en date du 17 mars 2022 et notamment en ce qui concerne la comparaison des signes (…). Or, l’opposante ne met pas clairement en évidence de manière précise (à titre d’exemple en utilisant une couleur différente, le suivi de modifications ou des traits verticaux dans la marge) les nouveaux développements et arguments qui n’ont pas été formulés dans les observations du 17 mars 2022. Dans ces conditions, les observations de l’opposante en date du 23 juin 2023 doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles ne répondent pas au formalisme imposé par le Directeur de l’INPI dans le cadre des procédures d’opposition ». Elle se fonde sur l’article 5.2° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Cet article prévoit que : « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ». Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut.

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Force est de constater, à la lecture des observations de la société opposante en date du 23 juin 2023, que celle-ci rappelle d’abord les arguments précédemment développés par la société déposante (« Afin de contester toute similitude entre les signes, la déposante considère que (…) ») puis développe ses propres arguments en réponse (« Or, la société opposante conteste ce qui précède. En effet : (…) »). Ainsi, ces observations permettent, sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, de mettre en avant les nouveaux moyens présentés par la société opposante de manière claire et précise. Par conséquent, la demande de la société déposante visant à écarter les observations transmises par la société opposante le 23 juin 2023 est rejetée. B. Sur le fond 1) Sur le fondement de la marque figurative internationale MILAN n°1550899 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition fondée sur la marque n°1550899 est le suivant : « agendas électroniques; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; bloc-notes numériques; caméras (appareils cinématographiques); disques acoustiques, magnétiques, optiques et numériques; disques compacts audio numériques; disques digitaux vidéo; disques compacts interactifs; équipement (périphériques) pour les ordinateurs; équipement pour le traitement de l’information; fichiers d’images téléchargeables; films (pellicules impressionnées); films pour l’enregistrement des sons; liseuses électroniques; logiciel de reconnaissance d’images; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels enregistrés; logiciels interactifs; ordiphones [smartphones]; podcasts téléchargeables; podcasts; programmes de jeux informatiques multimédia interactifs; programmes informatiques multimédias interactifs; publications électroniques en tous genres et sous toutes les formes; publications électroniques téléchargeables; publications multimédia sous la forme de publications électroniques téléchargeables; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques;

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supports d’enregistrement sonores, visuels, multimédia vierges; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tablettes électroniques; terminaux interactifs; vidéodisques; vidéoprojecteurs ; affiches; albums; annuaires; ardoises pour écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; autocollants (articles de papeterie); billets [tickets]; brochures; brochures promotionnelles; cahiers; calendriers; caractères d’imprimerie; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes postales; carton et produits de l’imprimerie; clichés; craies à écrire; crayons; décalcomanies; dessins; écriteaux en papier et en carton; enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin; fournitures pour l’écriture; fournitures scolaires; gravures; images; imprimés; journaux; journaux de bandes dessinées; livres; livres religieux; machines à écrire; magazines; manuels; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage; papeterie; papier; photographies; pinceaux; pochettes en papier; pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie); poster; publications de magazines; publications en tous genres et sous toutes les formes; publications imprimées; publications multimédia de publications électroniques; publications périodiques; publications sous la forme de magazines; publications téléchargeables; revues; sachets pour l’emballage en papier ou en matières plastiques; tableaux (peinture); tickets [billets]; trousses à dessin ; activités culturelles; activités sportives et culturelles; coaching [formation]; divertissements; édition de textes (autres que publicitaires); édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet ; éducation; formation; fourniture de divertissement via le podcast; information en matière de divertissement ou d’éducation; location de décors de spectacles; ludothèque; microédition; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de spectacles; organisation de stages (formation) et cours; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès et colloques; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; prêt de livres et d’autres publications; production de spectacles; production et location de films, d’oeuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); réservation de places de spectacles; réservation de places de spectacles, services d’information en matière de divertissement, de récréation, d’éducation; services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements; services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de loisirs; services de ludothèques, production de spectacles; services de photographie; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de rédaction de textes autres que publicitaires; services de reportages d’actualités; services de reportages photo et services de reporters; services de vidéothèque; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; services d’enseignement; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services d’information en matière de divertissement, de récréation et d’éducation; vidéothèque ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Calculatrices; calculatrices de poche; calculatrices portatives; agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel; blocs-notes informatisés; loupes (optique); machines à calculer; machines arithmétiques. Papier et carton; produits d’imprimerie; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception de meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et matériel didactique; feuilles, pellicules et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie; carnets; cahiers; taille-crayons; stylos-billes; crayons; aquarelles; peintures (article de papeterie); stylos à encre; gommes à effacer; papier adhésif pour notes; trousses à crayons; étuis pour stylos; étuis pour la papeterie; agendas; agendas planificateurs; porte-mines; ensembles de stylos et porte-mines; mines de crayons; crayons de couleur; pastels;

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craies de couleur; craies à peindre; marqueurs; stylos surligneurs; stylos à colorier; recharges de marqueurs; marqueurs fluorescents; règles à dessiner; règles pour tableau; règles de traçage; règles à dessiner; compas de tracé; compas de tracé; rubans correcteurs (articles de bureau); rubans correcteurs pour caractères typographiques; liquides correcteurs [articles de bureau]; trombones; trombones de bureau; pince-notes; agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; attaches; agrafes de bureau; colles pour le bureau; colle pour la papeterie; colles à usage domestique; bâtons de colle pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs d’emballage; crayons fusains; crayons fusains pour le dessin; crayons fusains pour artistes; classeurs; chemises pour documents; chemises d’archivage; argile à modeler; pâte à modeler; bacs à peinture; effaceurs pour tableau; feutres pour tableau; signets; planches à graver; tubes en carton; colle pour la papeterie ou à usage domestique ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « agendas électroniques; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; bloc-notes numériques; affiches; albums; annuaires; ardoises pour écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; autocollants (articles de papeterie); billets [tickets]; brochures; brochures promotionnelles; cahiers; calendriers; caractères d’imprimerie; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes postales; carton et produits de l’imprimerie; clichés; craies à écrire; crayons; décalcomanies; dessins; écriteaux en papier et en carton; enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin; fournitures pour l’écriture; fournitures scolaires; images; imprimés; journaux; journaux de bandes dessinées; livres; livres religieux; machines à écrire; magazines; manuels; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage; papeterie; papier; photographies; pinceaux; pochettes en papier; pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie); poster; publications de magazines; publications en tous genres et sous toutes les formes; publications imprimées; publications multimédia de publications électroniques; publications périodiques; publications sous la forme de magazines; publications téléchargeables; revues; sachets pour l’emballage en papier ou en matières plastiques; tickets [billets]; trousses à dessin » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les « appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « loupes (optique) » de la marque antérieure invoquée qui désignent des lentilles convergentes permettant de grossir les objets. Ces produits sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires. Les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage ont les mêmes nature et fonction que les « appareils d’enseignement audiovisuel » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers s’entendent de dispositifs d’enseignement utilisant le son et l’image. Ces produits sont donc similaires. Les produits suivants : « équipement (périphériques) pour les ordinateurs; équipement pour le traitement de l’information; liseuses électroniques; ordiphones [smartphones]; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tablettes électroniques; terminaux interactifs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « agendas électroniques; blocs-notes

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informatisés » de la marque antérieure invoquée, d’équipements électroniques permettant de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données et leurs accessoires. Ces produits, tels que précédemment définis, présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Il s’agit donc de produits similaires. Les produits suivants : « disques acoustiques, magnétiques, optiques et numériques; disques compacts audio numériques; disques digitaux vidéo; disques compacts interactifs; fichiers d’images téléchargeables; films (pellicules impressionnées); films pour l’enregistrement des sons; podcasts téléchargeables; podcasts; publications électroniques en tous genres et sous toutes les formes; publications électroniques téléchargeables; publications multimédia sous la forme de publications électroniques téléchargeables; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; supports d’enregistrement sonores, visuels, multimédia vierges; vidéodisques; vidéoprojecteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers supports audiovisuels qui enregistrent, diffusent et reproduisent des sons et des images présentent un lien étroit et obligatoire avec les « appareils d’enseignement audiovisuel » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’équipements combinant image et son pour l’enseignement. En effet, les seconds ont pour objet les premiers. Autrement dit, les seconds ont recours aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée dans le cadre de leur fonctionnement. Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, la société déposante ne saurait affirmer que ces produits « ne sont pas similaires ou complémentaires » sans étayer davantage son argumentation. Les « appareils photographiques; caméras (appareils cinématographiques); services de photographie ; services de reportages photo » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « photographies » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. En particulier, concernant les « caméras (appareils cinématographiques) » de la demande d’enregistrement contestée, toutes les caméras aujourd’hui permettent non seulement de faire de la vidéo mais également de prendre des photos de sorte que ces produits présentent un lien étroit et obligatoire. Ces produits sont donc complémentaires et partant similaires. Les produits suivants : « applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciel de reconnaissance d’images; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels enregistrés; logiciels interactifs; programmes de jeux informatiques multimédia interactifs; programmes informatiques multimédias interactifs » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « agendas électroniques; blocs-notes informatisés » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers, qui rentrent dans la catégorie générale des « logiciels » sont nécessaires au fonctionnement des seconds. En effet, il existe un lien étroit entre ces produits compte tenu de l’existence de logiciels-système, qui sont destinés au système d’exploitation même d’un ordinateur (ou de tous équipements électroniques en général) et sont nécessaires à son fonctionnement.

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L’ensemble de ces produits relèvent du même domaine et sont donc susceptibles d’être vendus par les mêmes sociétés. Il s’agit donc de produits complémentaires et partant, similaires. Les services suivants : « édition de textes (autres que publicitaires); édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet ; microédition; prêt de livres et d’autres publications; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); services de rédaction de textes autres que publicitaires; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « produits d’imprimerie » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant l’objet des premiers. Ces services et produits sont donc complémentaires et partant, similaires. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposante est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de papeterie depuis 100 ans, secteur bien différent de celui dans lequel évolue la déposante à savoir l’édition et la publication de magazines, livres, revues et périodiques » ; en effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activités réelle ou supposée des parties en présence. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposante procède uniquement par affirmation ne justifiant pas de la similarité et n’apporte aucune démonstration quant à la similarité de chacun des produits et services visés » ; en effet, force est de constater que la société opposante a non seulement mis les produits et services en relation les uns avec les autres mais a également fourni des arguments. Le fait qu’elle ait regroupé des produits et services n’empêche nullement l’Institut de procéder à leur comparaison. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société déposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En revanche, les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’appareils et instruments destinés exclusivement à acheminer, à répartir, à modifier la tension, à emmagasiner et à actionner le courant électrique ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Calculatrices; calculatrices de poche; calculatrices portatives; agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel; blocs-notes informatisés; machines à calculer; machines arithmétiques » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’équipements effectuant des calculs, de dispositifs électroniques permettant de stocker et de manipuler des données informatiques et d’équipements combinant son et image pour l’enseignement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « gravures; tableaux (peinture) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des œuvres d’art ayant une fonction esthétique ne présentent manifestement pas les mêmes nature,

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fonction et destination que les « Papier et carton; produits d’imprimerie; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception de meubles » de la marque antérieure invoquée qui désignent des articles de papeterie et des produits de l’imprimerie. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les services suivants : « activités culturelles; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de spectacles; organisation d’expositions à but culturel ; production de spectacles; production et location de films, d’oeuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; réservation de places de spectacles; services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements; production de spectacles; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de reportages d’actualités; services de reporters; services de vidéothèque; vidéothèque » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « appareils d’enseignement audiovisuel; Papier et carton; produits d’imprimerie; matériel de reliure; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception de meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction et matériel didactique; feuilles, pellicules et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie; carnets; cahiers; taille-crayons; stylos-billes; crayons; aquarelles; peintures (article de papeterie); stylos à encre; gommes à effacer; papier adhésif pour notes; trousses à crayons; étuis pour stylos; étuis pour la papeterie; agendas; agendas planificateurs; porte-mines; ensembles de stylos et porte-mines; mines de crayons; crayons de couleur; pastels; craies de couleur; craies à peindre; marqueurs; stylos surligneurs; stylos à colorier; recharges de marqueurs; marqueurs fluorescents; règles à dessiner; règles pour tableau; règles de traçage; règles à dessiner; compas de tracé; compas de tracé; rubans correcteurs (articles de bureau); rubans correcteurs pour caractères typographiques; liquides correcteurs [articles de bureau]; trombones; trombones de bureau; pince-notes; agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; attaches; agrafes de bureau; colles pour le bureau; colle pour la papeterie; colles à usage domestique; bâtons de colle pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs d’emballage; crayons fusains; crayons fusains pour le dessin; crayons fusains pour artistes; classeurs; chemises pour documents; chemises d’archivage; argile à modeler; pâte à modeler; bacs à peinture; effaceurs pour tableau; feutres pour tableau; signets; planches à graver; tubes en carton; colle pour la papeterie ou à usage domestique » de la marque antérieure invoquée dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni similaires. S’agissant des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « activités sportives ; coaching [formation]; divertissements; éducation; formation; fourniture de divertissement via le podcast; information en matière de divertissement ou d’éducation; ludothèque; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de stages (formation) et cours; organisation d’expositions à but éducatif; organisation et conduite de congrès et colloques; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; services d’information en matière de divertissement, de récréation, d’éducation; services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de loisirs; services de ludothèques ; services d’enseignement; services d’information en matière de divertissement, de récréation et d’éducation », leur comparaison sera effectuée avec les produits de la

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marque antérieure n°018253265, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les produits invoqués de la présente marque n° 1550899. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MILAN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif MILAN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’une police de caractères et d’une couleur et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères.

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Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la dénomination MILAN, seul élément verbal dans les deux signes, ce qui leur confère une physionomie des plus proches et une prononciation identique [mi-lan] en deux temps. Intellectuellement, compte tenu de la présence du terme MILAN les deux signes renvoient à la ville italienne éponyme. Les signes diffèrent par leur police de caractères et couleurs respectives. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination MILAN apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, cette dénomination présente un caractère essentiel et dominant dans les deux signes en tant que seul élément verbal par lequel les marques seront lues et prononcées. Au contraire, les polices de caractères et couleurs respectives des signes (lettres en minuscules, blanches sur fond rouge dans le signe contesté / lettres majuscules noires dans la marque antérieure), simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à faire perdre au terme MILAN son caractère lisible et immédiatement perceptible dans chacun de deux signes. A cet égard, il importe peu que « le terme « MILAN » [du signe contesté] est présenté en lettres minuscules avec une calligraphie arrondie et enfantine » tandis que la marque antérieure MILAN est présentée « en lettres majuscules noires (…) la calligraphie très géométrique en bâtons est plus dure ». En effet, cette différence tenant à la police des signes outre qu’elle échappera aux consommateurs habitués à voir des termes de casses et de polices différentes, n’est pas de nature à altérer les très fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées. La société déposante ne saurait soutenir que, dans le signe contesté, « le point de la lettre « I », plus gros que la police, qui se détache, faisant [fait] penser à un ballon qui s’envole » ; en effet, cette évocation n’apparaît nullement évidente pour le consommateur qui percevra davantage cet élément comme un simple point sur le I. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Par conséquent, le signe figuratif contesté MILAN est similaire à la marque figurative antérieure MILAN. Sont extérieurs à la procédure d’opposition, les arguments de la société déposante tenant à la notoriété de la demande d’enregistrement contestée et ceux tenant à la coexistence « depuis de nombreuses années sur le marché français » entre « les signes de l’opposante » et « les marques de la déposante et ce, de manière paisible » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, toute autre considération ne relevant pas de la présente procédure.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 1550899 et ce malgré la similitude des signes. 2) Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne MILAN n°018253265 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque n°018253265 porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Jeux; jouets; jeux de société; puzzles; jeux de cartes; jeux de table; jeux de réflexion; jeux par énigmes; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jouets pour animaux domestiques; jeux d’anneaux; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries); balançoires; blocs de construction (jouets); bottines-patins à glace (combiné); patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; bulles de savon (jouets); masques de carnaval; masques de théâtre; clochettes pour arbres de Noël; objets de cotillon; porte-bougies pour arbres de Noël; cerfs- volants; jeux de dames; damiers; jeux de dominos; jeux d’échecs; échiquiers; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; ours et animaux en peluche; peluches (jouets); piñatas; poupées; trottinettes; matériel d’enseignement sous forme de jeux (cartes à jouer); cartes à jouer ; activités culturelles; activités sportives et culturelles; coaching [formation]; divertissements; édition de textes (autres que publicitaires); édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet ; éducation; formation; fourniture de divertissement via le podcast; information en matière de divertissement ou d’éducation; location de décors de spectacles; ludothèque; microédition; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de spectacles; organisation de stages (formation) et cours; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; organisation et conduite de congrès et colloques; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; prêt de livres et d’autres publications; production de spectacles; production et location de films, d’oeuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); réservation de places de spectacles; réservation de places de spectacles, services d’information en matière de divertissement, de récréation, d’éducation; services

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d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements; services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de loisirs; services de ludothèques, production de spectacles; services de photographie; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de rédaction de textes autres que publicitaires; services de reportages d’actualités; services de reportages photo et services de reporters; services de vidéothèque; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; services d’enseignement; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; services d’information en matière de divertissement, de récréation et d’éducation; vidéothèque ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jeux; Jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Jeux électroniques; Jouets conçus à des fins éducatives; Jeux électroniques pour l’enseignement des enfants; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; Puzzles; Puzzles; Jouets éducatifs ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. S’agissant des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « édition de textes (autres que publicitaires); édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet ; microédition; prêt de livres et d’autres publications; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); services de photographie; services de rédaction de textes autres que publicitaires; services de reportages photo ; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables », ces services ayant été considérés comme similaires dans le cadre de la présence comparaison avec la marque antérieure n° 1550899, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les produits de la présente marque n° 018253265. Les « Jeux; jouets; jeux de société; puzzles; jeux de cartes; jeux de table; jeux de réflexion; jeux par énigmes; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jouets pour animaux domestiques; jeux d’anneaux; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries); balançoires; blocs de construction (jouets); bottines-patins à glace (combiné); patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; bulles de savon (jouets); masques de carnaval; masques de théâtre; clochettes pour arbres de Noël; objets de cotillon; porte-bougies pour arbres de Noël; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de dominos; jeux d’échecs; échiquiers; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; ours et animaux en peluche; peluches (jouets); piñatas; poupées; trottinettes; matériel d’enseignement sous forme de jeux (cartes à jouer); cartes à jouer » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Articles de gymnastique et de sport » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont nécessairement recours aux seconds pour leur exécution, lesquels sont exclusivement destinés aux premiers. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et partant, similaires.

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Les services suivants : « coaching [formation]; éducation; formation; information en matière d’éducation ; organisation de concours en matière d’éducation; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de stages (formation) et cours; organisation d’expositions à but éducatif; organisation et conduite de congrès et colloques; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; services d’information en matière d’éducation; services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); services d’enseignement; services d’information en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Jouets conçus à des fins éducatives; Jeux électroniques pour l’enseignement des enfants; Jouets éducatifs ». En effet, les seconds ont pour finalité les premiers lesquels sont fournis en ayant recours aux seconds. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et partant, similaires. Les services suivants : « divertissements; fourniture de divertissement via le podcast; information en matière de divertissement ; ludothèque; organisation de concours en matière de divertissement ou de jeux ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de loisirs; services de ludothèques ; services d’information en matière de divertissement, de récréation » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Jeux; Jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Jeux électroniques; Appareils de jeux vidéo; Puzzles; Puzzles » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et partant, similaires. En revanche, les services suivants : « activités culturelles; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéos; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia; organisation de spectacles; organisation d’expositions à but culturel ; production de spectacles; production et location de films, d’oeuvres sonores audiovisuelles et multimédia sur tous genres de supports; réservation de places de spectacles; réservation de places de spectacles ; services d’agence pour la réservation d’artistes pour des événements; production de spectacles; services de programmation d’actualités destinées à être retransmises sur Internet; services de reportages d’actualités; services de reporters; services de vidéothèque; vidéothèque » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Jeux; Jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Jeux électroniques; Jouets conçus à des fins éducatives; Jeux électroniques pour l’enseignement des enfants; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; Puzzles; Puzzles; Jouets éducatifs » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds dans le cadre de leur mise en œuvre. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni partant, similaires. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MILAN, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune du terme MILAN, distinctif et dominant dans les deux signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure n° 018253265 et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MILAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « agendas électroniques; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils et instruments optiques; appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; bloc-notes numériques; caméras (appareils cinématographiques); disques acoustiques, magnétiques, optiques et numériques; disques compacts audio numériques; disques digitaux vidéo; disques compacts interactifs; équipement (périphériques) pour les ordinateurs; équipement pour le traitement de l’information; fichiers d’images téléchargeables; films (pellicules impressionnées); films pour l’enregistrement des sons; liseuses électroniques; logiciel de reconnaissance d’images; logiciels de jeux pour ordinateurs; logiciels enregistrés; logiciels interactifs; ordiphones [smartphones]; podcasts téléchargeables; podcasts; programmes de jeux informatiques multimédia interactifs; programmes informatiques multimédias interactifs; publications électroniques en tous genres et sous toutes les formes; publications électroniques téléchargeables; publications multimédia sous la forme de publications électroniques téléchargeables; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; supports d’enregistrement sonores, visuels, multimédia vierges; tableaux blancs interactifs pour ordinateurs; tablettes électroniques; terminaux interactifs; vidéodisques; vidéoprojecteurs ; affiches; albums; annuaires; ardoises pour écrire; articles de bureau (à l’exception des meubles); articles pour reliures; autocollants (articles de papeterie); billets [tickets]; brochures; brochures promotionnelles; cahiers; calendriers; caractères d’imprimerie; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes postales; carton et produits de l’imprimerie; clichés; craies à écrire; crayons; décalcomanies; dessins; écriteaux en papier et en carton; enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin; fournitures pour l’écriture; fournitures scolaires; images; imprimés; journaux; journaux de bandes dessinées; livres; livres religieux; machines à écrire; magazines; manuels; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel pour les artistes; matières plastiques pour l’emballage; papeterie; papier; photographies; pinceaux; pochettes en papier; pochettes de disques acoustiques (produits de l’imprimerie); poster; publications de magazines; publications en tous genres et sous toutes les formes; publications imprimées; publications multimédia de publications électroniques; publications périodiques; publications sous la forme de magazines; publications téléchargeables; revues; sachets pour l’emballage en papier ou en matières plastiques; tickets [billets]; trousses à dessin ;Jeux; jouets; jeux de société; puzzles; jeux de cartes; jeux de table; jeux de réflexion; jeux par énigmes; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jouets pour animaux domestiques; jeux d’anneaux; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries); balançoires; blocs de construction (jouets); bottines-patins à glace (combiné); patins à glace; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; bulles de savon (jouets); masques de carnaval; masques de théâtre; clochettes pour arbres de Noël; objets de cotillon; porte-bougies pour arbres de Noël; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de dominos; jeux d’échecs; échiquiers; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; ours et animaux en peluche; peluches

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(jouets); piñatas; poupées; trottinettes; matériel d’enseignement sous forme de jeux (cartes à jouer); cartes à jouer ; activités sportives ; coaching [formation]; divertissements; édition de textes (autres que publicitaires); édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet ; éducation; formation; fourniture de divertissement via le podcast; information en matière de divertissement ou d’éducation; ludothèque; microédition; organisation de concours en matière d’éducation, de divertissement ou de jeux; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation de stages (formation) et cours; organisation d’expositions à but éducatif; organisation et conduite de congrès et colloques; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation et de formation]; prêt de livres et d’autres publications; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publication électronique et numérique d’illustrations de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications (autres que publicitaires); services d’information en matière de divertissement, de récréation, d’éducation; services d’éducation sous la forme coaching (accompagnement personnalisé); services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de loisirs; services de ludothèques; services de photographie; services de rédaction de textes autres que publicitaires; services de reportages photo; services d’édition de publications de tous supports sonores et/ou visuels; services d’enseignement; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services d’information en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.