OPP 22-886 29 août 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. A A a déposé, le 4 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/ 4823190 portant sur le signe verbal TIKTAG. Le 24 février 2022, la société TikTok Information Technologies UK Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne TIK TOK, déposée le 23 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017891401, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne TIK TOK, déposée le 6 juin 2018 et enregistrée sous le n° 017913208, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne TIKTOK, déposée le 9 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 018512309, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 17891401

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition sur le fondement de la marque n° 17891401 porte sur les produits suivants : « appareils et instruments de pesage; appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; mécanismes pour appareils à prépaiement; ordiphones [smartphones]; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents. Services de télécommunication et de transmission de données ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; ordiphones [smartphones] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

E n revanche, les « appareils et instruments de pesage; mécanismes pour appareils à prépaiement; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits similaires à certains des produits et services de la marque antérieure n° 17891401. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIKTAG, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK, reproduit ci-dessous : TIK TOK La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux.

Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux TIKTAG et TIK TOK (longueur identique, même séquence d’attaque TIK/T-, prononciation en deux temps, sonorités proches dues à la séquence commune précitée), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Le signe verbal contesté TIKTAG est donc similaire à la marque verbale antérieure TIK TOK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; ordiphones [smartphones] ». En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits. B. Sur le fondement de la marque n° 17913208 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère

di stinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition sur le fondement de la marque n° 17913208 porte sur les produits et les services suivants : « appareils et instruments de pesage; mécanismes pour appareils à prépaiement; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur. logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Logiciels utilisés comme services de logiciel-service ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et instruments de pesage; mécanismes pour appareils à prépaiement; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure n° 17913208.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIKTAG, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK, reproduit ci-dessous : TIK TOK Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 017891401) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « logiciels en tant que services (SaaS) ». En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits.

C. Sur le fondement de la marque n° 18512309 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition sur le fondement de la marque n° 18512309 porte sur les produits suivants : « appareils et instruments de pesage; mécanismes pour appareils à prépaiement; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; colliers pour animaux ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Colliers, laisses et couvertures pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « appareils et instruments de pesage; mécanismes pour appareils à prépaiement; détecteurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande

d’e

nregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure n° 18512309. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIKTAG, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK, reproduit ci-dessous : TIKTOK Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 17891401) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, celle-ci ne se différenciant de la marque antérieure n° 17891401 que par l’absence d’un espace entre les séquences TIK et TOK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « colliers pour animaux ». En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIKTAG ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « appareils pour la transmission du son; appareils de transmission d’images; ordiphones [smartphones]; colliers pour animaux ; logiciels en tant que services (SaaS) ».

Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4823190 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.