OPP 22-0910 09/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 La société LIBEO (société par actions simplifiée) a déposé le 10 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 825 154 portant sur le signe verbal FLASHPAY. Le 25 février 2022, la société INTESA SANPAOLO S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FLASH, déposée le 19 mai 2016 et enregistrée sous le n° 015450075, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers ; logiciels de paiement ; logiciels et applications destinés au traitement, à la réalisation, à la sécurisation et/ou à la garantie des paiements dans le cadre d’opérations d’achat et de vente de marchandises ou de prestations de services réalisées par le biais de sites de commerce électronique, de réseaux informatiques ou téléphoniques ou par tous autres moyens de communication électroniques ; décompte de transactions financières électroniques ; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers ; transferts et transactions financières et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 services de paiement ; transfert électronique de fonds ; services de gestion des paiements ; information financière mise à disposition des banques par le biais de réseaux informatiques et de transmissions satellitaires ; paiement automatisé de comptes; assurances ; gestion financière ; services de paiement électronique ; services de paiement automatisé ; services de paiements financiers ; services de paiement à distance ; services de paiement de factures ; services de paiement de factures en ligne ; services de paiement de factures via un site web ; acceptation du paiement de factures ; services de paiements sur internet ; traitement de paiements (compris dans la classe 36) ; diffusion d’informations financières sur un réseau informatique ; émission de cartes de crédit ; traitement de paiements électroniques ou effectués par carte ; services de paiement fournis par le biais d’internet et de dispositifs et appareils de télécommunication sans fil ; service de porte-monnaie électronique [service de paiement] ; émission et gestion financière de moyens de paiement dématérialisés, de bons de valeur, de cartes de fidélité ; émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de fidélité, de primes et de récompenses ; mise à disposition d’informations en matière d’opérations bancaires et financières ; location d’équipement pour opérations de carte bancaires et de cartes de paiement électronique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services bancaires; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; location d’appartements; location d’exploitations agricoles; crédit; agences de logement [propriétés immobilières]; agences de recouvrement de créances; agences en douane; agences immobilières; gestion immobilière; gérance d’immeubles; gestion financière; analyses (financières -); assurance contre les accidents; assurance contre l’incendie; assurance maladie; assurance maritime; assurance (sur la vie -); assurances; courtage; collectes de bienfaisance; consultation en matière d’assurances; prestation de conseils financiers; constitution de fonds; dépôt de valeurs; services de dépôt en coffres-forts; émission de chèques de voyage; émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; affacturage; fourniture de cartes prépayées et de bons de valeur; collecte de fonds et parrainage; services de garanties (cautions); gestion d’actifs pour des tiers; banque directe; informations (financières); services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; informations en matière d’assurances; courtage de crédits de carbone; placements de fonds; établissement de baux; crédit-bail; location de bureaux; courtage en assurances; courtage immobilier; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; courtage en bourse; services d’opérations de change de devises; opérations de compensation [change]; prêts remboursables par versements; expertises fiscales; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; prêt sur gage; prêts [financement]; prêt sur gage; cote en bourse; notation financière et rapports de solvabilité; collectes; recouvrement de loyers; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; recouvrement de loyers; actuariat; assurances; services d’opérations de change de devises; services de cartes de crédits, de débits; services de carte de débit; services d’épargne bancaire; services de commande d’argent, de chèques et d’argent liquide; services de comptes courants; services de dépôt en coffres-forts; services de financement; services de caisses de prévoyance; services de garantie; services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; services de paiement automatisé; services de paiement de retraites; services de paiement des taxes et des droits; services de planification financière; services de planification des retraites; opérations bancaires hypothécaires; services de commerce de titres et de matières premières; services fiduciaires; services de paiements financiers; services financiers et monétaires, services bancaires; services de biens immobiliers; services concernant le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 capital-risque; investissements financiers; souscription d’assurances et estimations et évaluations dans le cadre d’assurances; souscription financière et émission de titres [banque d’investissement]; parrainage (financier -); services d’évaluation financière; services d’expertises financières; estimations immobilières; estimation de timbres; estimation de bijoux; estimation de biens personnels pour le compte de tiers; estimation d’objets d’art; estimation d’antiquités; estimation numismatique; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; transfert électronique de fonds; vérification des chèques; transferts et transactions financières et services de paiement ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLASHPAY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FLASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que les signes en présence sont chacun composés d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme FLASH, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence du terme PAY au sein du signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal FLASH, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme FLASH présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, le terme PAY qui le suit, apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dont il désigne la nature ou l’objet. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FLASHPAY est donc similaire à la marque verbale antérieure FLASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes en cause sont fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de laforte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FLASHPAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels pour le traitement de paiements électroniques à des tiers et en provenance de tiers ; logiciels de paiement ; logiciels et applications destinés au traitement, à la réalisation, à la sécurisation et/ou à la garantie des paiements dans le cadre d’opérations d’achat et de vente de marchandises ou de prestations de services réalisées par le biais de sites de commerce électronique, de réseaux informatiques ou téléphoniques ou par tous autres moyens de communication électroniques ; décompte de transactions financières électroniques ; traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers ; transferts et transactions financières et services de paiement ; transfert électronique de fonds ; services de gestion des paiements ; information financière mise à disposition des banques par le biais de réseaux informatiques et de transmissions satellitaires ; paiement automatisé de comptes; assurances ; gestion financière ; services de paiement électronique ; services de paiement automatisé ; services de paiements financiers ; services de paiement à distance ; services de paiement de factures ; services de paiement de factures en ligne ; services de paiement de factures via un site web ; acceptation du paiement de factures ; services de paiements sur internet ; traitement de paiements (compris dans la classe 36) ; diffusion d’informations financières sur un réseau informatique ; émission de cartes de crédit ; traitement de paiements électroniques ou effectués par carte ; services de paiement fournis par le biais d’internet et de dispositifs et appareils de télécommunication sans fil ; service de porte-monnaie électronique [service de paiement] ; émission et gestion financière de moyens de paiement dématérialisés, de bons de valeur, de cartes de fidélité ; émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de fidélité, de primes et de récompenses ; mise à disposition d’informations en matière d’opérations bancaires et financières ; location d’équipement pour opérations de carte bancaires et de cartes de paiement électronique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI