OPP 22-1671 23/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E D a déposé le 25 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4837250 portant sur le signe verbal EDEN TM. Le 19 avril 2022, la société CINQ HUITIEMES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EDEN PARK déposée le 19 mars 2010, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 3722923, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. Dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens, dans lequel elle indique que « La présente opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande de marque française contestée EDEN TM n°4837250, à savoir : Classe 9 : lunettes (optique) (…) articles de lunetterie; étuis à lunettes ; Classe 21 : peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux); (…) porcelaines; faïence; bouteilles; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette (…) verres (récipients); vaisselle ; Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Classe 28 : balles et ballons de jeux ».

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Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. L’opposition fondée sur la marque n° 3722923 est donc formée à l’encontre des produits suivants : « lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); porcelaines; faïence; bouteilles; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle ; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; balles et ballons de jeux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments optiques à savoir lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes optiques, montures de lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, étuis à lunettes, verres de lunettes, verres optiques, verres de contact, étuis pour verres de contact, lentilles de contact, jumelles optiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils téléphoniques, téléphones mobiles, téléphones fixes, écouteurs téléphoniques, lecteurs MP3, nécessaires mains libres pour téléphones, housses pour téléphones, étuis et pochettes pour téléphones portables, supports de téléphones, chargeurs électriques de téléphones mobiles, écouteurs avec ou sans fil, accessoires destinés à orner ou à être accrochés aux téléphones portables, à savoir colliers, cordons et tours de cou pour téléphones portables, bijoux de fantaisie, breloques, porte-clefs, figurines, insignes, médailles, médaillons, parures, perles, statues, statuettes, non en métaux précieux ou en plaqué ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; extincteurs ; panneaux publicitaires et enseignes lumineux pour boutiques. Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux), brosses à chaussures, cireuses pour chaussures (non électriques), embauchoirs pour chaussures, chausse-pieds, tire-bottes ; nécessaires et ustensiles de toilette, à savoir brosses à cheveux, brosses de toilette, brosses à dents, peignes et étuis pour peignes, éponges, vaporisateurs à parfums, poudriers non en métaux précieux, houppes à poudrer, boîtes à savon, porte-savons, brosses à sourcils, blaireaux et porte-blaireaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), balles de jeu, balles de tennis, appareils de jet de balles de tennis, raquettes, cordes et boyaux de raquettes, filets de tennis, tables et filets de tennis de table, sacs de cricket, gants de golf, cannes et crosses de golfs, sacs pour crosses de golf avec ou sans roulettes, crosses de hockey, ballons de jeux, gants de base-ball, arcs de tir, armes d’escrimes, gants et masques d’escrimes ; décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Publicité ; publicité multimédia ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires sur le réseau de communications national et international (Internet) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de matériel publicitaire ; location

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d’espaces publicitaires sur des réseaux informatiques ; publication de films et de textes publicitaires ; courriers publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; mise à jour de documentation publicitaire ; consultation professionnelle d’affaires ; conseil en organisation et direction des affaires commerciales ; conseils en publicité ; exploitation d’une base de données commerciale ou publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données ; exploitation d’un portail Internet, à savoir service d’informations publicitaires et commerciales ; services d’affaires ou de promotion ; fourniture d’informations commerciales via une base de données, services de marché online permettant aux visiteurs d’un site Web de vendre des produits et faire de la publicité pour des services et d’acheter des produits et sélectionner des fournisseurs de services ; fourniture d’accès sur des sites Web pour la publicité de produits et services ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; actions de parrainage et de mécénat à caractère commercial ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EDEN TM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EDEN PARK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.

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Les signes ont en commun le terme EDEN, positionné en attaque, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques mais également intellectuelles, les signes renvoyant tous deux à « l’Eden, le paradis ». Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal TM au sein du signe contesté et de l’élément verbal PARK au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes, EDEN, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal EDEN revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa longueur et de sa position d’attaque et en ce que l’élément verbal TM qui le suit, de longueur nettement plus courte, est susceptible d’être perçu comme faisant référence au terme « team » comme le fait valoir la déposante ou au terme « trademark » utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner un marque déposée, et n’est ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de ce signe. De plus, la présence du terme PARK au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à faire perdre au terme EDEN son caractère essentiel ; au contraire, outre le fait que la dénomination EDEN est positionnée en attaque, le terme PARK qui la suit, sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « parc » ou « jardin » et se rapporte directement au terme EDEN le mettant ainsi en exergue. Ainsi, les signes feront tous deux référence à « l’Eden » ou au « jardin d’éden », de sorte qu’ils présentent bien une proximité intellectuelle. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels le signe EDEN TM correspond aux « initiales des prénoms et noms de famille de [ses] enfants » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Le signe verbal contesté EDEN TM est donc similaire à la marque verbale antérieure EDEN PARK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des

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services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode et en particulier de l’habillement. Dès lors, il convient de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EDEN TM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); porcelaines; faïence; bouteilles; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; verres (récipients); vaisselle ; vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; balles et ballons de jeux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.