OPP 22-2320 26/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N C et la société LABORATOIRES INELDEA (société par actions simplifiée) ont déposé, le 10 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4 850 999 portant sur le signe verbal ENDOMELIA. Le 1er juin 2022, la société S.P.M. D (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ENDOMIA déposée le 30 juin 2020 et enregistrée sous le n° 018264400, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 20 juillet 2022, les parties ont présenté conjointement, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 21 novembre 2022, au stade où elle se trouvait le 20 juillet 2022, date de la suspension.

2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les écha nges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine à usage humain ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires ; compléments alimentaires à usage médical à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; compléments alimentaires à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux et/ou huiles végétales et/ou huiles essentielles et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; barre alimentaire à usage médical diététique et énergétique ; spray à usage médical ; spray buccaux et/ou nasaux à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, savons désodorisants, pain surgras de toilette; désodorisants à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparation cosmétique pour le bronzage de la peau; préparations pour le bain; articles et produits de beauté (cosmétiques); pommades; poudres parfumées; poudres pour le maquillage; teintures (cosmétiques); eau de nettoyage et de toilette; huiles de toilette; laits de toilette; crèmes pour le soin de la peau; crèmes et lotions à usage gynécologique (préparations de lavage pour la toilette intime); lingette pour la toilette intime ; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; fongicides, herbicides; bains médicinaux, bandes périodiques; bandes pour pansements; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; soins lavants à usage médical; produits d’hygiène féminine tels que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les femmes, slips pour l’hygiène féminine; couches et serviettes pour incontinents, culottes pour incontinents; crème calmante pour le soin des démangeaisons et irritations des muqueuses et peaux sensibles; crèmes à usage médical pour la peau; crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses; crèmes et lotions pharmaceutiques à usage gynécologique; coussinets d’allaitement; crèmes pharmaceutiques pour le soin des muqueuses; ovules vaginaux; gélules vaginales; spermicides; contraceptifs chimiques; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; huiles médicinales; préparations de vitamines; formules bactériennes probiotiques à usage médical; probiotiques; compléments alimentaires contenant des microorganismes; produits diététiques à usage médical contenant des microorganismes; savons désinfectants, savons médicinaux; compléments alimentaires destinés à augmenter la fertilité dans le cadre du traitement de l’endométriose;

3 kits de test de fertilité; compléments alimentaires destinés au traitement de l’endométriose; produits phar maceutiques destinés au traitement de l’endométriose; substances et préparations pharmaceutiques utilisées en gynécologie; compléments alimentaires destinés à soulager les douleurs liés à l’endométriose; compléments alimentaires destinés à améliorer la fertilité ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « produits pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine à usage humain ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, à l’évidence, identiques aux « Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains » de la marque antérieure invoquée. Les « spray à usage médical ; spray buccaux et/ou nasaux à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » désignés dans la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. De même, les « compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non ; compléments alimentaires à base de protéines et/ou de plantes et/ou d’extraits de plantes et/ou de minéraux et/ou de vitamines et/ou de fruits et/ou d’herbes et/ou de fibres et/ou de lipides et/ou d’acides aminées et/ou d’acides gras et/ou de végétaux et/ou huiles végétales et/ou huiles essentielles et/ou de probiotiques et/ou de probiotiques sous forme de capsules, comprimés, ampoules, solutions buvables, poudres à diluer, ces produits pouvant être effervescent ou non » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « compléments alimentaires pour êtres humains » désignés dans la marque antérieure, de produits ingérés en complément de l’alimentation courante dans le but de combler certaines carences de l’organisme et de contribuer à l’équilibre nutritionnel des individus. Il s’agit donc de produits identiques. Les « boissons diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; barre alimentaire à usage médical diététique et énergétique » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « substances diététiques à usage médical ; produits diététiques à usage médical contenant des microorganismes » de la marque antérieure s’entendent de produits alimentaires ayant des propriétés thérapeutiques, dont la composition particulière répond à des besoins nutritionnels spécifiques dans le domaine médical et plus généralement dans un but de bénéfice pour la santé. Les produits précités, qui présentent les mêmes nature, fonction et destination, s’adressent à une même clientèle ayant des besoins nutritifs spécifiques ou simplement soucieuse de préserver sa santé et sont présents dans les mêmes lieux de vente (pharmacies ou enseignes spécialisées dans les produits diététiques). Il s’agit donc de produits similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes

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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENDOMELIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENDOMIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’une seule dénomination. Les dénominations ENDOMELIA et ENDOMIA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur proche et ont en commun six lettres (E, N, D, O, M, I et A) placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres ENDOM/IA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de la séquence centrale -EL dans le signe contesté. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les déposants, cette seule différence ne saurait écarter la perception globale très proche des signes en présence dès lors qu’elle ne porte que sur deux lettres sur neuf situées au cœur même d’une dénomination longue et qu’en outre, elle laisse subsister les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque, qu’en position finale ENDOM/IA. Ainsi, la reprise dans le même ordre dans le signe contesté des lettres composant la marque antérieure ENDOMIA a pour effet de créer une impression d’ensemble commune entre les signes. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « le terme ENDOM fait forcement référence à l’endomètre/endométriose » puisque « lorsque l’on tape « ENDOM(E) » sur Google, les termes qui ressortent sont ENDOMETRIOSE ». En effet, la seule fourniture d’une capture d’écran d’un moteur de recherche Internet relevant les résultats pour la recherche « ENDOME » ne pourrait suffire à démontrer l’absence de caractère distinctif de la séquence de lettres ENDOM- à titre de marque. En outre, cette circonstance de fait, relative au référencement des sites sur Internet sans aucune valeur juridique, est extérieure à la présente procédure. N’est pas davantage opérante la simple affirmation des déposants selon laquelle « de très nombreuses marques sont déposées et enregistrées en France avec cet élément d’attaque ENDOM pour désigner des produis de la classe 5 : ENDOMESTASE, ENDOMETRY, ENDOMETRIOX, ENDOMILYS, ENDOMIOX, ENDOMARK, ENDOMENAT… ». En effet, eu égard au nombre considérable de marques revendiquant les produits en cause, l’existence de sept marques comportant la séquence ENDOM- apparaît peu significative et ne saurait permettre d’en démontrer l’absence de caractère distinctif pour les produits en présence. En tout état de cause, l’impression d’ensemble commune des signes en présence ne résulte pas de la seule présence de la séquence d’attaque ENDOM- mais de son association avec la séquence finale –IA, dont il résulte les très grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.

5 Le s igne verbal ENDOMELIA est donc similaire à la marque verbale antérieure ENDOMIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le prétendu caractère averti et vigilant du consommateur auquel les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure s’adressent, qui du reste n’est pas avéré (nombre de ces produits, tels que désignés, pouvant s’adresser au grand public ou du moins à une clientèle non initiée), n’empêcherait pas un risque de confusion sur leur origine, ces produits étant susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et les ressemblances entre les signes sont telles que tout risque de confusion ne peut être exclu. Ainsi, en l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ENDOMELIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.