OP 22-1827 28/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SUTTERFIELD SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 4848733 portant sur le signe verbal L’AGENCE 4D. Le 29 avril 2022, la société 4D (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :  la marque verbale 4D, déposée le 12 septembre 1986, enregistrée sous le n° 1370259 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion,

2  la dénomination sociale 4D, immatriculée le 16 juin 1980 sous le n° 318918851, sur le

fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1370259 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de ce droit antérieur, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes ; Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « programmes d’ordinateurs, logiciels, progiciels ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sur ce fondement, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

3 P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche les « porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande contestée ne relèvent pas de la catégorie constituée par les « programmes d’ordinateurs, logiciels, progiciels » de la marque antérieure. Ces produits ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature, objet et destination. Il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « casques de réalité virtuelle » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux les « programmes d’ordinateurs, logiciels, progiciels » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas obligatoirement pour objet la mise en œuvre des premiers. A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, à des logiciels, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images » de la demande contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits et services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En n’établissant pas de liens précis entre les services de « Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.

4 En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement visés sur ce fondement, apparaissent, pour

partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AGENCE 4D, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique 4 D. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que ceux-ci ont commun la séquence 4D, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal L’AGENCE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. La séquence 4D apparait distinctive au regard des produits en cause, ce que ne conteste pas le déposant. Au sein du signe contesté, cette séquence apparaît également essentielle les termes L’AGENCE qui la précède étant dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent le lieu de conception des produits déclarés identiques et similaires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté L’AGENCE 4D est donc similaire à la marque antérieure invoquée 4D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.

5 En revanche, pour les produits jugés différents, la similarité des signes n’est pas suffisante à créer un r isque de confusion dans l’esprit du public.

6 B. Sur le fondement de la dénomination sociale

Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale 4D, les activités suivantes : « l’assistance et le conseil aux « entreprises groupements syndicats ou particuliers et d’une manière générale toutes personnes de droit public ou de droit privé dans le domaine de la législation et de la réglementation – dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment afin de faciliter leurs projets et démarches elle pourra servir d’intermédiaire et participer à toutes opérations s’y rapportant et notamment les opérations de vente, l’exploitation directe ou non la prise en gérance en tous établissements de même nature, l’édition & distribution de logiciels achat, vente, importation, exportation de tous matériels informatiques, de de tous programmes et logiciels » ». A l’appui de cette déclaration, l’opposante a fourni les pièces suivantes : PIÈCE 2 – Extrait des inscriptions au RNCS provenant de la base DATA INPI de la société 4D PIÈCE 3 – Brochure de présentation de la société 4D et de ses produits. PIÈCE 4 – Grille tarifaire des produits 4D au 1er janvier 2022. PIÈCE 5 – Archives du cycle de vie du produit – Anciennes versions 4D. PIÈCE 6 – Extrait du site internet www.fr.4d.com/cycle-de-vie-produits sur le cycle de lancement des produits 4D. PIÈCE 7 – Captures d’écran du compte YouTube de la société 4D. PIÈCE 8 – Présentation du programme partenaire 4D. PIÈCE 9 – Brochure sur les services professionnels proposés par 4D. PIÈCE 10 – Article de presse spécialisée du 26 juin 2012 – « Wakanda : l’IDE 100% Web de 4D en version finale… et Open Source », www.lemagit.fr. PIÈCE 11 – Article de presse spécialisée du 4 février 2014 – « Avec 4D v14, 4D pousse sa plate- forme vers la mobilité », www.journaldunet.com. PIÈCE 12 – Extrait du site internet www.fr.4d.com/formation. PIÈCE 13 – Extrait du site internet www.fr.4d.com/4D-dans-le-monde. PIÈCE 14 – Extrait de l’article Wikipédia sur 4D, www. fr.wikipedia.org/wiki/4e_Dimension_(langage).

7 I l résulte de l’argumentation de l’opposante et de la documentation fournie, que l’opposante exerce des activités en lien avec « l’assistance et le conseil aux entreprises dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment l’édition & distribution de logiciels achat, vente, de tous programmes et logiciels », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les pièces 3, 4 et 9 font état d’aide au développement des entreprises par le biais de logiciels et moteurs de publication assistée ainsi que d’activités permettent de générer des documents et des feuilles de calculs et d’offre d’abonnement ou d’achat liés à des services de maintenance. La pièce 7 établit que « 4D est une plateforme de développement ». Les pièces 8 et 12 présentent des activités de conseils et soutien personnalisés et des services de formation. Ces éléments issus de documents internes sont corroborés par des documents externes tels que les pièces 10 et 11 qui exposent que « 4D livre un serveur Web et une base de données maison » et est « spécialiste de la base de données et des outils de développement ». Les pièces attestent d’une exploitation effective et d’une implantation en France. En revanche, les pièces fournies ne permettent pas d’établir une exploitation pour « l’assistance et le conseil aux groupements syndicats ou particuliers et d’une manière générale toutes personnes de droit public ou de droit privé dans le domaine de la législation et de la réglementation – notamment afin de faciliter leurs projets et démarches » ni pour « … servir d’intermédiaire et participer à toutes opérations s’y rapportant et notamment les opérations de vente, l’exploitation directe ou non la prise en gérance en tous établissements de même nature, importation, exportation de tous matériels informatiques». Pas davantage, les pièces ne permettent d’établir une exploitation pour des opérations de vente, d’exploitation directe ou non de prise en gérance en tous établissements, d’importation, exportation de tous matériels informatiques, contrairement à ce qu’invoque la société opposante. La seule mention de ces activités dans l’objet social ne saurait suffire à établir un usage effectif de la dénomination invoquée à leur égard. Par ailleurs, l’argument de l’opposante selon lequel les pièces fournies établiraient une exploitation effective de la dénomination sociale 4D en France, pour des logiciels, des services d’audits de sécurité, des services de gestion commerciale, des services de conception de logiciels et d’applications, des services de conception de logiciels de base de données, des services de formations en ligne pour le développement d’applications logicielles, doit être analysé au vu des seules activités invoquées à l’appui de l’opposition et telles que revendiquées dans le récapitulatif d’opposition. L’opposante ne saurait dès lors dans le cadre de son exposé des moyens fourni dans le délai supplémentaire mentionné à l’article R 712-14 redéfinir le champ de l’activité invoquée, dans le cadre de la comparaison des produits et services, en les désignant notamment sous les formulations « activité de logiciels et de conception de logiciels et d’applications » ou encore « conception de logiciels de bases de données ». Ainsi, il ressort ainsi de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée uniquement pour des activités d’« assistance et conseil aux entreprises dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment l’édition & distribution de logiciels achat, vente, de tous programmes et logiciels », seules activités à prendre en considération sur ce fondement. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités

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Sur le fondement de ce droit antérieur, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes. Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Les produits et services de la demande restant à comparer sont les suivants : « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; casques de réalité virtuelle ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale 4D est exploitée pour les activités suivantes : « assistance et conseil aux entreprises dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment l’édition & distribution de logiciels achat, vente, de tous programmes et logiciels ». Le « service de gestion informatisée de fichiers » de la demande contestée apparait similaire à certaines des activités précitées de la dénomination invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante En revanche, les « porte-monnaies électroniques téléchargeables ; casques de réalité virtuelle» de la demande contestée ne sont pas liés par un lien étroit et obligatoire aux activités d’« assistance et conseil aux entreprises dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment l’édition & distribution de logiciels achat, vente, de tous programmes et logiciels » de la dénomination sociale antérieure, les secondes n’ayant pas pour objet les premiers et dés lors que ces produits et activités sont vendus et prestés indépendamment les uns des autres. A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, à des logiciels, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits et activités, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc de produits et d’activités similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » ne relèvent pas de la catégorie constituée par les activités d’« assistance et conseil aux entreprises dans les domaines de la formation et de l’informatique matériel et logiciel notamment l’édition & distribution de logiciels achat, vente, de tous programmes et logiciels » de la dénomination sociale antérieure. Ces services et activités ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature, objet et destination. Il ne saurait suffire pour déclarer similaires ces services et activités qu’ils soient pareillement des services de conseils aux entreprises, critère par trop général, dès lors que ces services et activités recouvrent des domaines de compétences nettement distincts, ne répondent pas aux mêmes besoins et s’adressent donc à des clientèles différentes. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de prestations de

9 mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’ unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise et de diagnostic commercial permettant d’analyser la performance commerciale d’une entreprise dans l’objectif de l’améliorer alors que les activités de la dénomination sociale invoquée relèvent, quant à elle, d’un domaine d’expertise non pas commercial mais informatique, en particulier par la fourniture de solutions informatiques telles que des systèmes de gestion de bases de données et serveurs. Il ne s’agit donc de services et d’activités identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Sont inopérants les arguments de l’opposante relatifs à la comparaison des produits et services de la demande d’enregistrement contestée qui seraient couverts par son « activité de logiciels et de conception de logiciels et d’applications » ou encore par celle de « conception de logiciels de bases de données », dès lors qu’ils ne coïncident pas avec les services pour lesquels la démonstration de l’activité a été effectivement démontrée et retenue. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AGENCE 4D, ci-dessous reproduit : La dénomination antérieure porte sur le signe alphanumérique 4 D. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En raison de la similarité de certains des services et activités en cause et de la similarité entre la dénomination antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services concernés. En revanche, à défaut d’identité et de tout lien de similarité établi entre les autres produits et services précités objets de l’opposition sur ce fondement et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces produits et services, et ce nonobstant les ressemblances entre les signes.

10 CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal L’AGENCE 4D ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes. Service de gestion informatisée de fichiers ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4848733 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.