COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT DU 5 JUIN 2023 Première Chambre Civile Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01613 N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, RG n°19/00059, en date du 24 juin 2022, APPELANTE : S.A.R.L. LEO [F], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par M^e Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par M^e Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.S. [F] NB FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par M^e Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline P ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 10 Mars 2023 A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame P, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) [D] [F] exerce depuis 1978 une activité dans le domaine de la menuiserie et des fermetures à [Localité 3] (Meuse). Le 11 juil et 2013, elle a déposé à titre de marque verbale la dénomination '[F] Fermetures’ à l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) sous le n°4019035 pour protéger certains produits et services relevant des classes n° 6, 17, 19 et 37 de la classification dite 'de [Localité 6]'. Elle a également déposé le 12 décembre 2016 sous le n° 4321754 la marque verbale '[F]' pour protéger des produits et services relevant des mêmes classes. La S.A.R.L. [D] [F] est également titulaire du nom de domaine www. [05].fr depuis février 1999 et, communique sous sa dénomination '[F]', pour proposer ses services dans son domaine d’activité dans les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. La société par actions simplifiée (SAS) [F] NB Fermetures, immatriculée le 3 septembre 2018 et ayant son siège à [Localité 4] (Meurthe-et-Moselle), a acquis le 1er octobre 2018 le fonds de commerce de menuiserie exploité depuis 2001 par Monsieur [M] [F], frère de [D] [F]. Parmi les éléments du fonds cédé se trouvait le nom commercial '[F] Fermetures'. Elle exploite un site internet accessible à partir du nom de domaine 'huynen-fermetures.fr'.

Par courrier du 15 octobre 2018, la SARL [D] [F] a mis en demeure la SAS [F] NB Fermetures de cesser toute utilisation et imitation du signe distinctif '[F]' et de prendre l’engagement pour l’avenir de ne plus utiliser la dénomination '[F]' pour désigner des activités identiques ou similaires aux siennes, ni de réserver un nom de domaine comprenant le signe '[F]', et ce afin d’éviter tout risque de confusion entre les entreprises. Par acte d’huissier délivré le 3 janvier 2019, la S.A.R.L. [D] [F] a fait assigner la SAS [F] NB Fermetures devant le tribunal de grande instance de Nancy en contrefaçon de sa marque '[F]' et en concurrence déloyale. La SAS [F] NB Fermetures a reconventionnellement revendiqué la marque [F] Fermetures à son profit sur le fondement du dépôt frauduleux et sollicité l’allocation de dommages et intérêts tant de ce chef que de celui de concurrence déloyale. Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté la S.A.R.L. [D] [F] de ses demandes,
- déclaré la SAS [F] NB Fermetures recevable à agir en revendication de la marque n°4019035 '[F] Fermetures’ déposée à l’INPI le 11 juillet 2013,
- dit que le dépôt de la marque n°4019035 '[F] Fermetures’ par la S.A.R.L. [D] [F] a été effectué en fraude des droits de la SAS [F] NB Fermetures,
- dit que la SAS [F] NB Fermetures est titulaire de tous droits de propriété sur la marque [F] Fermetures déposée à l’INPI le 11 juillet 2013 sous le numéro 13 4019035,
- ordonné le transfert au profit de la SAS [F] NB Fermetures de ladite marque,
- dit que le jugement vaut acte de cession et sera publié à l’INPI aux frais de la S.A.R.L. [D] [F],
- condamné la S.A.R.L. [D] [F] à cesser toute utilisation du signe [F] Fermetures de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- condamné la S.A.R.L. [D] [F] à verser à la SAS [F] NB Fermetures la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice,

- condamné la S.A.R.L. [D] [F] à verser à la SAS [F] NB Fermetures la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. [D] [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’action de la SAS [F] NB Fermetures devait être déclarée recevable, dès lors qu’el e ne se trouvait pas enfermée dans le délai de prescription quinquennal prévu par l’article L. 712-6 du code de la propriété intel ectuel e, compte tenu de la mauvaise foi de la S.A.R.L. [D] [F]. Il a relevé que la SAS [F] NB Fermetures démontrait une utilisation du signe '[F] Fermeture’ antérieure au dépôt de la marque n° 134019035 intervenu le 11 juil et 2013. Le tribunal a en outre considéré que compte tenu des anciens liens professionnels, des liens familiaux ainsi que de la proximité géographique des deux sociétés, la S.A.R.L. [D] [F] avait nécessairement connaissance de l’activité et de l’enseigne de l’entreprise [F] Fermetures créée par Monsieur [M] [F] après son départ de la société [D] [F], ainsi que du nom de domaine utilisé par ce dernier dans le cadre de son activité. Les premiers juges ont estimé qu’en déposant la marque '[F] Fermetures', la société [D] [F], œuvrant également dans l’installation de menuiseries, s’était volontairement placée dans le sil age de l’activité de l’entreprise [F] Fermetures, dont le fonds de commerce avait été acquis par la SAS [F] NB Fermetures. Ils ont jugé que la S.A.R.L. [D] [F] avait ainsi créé un risque de confusion certain dans l’esprit du public au vu de la totale similarité des deux signes, de l’identité des services proposés et de la proximité géographique des entreprises. Ils en ont déduit que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué dans l’intention de priver l’entreprise [F] Fermetures d’un signe nécessaire à son activité et devait être considéré comme frauduleux. Enfin, considérant que l’intention de nuire de la S.A.R.L. [D] [F] était caractérisée, le tribunal l’a condamnée à verser à la SAS [F] NB Fermetures la somme de 5000 euros au titre du préjudice causé par le dépôt de marque frauduleux. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juil et 2022, la S.A.R.L. [D] [F] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 octobre 2022, auxquel es il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. [D] [F] demande à la cour, au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’article 1240 du code civil et l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de :

- déclarer l’appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
- déclarer la SAS [F] NB Fermetures irrecevable à agir en revendication de la marque n°4019035 « [F] Fermetures », déposée à l’INPI le 11 juillet 2013, En conséquence,
- juger que la S.A.R.L. [D] [F] est titulaire de tous droits de propriété sur la marque n°4019035 « [F] Fermetures », déposée à l’INPI le 11 juillet 2013,
- ordonner le transfert à son profit de la marque n°4019035 « [F] Fermetures », déposée à l’INPI le 11 juillet 2013,
- dire recevable et bien fondée son action intentée à l’encontre de la SAS [F] NB Fermetures sur le fondement des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- juger que l’utilisation par la SAS [F] NB Fermetures à des fins commerciales et promotionnelles, de la marque et du nom « [F] » est il icite au motif qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs de marques de la S.A.R.L. [D] [F] et qu’elle constitue des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, En conséquence,
- condamner la SAS [F] NB Fermetures à cesser d’utiliser la marque et le nom « [F] » et l’interdire à utiliser ladite marque sans le consentement de son titulaire, que ce soit dans sa dénomination sociale, son nom de domaine, sa communication et la commercialisation de ses prestations, par tous moyens et sur tout support et ce, sous astreinte de 5000 euros HT par infraction constatée,

- condamner la SAS [F] NB Fermetures à verser à la S.A.R.L. [D] [F] une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2018, date de sa création et de son immatriculation au RCS de Val de Briey, en réparation du préjudice subi du fait de l’usage illicite des marques « [F] Fermetures » et « [F] »,
- condamner la SAS [F] NB Fermetures à verser à la S.A.R.L. [D] [F] une somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal depuis le 3 septembre 2018, date de sa création et de son immatriculation au RCS de Val de Briey, en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société,
- débouter la SAS [F] NB Fermetures de ses demandes reconventionnel es infondées à l’encontre de la S.A.R.L. [D] [F] en réparation de prétendus actes de concurrence déloyale,
- débouter la SAS [F] NB Fermetures de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.R.L. [D] [F],
- condamner la SAS [F] NB Fermetures à verser une somme de 20000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en tous ses chefs. La SAS [F] NB Fermetures n’a pas conclu en réponse dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Elle a indiqué s’approprier les motifs du jugement contesté dont el e demande confirmation et a versé les pièces et conclusions produites en première instance. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023. L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 mars 2023 et le délibéré au 5 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. [D] [F] le 7 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ; L’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur entre le 19 mars 2014 et le 15 décembre 2019, applicable à la présente espèce dès lors que l’assignation a été délivrée le 3 janvier 2019, dispose que : ' L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi faisant usage de son nom patronymique ; Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.' Il n’est pas contesté que '[F] Fermetures’ constituait le nom commercial de l’entreprise individuelle exploitée par [M] [F] depuis la création de celle-ci le 1er septembre 2001, alors que le dépôt de cette marque N° 13 4 019 035 par l’appelante est intervenu le 11 juillet 2013 et publié le 2 août 2013. Ce nom commercial a été cédé avec le fonds de commerce à la SAS [F] NB Fermetures, appelante le 1er octobre 2018. Les dispositions de l’article ci-dessus énoncées n’ont pas été invoquées, ni a fortiori discutées par les parties, alors même qu’el es sont de nature à influer notablement sur l’issue du litige, tant sur la demande principale en contrefaçon, si cel e-ci s’avérait recevable, que sur la demande reconventionnelle. Il y a lieu dès lors d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces points et de surseoir à statuer sur les demandes en l’état. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L 713-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable le 3 janvier 2019, date de l’assignation,

Renvoie l’affaire à cette fin devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 19 septembre 2023 ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. P. – Signé : N. CUNIN-WEBER. -