NL20-0082 13/02/2023

DÉCISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711- 3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCÉDURE

1. Le 20 octobre 2020, la société de droit chinois YADEA TECHNIC GROUP CO., LTD. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 20-0082 contre la marque verbale n°19/4535825 déposée le 21 mars 2019 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°19-28 du 12 juillet 2019.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; distributeurs automatiques ; robots (machines) ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel ; Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Classe 41 : activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de noms de domaine sur Internet ».

3. Le demandeur invoque quatre motifs relatifs de nullité à savoir :

— Un risque de confusion avec l’enregistrement international n° 1102684 du 9 décembre 2021, régulièrement renouvelé en 2021, désignant la France, et portant sur le signe ci- dessous reproduit :

Cet enregistrement a fait l’objet d’une invalidation partielle pour sa partie française, inscrite à la Gazette 2022/35 du 15 septembre 2022 ;

— Une atteinte à ce même enregistrement international, au titre du « Dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque » ;

— Une atteinte au nom de domaine globalyadea.com réservé le 13 février 2017 et détenu par une société filiale ;

— Une atteinte au nom de domaine yadea.com réservé le19 avril 2002 et dont il est titulaire.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

Le demandeur y sollicite la tenue d’une audition, précise être le « leader mondial dans le domaine de la fabrication de scooters et vélos électriques, secteur naissant en France » et indique que la société YADEA France dont le titulaire de la marque contestée est le gérant a été son distributeur en France entre 2015 et 2019.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il requiert la nullité totale de la marque contestée aux motifs que celle-ci:

— Porterait atteinte à la partie française de l’enregistrement international antérieur YADEA : le demandeur soulève un risque de confusion entre la marque contestée et sa marque antérieure, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, de la quasi-identité des signes et de la distinctivité intrinsèque importante de la marque antérieure en France ;

— Porterait atteinte à ses noms de domaine globalyadea.com et yadea.com : il fournit à cet égard les annexes 6, 16 bis, 16 ter et 17 aux fin de démontrer l’exploitation non seulement locale en France de ces noms de domaine pour la vente de scooters électriques et invoque un risque de confusion entre ceux-ci et la marque contestée au regard des produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention » ;

— Constituerait un dépôt non autorisé par le titulaire de la marque contestée, agent en France du demandeur : Le titulaire de la marque contestée est le dirigeant de la société YADEA France, laquelle a été l’agent en France de la société demanderesse par le biais d’un contrat de distribution ; en outre la marque contestée, ainsi que plusieurs marques contenant le terme YADEA, ont été déposées sans l’autorisation du demandeur démontrant ainsi la mauvaise foi du titulaire.

Le demandeur fournit les pièces suivantes à l’appui de sa demande :

ANNEXE 1 = copie de la marque internationale antérieure invoquée n° 1102684 (désignant la France) à partir des bases de l’OMPI ; ANNEXE 1bis = copie de la marque antérieure invoquée à partir de la base de l’INPI ; ANNEXE 1ter = Article du 22/06/2020 sur le magazine Automobile-propre.com (https://www.automobile-propre.com/volkswagen-veut-devenir-un-geant-du-logiciel-automobile/); ANNEXE 2 = article du 5/09/2016 du site Internet ebike-generation.com (https://www.ebike- generation.com/actus/yadea-z3-scooter-electrique-chinois-europe/); ANNEXE 3 = article du CIDJ ventant la formation de Designer automobile (https://www.cidj.com/metiers/designer-designeuse-automobile); ANNEXE 4 = copie Whois du nom de domaine globalyadea.com et certificat d’enregistrement ; ANNEXE 5 = traduction du certificat d’incorporation de la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd, et certificat original ; ANNEXE 6 = copie Whois du nom de domaine yadea.com et certificat d’enregistrement ; ANNEXE 7 = Extrait Kbis de la société YADEA FRANCE ; ANNEXE 7bis = Historique des inscriptions modificatives sur la dénomination YADEA FRANCE ; ANNEXE 8 = contrat de distribution entre la société Wuxi Yadea Export-Import Co Ltd (filiale de la Demanderesse) et YADEA FRANCE (société du titulaire de la marque contestée) ; ANNEXE 9 (de l’Annexe 9-1 à 9-7bis) = échanges d’emails et factures entre les deux parties à l’action ; ANNEXE 10 = documents officiels (déclarations de douanes, connaissements, factures) entre les deux parties à l’action ; ANNEXE 11 = copie des marques que Mr B a déposé en violation des droits de la Demanderesse, et ce postérieurement à la marque antérieure invoquée au nom de la Demanderesse ; ANNEXE 12 = Courrier officiel de la Demanderesse remettant en cause le contrat de distribution ; ANNEXE 13 = Acte de fin du contrat de distribution ; ANNEXE 14 = copie d’écran du site Internet de la Demanderesse ; ANNEXE 15 = copie du site Internet de la Défenderesse mentionnant la société Demanderesse ; ANNEXE 16 = copie du site Internet de la Défenderesse ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

ANNEXE 16bis = copie du site Internet de la Demanderesse ; ANNEXE 16ter = copie du site Internet de la Demanderesse ; ANNEXE 17 = mention, sur le site Internet de la Demanderesse, du Distributeur en France.

5. Le 10 novembre 2020, une notification d’irrecevabilité a été adressée au demandeur, les droits antérieurs sur lesquels étaient fondés la demande en nullité n’appartenant pas au même titulaire.

Le même jour, un courrier a été adressé au demandeur l’informant qu’il n’était pas possible, ainsi qu’il le souhaitait, de modifier le récapitulatif de la demande afin d’y « ajouter la mauvaise foi du déposant aux motifs absolus ».

La demande en nullité a été régularisée dans le délai d’un mois imparti, le demandeur ayant renoncer à invoquer le nom de domaine globalyadea.com détenue par sa filiale, de sorte que l’irrecevabilité a été levée, ce dont les parties ont été informées.

6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire le représentant devant l’Institut dans le cadre d’une autre procédure l’opposant au demandeur.

7. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur, ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, reçu le 28 décembre 2020. Cette notification l’informait également que la partie française de l’enregistrement international n°1102684 sur lequel est notamment fondée la demande en nullité faisait l’objet d’une demande en déchéance introduite devant l’Institut, de sorte que conformément à l’article R. 716-9 2° du Code de la propriété intellectuelle, la phase d’instruction était suspendue.

Le demandeur a quant à lui été informé de la suspension dès l’origine de la procédure en nullité par courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, reçu le 29 décembre 2020.

8. Le 27 juillet 2021, l’Institut a rendu une décision statuant sur la demande en déchéance formée à l’encontre de l’enregistrement international n°1102684 et désignant la France, servant de base à la présente demande en nullité. Par conséquent, suite à l’inscription de cette décision à la Gazette de l’OMPI, les parties ont été informées de la reprise de la présente procédure en nullité, par un courrier en date du 15 septembre 2022, reçu par les parties le 19 septembre 2022.

La notification adressée au titulaire de la marque contestée l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par le titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 21 novembre 2022, les 19 et 20 novembre tombant un samedi et un dimanche.

Ce courrier précisait également que, par application de l’article 6 de la décision du Directeur Général de l’INPI relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance de marque, la demande d’audition formulée par le demandeur dans son exposé des moyens ne pouvait être accordée dès lors qu’aucune observation n’a été présentée par le titulaire de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

A- Sur le droit applicable

10. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019.

11. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 21 mars 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.

12. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

13. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

14. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».

15. L’article L.713-3 du code précité précise quant à lui que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

16. Par ailleurs, en application de l’article L.711-4 précité qui établit une liste non exhaustive des droits antérieurs et conformément à la jurisprudence (notamment CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à un nom de domaine antérieur.

17. Enfin, l’article 6 septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, d’application directe en France, dispose que :

« 1) Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’alinéa 1) ci-dessus, le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation. […] ».

18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

B- Sur le fond

1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure complexe YADEA et la marque contestée 19. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n°19/4535825 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec l’enregistrement international n°1102684 désignant la France. 20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

21. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

a) Sur les produits et services

22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

23. En l’espèce, la demande en nullité sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition de forums en ligne ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; location de véhicules ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». 24. A l’appui de sa demande, le demandeur invoque les produits suivants : « Véhicules électriques; motocyclettes; bicyclettes électriques; tricycles électriques; mini-motocyclettes motocyclettes alimentées par batterie; cyclecars; vélomoteurs; mini-motocyclettes alimentées par batterie; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ».

Toutefois, par suite d’une décision de l’Institut rendu le 27 juillet 2021, devenue définitive, le demandeur a été déchu de ses droits sur la partie française de l’enregistrement international antérieur invoqué, à compter du 9 juin 2020 pour les produits suivants : « Véhicules électriques autres que les scooters ; motocyclettes autres que les scooters ; bicyclettes électriques; tricycles électriques; mini-motocyclettes ; motocyclettes alimentées par batterie autres que les scooters ; cyclecars ; vélomoteurs; mini-motocyclettes alimentées par batterie; véhicules à locomotion par terre autre que les scooters ; véhicules à locomotion par air, par eau et sur rail ».

Par conséquent, le libellé de la marque antérieure à prendre en compte est le suivant : « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters ». 25. En l’espèce, les « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; location de véhicules » apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.

26. En revanche, les « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; poussettes ; chariots de manutention » de la marque contestée, qui s’entendent d’engins destinés au transport de personnes ou de biens par la voie des airs ou des eaux, d’équipements de puériculture et de machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure qui désignent des engins à deux ou trois roues servant à transporter des personnes par voie terrestre.

Les produits précités ne sont donc pas similaires.

27. Les produits de « Tabac ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » de la marque contestée, ne sont à l’évidence pas similaires aux « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, ces produits présentant des nature, fonction et destination distinctes.

A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel l’enregistrement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

la marque contestée pour de tels produits pourrait lui porter préjudice dès lors que la similarité entre des produits dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion doit être déterminée en fonction des produits tels que libellés, et des facteurs pertinents tels que rappelés au point 22, indépendamment de l’existence d’un préjudice réel ou supposé. Reconnaître un lien de similarité entre des produits présentant de telles disparités reviendrait en effet à méconnaître le principe de spécialité.

28. Les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données » de la marque contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules électriques, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque contestée, la mise en œuvre des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers.

A cet égard, le demandeur indique que les logiciels et produits y afférant « sont aujourd’hui indispensables au fonctionnement des véhicules ». Il fournit à l’appui de son argumentation un article publié sur Internet intitulé « Volkswagen veut devenir un géant du logiciel automobile » et portant sur le développement par ce constructeur automobile de sa propre expertise/filiale dédiée au développements de programme intégrés aux voitures ainsi qu’un article démontrant que ses propres scooters électriques contiennent des logiciels embarqués.

Toutefois, cette circonstance, qui ne revêt aucun caractère obligatoire, ne saurait permettre d’établir un lien de complémentarité entre les produits et services précités dès lors qu’elle apparait trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Par ailleurs, la fourniture de seulement deux exemples de constructeur de véhicule, dont l’un concerne en outre le demandeur, n’est pas suffisante à démontrer une diversification des entreprises de ce secteur.

Ainsi, les produits et services précités ne sont pas similaires.

29. Les « détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; audits en matière d’énergie » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, l’ensemble de ces produits et services étant mis en œuvre indépendamment les uns des autres.

Ils ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement à ce qu’indique le demandeur.

30. Les « cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure. En effet, les premiers, destinés à des appareils de locomotion mus par l’action des pieds sur des pédales, n’ont pas pour objet les seconds qui sont des scooters.

Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

31. Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; mise à disposition de forums en ligne » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds.

Il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre ces services et produits, contrairement à ce que soutient le demandeur, que « la distribution des produits [de la marque antérieure] nécessite forcément des actions publicitaires ». En effet, ce critère est trop général et reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque contestée un très grand nombre de produits et services en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif.

Ainsi, les services et produits précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires.

32. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, ces services et produits étant rendus indépendamment les uns des autres.

Le demandeur souligne à cet égard que les services de la marque contestée sont indispensables au fonctionnement d’une société qui fabrique et vend des véhicules. Toutefois, retenir un critère aussi général et qui, au surplus, ne présente aucun caractère obligatoire, reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque contestée de très nombreux produits en l’absence de lien de complémentarité nécessaire et exclusif.

Les services et produits précités ne sont donc pas similaires.

33. Les services de « Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, la réalisation des premiers n’impliquant pas nécessairement le recours aux seconds.

Les services et produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

34. Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

35. Le service de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la marque contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, le premier n’ayant pas pour objet les seconds.

Les service et produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

36. Les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la marque contestée de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules électriques, à savoir scooters ; motocyclettes, à savoir scooters ; motocyclettes alimentées par batterie, à savoir scooters ; véhicules à locomotion par terre à savoir scooters » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds.

S’il est vrai, comme le relève le demandeur, qu’il existe des « designers automobiles », cette circonstance ne saurait pour autant établir un lien de complémentarité nécessaire et exclusif entre les services et produits précités, de sorte qu’ils ne sont pas similaires.

37. En conséquence, les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition de forums en ligne ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

b) Sur les signes 38. La marque contestée porte sur la dénomination ci-dessous reproduit :

39. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

40. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

41. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

L’impression d’ensemble produite par les signes

42. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination. La marque antérieure est quant à elle composée d’une dénomination présentée dans une police d’écriture particulière.

43. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la même dénomination YADEA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.

44. Ils diffèrent par la police d’écriture particulière du signe antérieur.

45. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra point 47 à 49).

46. Les signes en présence présentent ainsi de très grandes similitudes visuelles et une identité phonétique, générant des ressemblances d’ensemble.

Les éléments distinctifs et dominants des signes

47. La dénomination YADEA apparait distinctive au regard des produits et services en cause.

48. Par ailleurs, cette dénomination, constitutive du signe contesté, présente un caractère dominant dans la marque antérieure.

En effet, la présentation adoptée, à savoir la police d’écriture particulière, n’altère pas la lisibilité de la dénomination YADEA et son caractère immédiatement perceptible.

49. Par conséquent, les signes présentent de très grandes ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

c) Autres facteurs pertinents

50. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

51. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.

52. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

53. En l’espèce, le demandeur indique que la marque antérieure bénéficie d’une distinctivité importante sans toutefois le démontrer.

54. Ainsi, en l’absence d’élément justifiant d’un degré accru de distinctivité, il convient de considérer que la marque antérieure complexe YADEA est dotée d’un caractère distinctif normal.

d) Appréciation globale du risque de confusion

55. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

56. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services cités au point 25, des ressemblances d’ensemble entre les signes, de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

57. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 37. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce.

58. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits cités au point 25, à savoir les « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; location de véhicules » sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur n°1102684 désignant la France.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine yadea.com et la marque contestée 59. Le demandeur fait valoir que son nom de domaine antérieur yadea.com est exploité pour les activités suivantes : « promotion et vente de scooters électriques ; fourniture d’informations techniques sur les scooters électriques ».

60. Il précise au préalable que la page de présentation du site yadea.com, fait apparaitre un onglet « International », lequel propose un lien vers l’extension française https://fr.yadea.com.

Il ajoute que cette extension française du site yadea.com, est rédigé en français, présente les produits et services ainsi que l’histoire et l’évolution de la société demanderesse. Il joint à cet égard une copie écran non datée du site internet fr.yadea.com intitulée « Notre entreprise » indiquant que son « réseau de distribution global s’étend sur plus de 77 pays à travers le monde ».

Il fournit également les annexes : - Annexe 6 : copie Whois du nom de domaine yadea.com et certificat d’enregistrement démontrant que ce nom de domaine est enregistré depuis le 19 avril 2002 ;

- Annexe 16 bis : copie du site Internet fr.yadea.com décrivant les caractéristiques techniques de scooters électriques et datée du 16 octobre 2020 ;

- Annexe 16ter : copie du site Internet fr.yadea.com présentant quatre modèles de scooters électriques et datée du 16 octobre 2020 ;

- Annexe 17 : copie du site Internet fr.yadea.com, datée du 16 octobre 2020, listant les « revendeurs Yadea France » avec une adresse postale située à Paris et un numéro de téléphone en France.

61. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).

62. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).

63. La marque contestée a été déposée le 21 mars 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date.

64. En l’espèce, si les annexes 16 bis, 16 ter et 17 telles que décrites supra permettent de constater que le site Internet http://fr.yadea.com décrit techniquement et fait la promotion de scooters électriques, aucun document ne démontre que le nom de domaine invoqué, à savoir yadea.com, permet d’accéder à ce site Internet, le demandeur se contentant simplement de l’affirmer.

65. En tout état de cause, l’ensemble des pièces apportées ne permet pas de justifier d’une exploitation effective du nom de domaine invoqué antérieurement au dépôt de la marque contestée dès lors que l’annexe 6 n’apporte que des indications sur la titularité et la réservation du nom de domaine yadea.com, et que les annexes 16 bis, 16 ter et 17 sont datées postérieurement au dépôt de la marque contestée, et ne rapportent pas de faits qui seraient antérieurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

66. Au surplus, il ne peut être tiré de ces documents aucune informations précises et tangibles permettant par exemple de jauger la fréquentation effective du site par des clients potentiels, partenaires et/ou concurrents, et la situation géographique des internautes intéressés.

67. Ainsi, le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom de domaine antérieur yadea.com pour des activités de « promotion et vente de scooters électriques ; fourniture d’informations techniques sur les scooters électriques » au jour du dépôt de la marque contestée soit le 21 mars 2019, la connaissance de ce nom de domaine invoqué sur le territoire national ne saurait, en conséquence, être davantage établie.

68. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine antérieur yadea.com, le demandeur n’ayant pas démontré que celui-ci était effectivement exploité pour les activités revendiquées au jour du dépôt de la marque contestée et bénéficiait d’une connaissance sur le territoire national. 69. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom de domaine antérieur yadea.com est rejetée.

3. Sur le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant en France sans son autorisation

70. Il ressort du récapitulatif de la demande en nullité, que le demandeur sollicite la nullité de la marque contestée notamment au motif qu’elle aurait été déposée par son agent ou son représentant en France sans son autorisation et se fonde à cet égard sur l’enregistrement international antérieur n° 1102684, portant sur le signe complexe YADEA, en ce qu’il désigne le territoire « international ».

Il fournit à cet égard, au titre de l’existence du droit antérieur (dépôt non autorisé), un document consistant en un extrait de la base de données des marques de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à savoir la notice de l’enregistrement international n°1102684, sur laquelle figure la liste des Etats pour lesquels une protection a été demandée.

Dans son exposé des moyens, il fait notamment valoir que le titulaire de la marque contestée a été l’agent en France du demandeur et que la marque litigieuse a été déposée sans l’autorisation du demandeur et de mauvaise foi.

Il précise à cet égard être « le leader mondial dans la fabrication, la production et la vente de vélos électriques, trottinettes électriques, et scooters électriques, ainsi que leurs pièces détachées » et relève que le titulaire de la marque contestée « n’avait aucune raison légitime de vouloir déposer la marque YADEA en France, cette marque y étant déjà protégée par la Demanderesse (en raison de sa marque internationale n° 1102684 désignant la France) ».

71. L’article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La demande en nullité […]

est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 2° Le cas échéant, les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués […] ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

72. A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « I.- Le demandeur fournit :

1°) Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : […] k) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à une marque protégée dans un Etat membre de l’Union de Paris au sens de l’article L. 711-3 III du code précité : […]

—  L’indication des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité ; - Les pièces de nature à établir l’existence de ce cette marque et sa protection dans cet Etat membre, et à en définir la portée. »

En cas de demande en nullité fondée sur plusieurs droits antérieurs, le demandeur est tenu d’apporter les informations et pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués. […] ».

4° ) L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité (…) est fondée ».

73. Il ressort des textes précités qu’il appartient au demandeur d’indiquer clairement les produits et services figurant dans le libellé de la marque antérieure et servant de base à sa demande. Et ce, afin de démontrer que ces produits apparaissent identiques ou étroitement liés à ceux de la marque contestée (Voir supra point 17, article 6 septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; sur l’interprétation de cet article, CJUE, 11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, § 64 à 70).

74. Or, en se contentant d’affirmer que la société demanderesse « est devenue le leader mondial dans la fabrication, la production et la vente de vélos électriques, trottinettes électriques, et scooters électriques, ainsi que leurs pièces détachées » et que le titulaire de la marque contestée « n’avait aucune raison légitime de vouloir déposer la marque YADEA en France, cette marque y étant déjà protégée par la Demanderesse (en raison de sa marque internationale n° 1102684 désignant la France) », sans indiquer précisément les produits invoqués de la marque antérieure à l’appui de sa demande, le demandeur ne permet pas d’apprécier la portée réelle de son droit antérieur et ne satisfait donc pas aux conditions des dispositions précitées.

75. En outre, le demandeur ne développe aucune argumentation de nature à démontrer que les produits de la marque antérieure apparaissent identiques ou étroitement liés à ceux de la marque contestée, qui sont nombreux et relèvent de 18 classes distinctes de produits (voir supra point 2).

Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.

76. Par conséquent, le fondement du dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant du titulaire de l’enregistrement international antérieur YADEA n°1102684 désignant la France est rejeté.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

C- Conclusion 77. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; location de véhicules » en ce qu’elle porte atteinte à la marque antérieure invoquée (point 58).

78. L’atteinte à la marque antérieure n’est en revanche pas démontrée pour les produits et services suivants : «équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; mise à disposition de forums en ligne ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données) » (point 57).

79. Sont rejetés les autres motifs de nullité invoqués à savoir :

- L’atteinte au nom de domaine antérieur (point 69)
- Le dépôt non autorisé par l’agent ou le représentant en France sans son autorisation (point 76).

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL20-0082 est reconnue partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n°19/ 4535825 est déclarée nulle pour les produits et services suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; location de véhicules ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI