OPP 22-0545 19/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

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La société STEPONE TECH OY (société de droit finlandais) a déposé le 16 décembre 2021 la demande d’enregistrement n°4826790 portant sur le signe verbal EFLEXFUEL. Le 8 février 2022, la société TREK BICYCLE CORPORATION (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FUEL déposée le 8 décembre 2008 et régulièrement renouvelée sous le 001648427, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

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Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 décembre 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16 décembre 2016 au 16 décembre 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Bicyclettes, cadres de bicyclettes, roues de bicyclettes et leurs pièces, pièces de bicyclettes ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Diverses publicités ou articles parus en France dans le journal VELO TOUT TERRAIN en 2017, 2019 et 2020 (annexe 1) ;

- Des guides distributeurs français de 2020 et 2021 (annexes 2-A et 2-B) ;

- Factures de vélos ou diverses pièces s’y rapportant, à destination de la France datées de 2017 à 2020 (annexe 3-A). Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente et portent sur le territoire français.

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Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée (publicités, articles, factures) font état d’un usage sérieux de la marque antérieure FUEL, sous une forme certes modifiée. Ainsi, dans les pièces communiquées par la société opposante, il est possible de voir la marque antérieure présentée notamment sous les formes verbales ou complexes suivantes, lesquelles peuvent également être suivies de numéros :

- TRECK FUEL
- TOP FUEL
- TRECK TOP FUEL
- FUEL EX Ces mentions apparaissent également sur les factures communiquées par la société opposante afin d’identifier les produits vendus. Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En l’espèce, l’utilisation de la marque FUEL est associée à des termes faiblement distinctifs (TREK constituant une marque ombrelle et pouvant renvoyer à la nature tout terrain des produits couverts par la marque antérieure, TOP étant laudatif, EX constituant une référence technique et les numéros renvoyant quant à eux à des séries de produits) qui ne viennent pas altérer le caractère distinctif de la marque antérieure, de sorte que les documents communiqués par la société opposante sont de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Sur l’usage pour les services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, à savoir les services de « Bicyclettes, cadres de bicyclettes, roues de bicyclettes et leurs pièces, pièces de bicyclettes ».

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En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la société opposante et mentionnées précédemment concernent bien des bicyclettes et diverses pièces de bicyclettes, contrairement à ce que soutient la société déposante. Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la marque antérieure FUEL pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les « Bicyclettes, pièces de bicyclettes ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Moyens de transport ; Véhicules terrestres, aériens et nautiques ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres ; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ; Machines motrices pour véhicules terrestres ; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; Chaînes motrices pour véhicules terrestres ; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ; Embrayages pour véhicules terrestres ; Tuyaux d’alimentation en carburant pour véhicules ; Alarmes à distance pour véhicules terrestres ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits pris en compte sont les suivants : « Bicyclettes, pièces de bicyclettes ».

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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EFLEXFUEL. La marque antérieure porte sur le signe verbal FUEL. La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun l’élément FUEL, constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement les signes en présence se différencient par leur structure et leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) du fait de la séquence d’attaque EFLEX dans le signe contesté. Phonétiquement, ces signes se distinguent nettement par leur rythme (trois syllabes pour la demande d’enregistrement contestée / une pour le marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque. A cet égard, le caractère inhabituel de la lettre X ainsi que la longueur de la séquence d’attaque EFLEX accroissent la différence de perception entre les deux signes. Par ailleurs, l’opposant ne peut affirmer que les consommateurs isoleront la séquence FUEL dans le signe contesté aux motifs que les éléments E et FLEX constituent respectivement

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l’« abréviation du terme « électronique » » et « l’abréviation du mot « flexible» ». En effet, rien, notamment dans la présentation du signe contesté, ne peut conduire les consommateurs à détacher la lettre E et l’élément FLEX, lesquels forment la séquence d’attaque EFLEX, parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions d’oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs. Le signe contesté EFLEXFUEL n’est donc pas similaire à la marque antérieure FUEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté EFLEXFUEL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.