OPP 22-0863 09/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

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Madame L C a déposé le 3 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 823 044 portant sur le signe complexe HAPPY KINÉSIO. Le 24 février 2022, la société KINESIO IP LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe KINESIO, déposée le 10 avril 2012, enregistrée sous le n° 010795367 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Emplâtres, matériel pour pansements; bandes thérapeutiques; bandes élastiques à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; éducation; formation; éducation et fourniture de formations, cours et instructions en matière de rééducation physique et application de bandes thérapeutiques,

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bandes élastiques et bandes adhésives; services médicaux; services de rééducation physique, y compris services de rééducation physique par le biais de l’application de bandes thérapeutiques, bandes élastiques et bandes adhésives; services de certification et assurance de la qualité en matière de rééducation physique et application de bandes thérapeutiques, bandes élastiques et bandes adhésives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « formation; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, le service d’ « organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions et des jeux pour le public en vue de les divertir n’entre pas dans la catégorie générale des services de « formation » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. En effet, le premier relève de la catégorie générale du divertissement tandis que les seconds relèvent de la catégorie générale de l’éducation, les services précités ne s’adressent donc pas au même public, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, le service d’ « organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services répondent à des besoins distincts (se divertir, pour les premiers / s’instruire, pour les seconds), ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (organismes spécialisés dans le divertissement et l’organisation de concours pour les premiers / établissements d’enseignement et de formation pour les seconds). Les services précités ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations rendues par des maisons d’édition visant à mettre à disposition des ouvrages et des périodiques pour le compte de leurs auteurs ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers étant des services de mise à disposition d’œuvres littéraires, ils n’ont pas vocation directe à instruire le public à l’instar des seconds.

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En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas fréquemment proposés par les mêmes prestataires (éditeurs, bibliothèques, pour les premiers / établissements de formation pour les seconds). Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers, qui n’ont pas pour objet direct d’instruire, ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés aux seconds, lesquels n’ont pas obligatoirement recours aux premiers pour leur réalisation. Les services précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HAPPY KINÉSIO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe KINESIO, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs tandis que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal, d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal KINESIO, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme HAPPY, d’éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs, ainsi que par celle dans la marque antérieure d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que l’élément verbal KINESIO, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme KINESIO présente un caractère dominant en ce que le terme HAPPY qui le précède, signifiant « heureux », se rapporte directement à l’élément verbal KINESIO pour le qualifier, le mettant ainsi en exergue.

En outre, les éléments figuratifs, la présentation particulière ainsi que les couleurs du signe contesté et l’élément figuratif et la calligraphie particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces éléments n’altèrent pas la

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lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal KINESIO commun aux deux signes. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté HAPPY KINÉSIO est donc similaire à la marque complexe antérieure KINESIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté HAPPY KINÉSIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « formation; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.