OPP 22-0839 10/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S E H, a déposé le 3 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4822659 portant sur le signe verbal JOHAR PARIS. Le 23 février 2022, la société TITECA-BEAUPORT FINANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JOHO, déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le n°4798718. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. SUR LA PROPOSITION DE RENONCER A MARQUE « JOHAR PARIS » Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante affirme que sa marque « sera abandonnée au profit de « Dar Johar », marque déposée auprès de l’INPI le 27/05/2022 ». Toutefois, cette proposition, qui est susceptible de s’apparenter à un retrait de la demande d’enregistrement, n’étant pas effectuée suivant les formes requises, ne saurait être prise en considération. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au refus provisoire émis par l’Institut et réputé accepté par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : «bijouterie ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bijouterie et pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d’oreilles, broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), statues ou figurines (statuettes) ; boutons de manchettes, épingles de cravates; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médaille». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les articles de «bijouterie; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France» de la demande d’enregistrement sont manifestement identiques aux articles de «Bijouterie» de la marque antérieure A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant reposant sur les différences d’activités des parties et notamment sur le fait que la société opposante « semble être active dans le domaine de l’édition d’un magazine sous forme papier et digital traitant de la bijouterie et de la joaillerie » et qu’ «il n’y a manifestement pas de vente en boutique ou en ligne de modèles et créations originales » ou encore que le déposant « ne compte pas éditer de magazine sous format papier ou digital à ce stade » et que son « activité correspond à une boutique de bijoux en ligne avec possibilité de vente en magasin en cas de développement ». Par ailleurs, le déposant invoque le fait que l’activité de la société opposante semble avoir lieu dans la zone des Caraïbes. Toutefois, ces arguments sont inopérants car la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition est effectuée au vu des produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe reproduit, ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement les dénominations JOHAR et JOHO sont de longueur proche (cinq et quatre lettres) et comportent les trois lettres d’attaque JOH, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ces deux dénominations se prononcent pareillement en deux temps et commencent par les mêmes sonorités d’attaques. Les dénominations JOHAR et JOHO se différencient par la substitution des lettres AR à la lettre O, dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une et deux lettres, situées en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence d’attaque JOH, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel. Par ailleurs, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les signes, au motif que le terme « « Johar » signifie « joyau ou perle fine » en arabe » et qu’il constitue également «un prénom d’origine arabe» alors que la marque antérieure ne comporte aucune signification. Toutefois, il est peu probable que ces significations soient perçues par les consommateurs français concernés. Ces signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes JOHAR et JOHO apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Le terme JOHAR apparait également dominant au sein du signe contesté compte tenu de sa position d’attaque et du fait que le terme PARIS qui le suit est descriptif de l’origine des produits visés. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté JOHAR PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure JOHO. Enfin, sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux efforts, recherches et dépenses qu’il a pu réaliser ou encore selon lequel « il n’y avait pas d’attention malveillante», dès lors que la bonne foi du déposant est inopérante en matière de contrefaçon d’une marque antérieure. De même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au choix du terme JOHAR. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ce signe. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services

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désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore renforcé par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JOHAR PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.