OPP 22-3660 Le 21/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B L et Monsieur B A H ont déposé le 17 juin 2022, la demande d’enregistrement n° 4 878 067 portant sur la dénomination AZILISS. Le 7 septembre 2022, la société OZALYS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OZALYS déposée et enregistrée le 29 mai 2015 sous le n° 4 184 495. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, les déposants ont invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de son droit antérieur. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

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Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 17 juin 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 juin 2017 au 17 juin 2022 inclus, pour les produits qui font l’objet d’une comparaison avec ceux de la demande d’enregistrement à savoir : « Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres (non à usage médical) pour le visage, le corps et les mains ; parfums ; huiles essentielles ; savons, y compris les savons liquides ; savons désinfectants ; masques de beauté ; shampooings ; lotions et sérums pour les cheveux (non à usage médical) ; mousses et baumes pour le soin des cheveux ; gels et cires pour les cheveux ; produits de rasage ; produits de maquillage et de démaquillage ; rouge à lèvres ; dépilatoires ; dentifrices ; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; médicaments à usage cutané ; pommades à usage médical et thérapeutique ; crèmes à usage médical et thérapeutique ; gels à usage médical et thérapeutique ; onguents à usage pharmaceutique, médical et thérapeutique ; baumes à usage médical et thérapeutique ; laits à usage médical et thérapeutique ; lotions à usage pharmaceutique, médical et thérapeutique ; préparations chimiques à usage médical et thérapeutique ; extraits de fleurs et extraits de plantes à usage médical et thérapeutique ; élixirs à usage médical et thérapeutique ; élixirs floraux et à base de plantes, à usage médical et thérapeutique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique, médical et thérapeutique ; préparations thérapeutiques pour le bain ; préparations médicales pour l’amincissement ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services d’aromathérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; assistance médicale ; services de cliniques médicales ; services médicaux ». Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits et services précités, la société opposante fourni notamment les pièces suivantes :

- De nombreux articles de presse (Annexes 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5) mentionnant la marque OZALYS y compris sous une forme figurative (mais qui n’en altère pas le caractère distinctif pour des produits cosmétiques.

- Des factures (Annexe 4_Partie 1 à Annexe 4_Partie11) éditées en grande partie sur la période pertinente à l’en-tête de la société OZALYS et qui mentionnent des références commençant par « OZ ».

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— Des extraits du site internet www.ozalys.com à différentes périodes entre 2017 et 2022 effectués à l’aide du site www.archive.org et montrant un usage pour des produits cosmétiques.

- Un tableau des produits vendus sous la marque OZALYS entre 2017 et 2022 sur le territoire français ainsi que le montant du chiffre d’affaire, attesté par un expert-comptable. Ainsi, les pièces fournies entrent dans la période à prendre en considération et concernent le territoire pertinent à savoir la France. Elles contiennent également des informations suffisantes concernant le volume commercial de l’usage, sa durée et sa fréquence. Les produis pour lesquels l’usage est prouvé relèvent donc, à l’évidence, de la catégorie générale des « cosmétiques » apparaissant dans le libellé de la marque antérieure. En revanche, les documents fournis ne permettant pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Ainsi, à défaut de lien établi par l’opposant entre les pièces fournies et les autres produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits et services. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « cosmétiques ». Sur la comparaison des produits et services La société opposante a limité la portée de l’opposition aux produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; savons désinfectants; savons médicinaux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salon de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée.

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A cet égard les déposants déclarent être « spécialisé[s] dans la vente de produits de beauté et de soins pour la peau […] à destination exclusivement des bébés et enfants ». Toutefois, cet argument est inopérant dès lors que cette précision ne fait pas échapper les produits précités à tout lien d’identité ou de similarité et qu’en outre, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En revanche, la société opposante n’établit pas un usage pour les produits avec lesquels les : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; savons désinfectants; savons médicinaux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains » sont comparés et aucun lien de similarité avec eux n’est donc établi. Un tel lien n’apparaît pas davantage à l’évidence. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AZILISS. La marque antérieure porte sur la dénomination OZALYS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Visuellement, les dénominations sont de longueur comparable (respectivement sept et six lettres) et possèdent trois lettres en commun (Z, L, et S) placées dans le même ordre ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque et centrales proches ([a-zi]/[o-za]) et finales identiques [lisse]. A ce titre et contrairement à ce que soutiennent les déposants, le signe contesté se lira en trois temps comme le signe contesté et non en une seule fois, conformément aux règles de prononciation de langue française. Par ailleurs, la présence commune de la lettre Z dont l’emploi est relativement peu fréquent dans la langue française confère aux signes une physionomie proche, tant visuellement que phonétiquement. Enfin intellectuellement et contrairement à ce que soutiennent les déposants, il n’est pas démontré que les consommateurs percevront le signe contesté comme se rapportant effectivement à un prénom féminin. Les dénominations seront donc perçues comme des dénominations de fantaisie, sans que le consommateur puisse y percevoir la référence à un prénom ou au terme « osée ».

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, le signe contesté apparait similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui n’ont pas été reconnus comme similaires. CONCLUSION En conséquence, la dénomination AZILISS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure OZALYS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salon de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.