OPP 22-3749 21/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLANDRIN CAPITAL SAS (SAS) a déposé le 30 juin 2022 la demande d’enregistrement n°22 4881387 portant sur le signe verbal PRIVATE EQUITY CLUB. Le 14 septembre 2022, la société ESCHENBACH OPTIK GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale CLUB, enregistrée le 6 octobre 1988 sous le n°528297 et désignant la France.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée; lunettes (optique); lunettes 3d; articles de lunetterie; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils optiques, notamment jumelles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « appareils et instruments optiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un équipement protégeant les yeux et le nez adapté à la plongée sous-marine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils optiques, notamment jumelles » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci.

Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PRIVATE EQUITY CLUB, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLUB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme CLUB, placé en position finale dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, les signes en présence diffèrent nettement par leur structure (trois éléments verbaux pour le signe contesté, une dénomination unique pour la marque antérieure), par leur longueur (dix-sept lettres pour le signe contesté, quatre lettres pour la marque antérieure), par leur rythme (six temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et par les sonorités d’attaque et centrale du signe contesté. Ils diffèrent également par l’évocation du signe contesté, renvoyant à un regroupement spécialisé dans le domaine du « private equity », expression en anglais comprise par le

consommateur français comme signifiant « capital-risque ou capital-investissement », absente de la marque antérieure. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme CLUB, certes distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes PRIVATE EQUITY, tels que précédemment définis, apparaissent parfaitement distinctifs pour les produits visés, et tout aussi perceptibles que le terme CLUB en raison de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie. Le terme CLUB n’est donc pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur dans le signe contesté, qui sera perçu dans son ensemble. Le signe verbal contesté PRIVATE EQUITY CLUB n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PRIVATE EQUITY CLUB peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CLUB.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.