OPP 22-3851 Le 21/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEGENTIC AS est titulaire de l’enregistrement international n° 1673859 du 12 mai 2022 portant sur le signe figuratif LEGENTIC et désignant la France. Le 20 septembre 2022, la société eGENTIC GmbH (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne eGENTIC déposée le 6 septembre 2021 et enregistrée le 18 janvier 2022 sous le n° 018552391.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition a été formée contre les produits et services suivants : « Logiciels informatiques pour la fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information; logiciels informatiques à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API); logiciels informatiques pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques pour le traitement de données; logiciels informatiques permettant la recherche et l’extraction de données; plateformes logicielles informatiques; logiciels pour le traitement d’images, de graphiques, de séquences audio, de séquences vidéo et de textes; logiciels de gestion de données volumineuses ; Analyses publicitaires; services de conseillers d’affaires et prestation de conseils commerciaux; traitement de données; traitement de données pour le recueil de données à usage commercial; services d’extraction de données; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement électronique de données; mise en place d’abonnements à des services Internet; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de compilation d’informations dans des registres informatisés ; Conception et développement de bases de données; services d’analyse de données techniques; analyses informatiques; services de programmation et conception informatiques; services de réseaux informatiques; programmation et maintenance informatiques de programmes d’ordinateur; services de programmation informatique à des fins d’analyse et de documentation commerciales; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; conception et développement de matériel informatique, logiciels et bases de données; services de conception de matériel informatique et de programmes informatiques; services de stockage électronique de données et archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; services de conseillers dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; programmation de logiciels informatiques de lecture, transmission et organisation de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur Internet; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique; conception et développement de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; services de conseillers en matière de conception et

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développement de programmes logiciels informatiques; services de conseillers en matière d’applications et réseaux informatiques en nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; mise à disposition pour utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; mise à disposition, pour une utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de solutions d’applications logicielles; développement de systèmes de traitement de données ». La société opposante a invoqué dans son exposé des moyens les services suivants : « Fourniture d’accès à des plateformes interactives et électroniques, en particulier de plates-formes internet de communication et d’échange de données et d’informations de tous types ». Or, si la société opposante peut compléter son opposition dans le délai d’un mois supplémentaire c’est « sous réserve [qu’elle] n’invoque [pas] d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle). Par conséquent, les produits et services à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition sont les suivants : « Applications logicielles pour téléphones mobiles, smartphones, tablettes informatiques, netbooks et ordinateurs portables, pour l’accès à et l’utilisation de réseaux sociaux et d’autres plateformes internet; Logiciels de gestion de banques de données dans le domaine des réseaux commerciaux et privés ainsi que développement et courtage de contacts commerciaux et privés ; Services d’agences de publicité; Exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; Informations d’affaires; Acquisition et maintien de clients par publicité par voie postale (mailing); Mise en pages à buts publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de présentation de sociétés sur Internet et autres médias; Diffusion d’annonces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Courtage pour des listes de noms et d’adresses; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Publicité par correspondance; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire; Mémorisation de messages, d’informations, d’images et de textes de tous types; Composition, systématisation, actualisation et maintenance de données dans des banques de données informatiques ; Fourniture de plateformes interactives et électroniques; Mise à disposition d’une plate-forme interactive pour l’échange d’informations, en particulier d’informations de contact de tous types; Mise à jour de logiciels (mise à jour); Gestion des utilisateurs et des droits dans des réseaux informatiques; Services de conseils en matière de conception de pages d’accueil et de pages Internet; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Conception et création de pages d’accueil et de pages Internet; Conception et création de pages d’accueil et de pages Web; Élaboration [conception] de logiciels; Services d’un programmeur informatique; Conseils EDP; Sauvegarde électronique de données; Stockage électronique de données; Programmation pour ordinateurs; Location de logiciels informatiques; Location de serveurs web; Maintenance de logiciels d’ordinateurs; Mise à disposition ou location d’espaces de stockage électronique (espace web) sur l’internet » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Les « Logiciels informatiques pour la fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information; logiciels informatiques à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API); logiciels informatiques pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques pour le traitement de données; logiciels informatiques permettant la recherche et l’extraction de données; plateformes logicielles informatiques; logiciels pour le traitement d’images, de graphiques, de séquences audio, de séquences vidéo et de textes; logiciels de gestion de données volumineuses ; Analyses publicitaires; traitement de données; traitement de données pour le recueil de données à usage commercial; services d’extraction de données; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement électronique de données; mise en place d’abonnements à des services Internet; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de compilation d’informations dans des registres informatisés ; Conception et développement de bases de données; services d’analyse de données techniques; analyses informatiques; services de programmation et conception informatiques; services de réseaux informatiques; programmation et maintenance informatiques de programmes d’ordinateur; services de programmation informatique à des fins d’analyse et de documentation commerciales; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; conception et développement de matériel informatique, logiciels et bases de données; services de conception de matériel informatique et de programmes informatiques; services de stockage électronique de données et archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; services de conseillers dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; programmation de logiciels informatiques de lecture, transmission et organisation de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur Internet; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; logiciels en tant que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique; conception et développement de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; services de conseillers en matière de conception et développement de programmes logiciels informatiques; services de conseillers en matière d’applications et réseaux informatiques en nuage; services de conseillers dans le domaine de l’ingénierie et des technologies de l’information; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; mise à disposition pour utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; mise à disposition, pour une utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de solutions d’applications logicielles; développement de systèmes de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « services de conseillers d’affaires et prestation de conseils commerciaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’agences de publicité; Acquisition et maintien de clients par publicité par voie postale (mailing); Mise en pages à buts publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Services de présentation de sociétés sur Internet et autres médias; Diffusion d’annonces publicitaires; Location d’espaces publicitaires sur Internet; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Courtage pour des listes de noms et d’adresses; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Services de préparation de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Publicité par correspondance; Publicité sur Internet pour le compte de tiers; Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire; Mémorisation de

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messages, d’informations, d’images et de textes de tous types; Composition, systématisation, actualisation et maintenance de données dans des banques de données informatiques » de la marque antérieure invoqués qui désignent des services de publicité, des services d’abonnement à des services de télécommunications, des services d’intermédiation commerciale, des services d’élaboration de contrats et de manipulation de données informatiques. Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Ainsi, ces services ne sont pas similaires. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LEGENTIC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination eGENTIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif en couleur alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les dénominations LEGENTIC/EGENTIC sont de longueur comparable (respectivement huit et sept lettres) et possèdent en commun la longue séquence –EGENTIC ainsi que les sonorités [gène]-[tique] et un rythme identique en trois temps, ce qui leur confèrent une physionomie et des sonorités des plus proches. La présence de la lettre L, placée en position d’attaque dans le signe contesté, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où les dénominations restent marquées par la longue séquence finale –EGENTIC entrainant une ressemblance d’ensemble à la fois visuelle et phonétique. Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif en couleur dans le signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduite à tempérer cette différence. En effet, la dénomination LEGENTIC apparait distinctive au regard des produits et services visés.

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Par ailleurs, l’élément figuratif n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination LEGENTIC, laquelle constitue l’unique élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé par le consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. Par conséquent, le signe figuratif LEGENTIC est donc similaire à la marque verbale antérieure eGENTIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LEGENTIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels informatiques pour la fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d’information; logiciels informatiques à utiliser en tant qu’interfaces de programmation d’application (API); logiciels informatiques pour la saisie, la transmission, le stockage et l’indexation de données et documents; logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques pour le traitement de données; logiciels informatiques permettant la recherche et l’extraction de données; plateformes logicielles informatiques; logiciels pour le traitement d’images, de graphiques, de séquences audio, de séquences vidéo et de textes; logiciels de gestion de données volumineuses ; Analyses publicitaires; traitement de données; traitement de données pour le recueil de données à usage commercial; services d’extraction de données; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; traitement électronique de données; mise en place d’abonnements à des services Internet; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de compilation d’informations dans des registres informatisés ; Conception et développement de bases de données; services d’analyse de données techniques; analyses informatiques; services de programmation et conception informatiques; services de réseaux informatiques; programmation et maintenance informatiques de programmes d’ordinateur; services de programmation informatique à des fins d’analyse et de documentation commerciales; services de conseillers dans le domaine de la sécurité informatique; conception et développement de matériel informatique, logiciels et bases de données; services de conception de matériel informatique et de programmes informatiques; services de stockage électronique de données et archivage de bases de données, d’images et d’autres données électroniques; services de conseillers dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; programmation de logiciels informatiques de lecture, transmission et organisation de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur Internet; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; logiciels en tant

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que services [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique; conception et développement de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; services de conseillers en matière de conception et développement de programmes logiciels informatiques; services de conseillers en matière d’applications et réseaux informatiques en nuage; logiciels en tant que service [SaaS]; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission d’informations; mise à disposition pour utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d’un site Web; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de données; mise à disposition, pour une utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; développement de solutions d’applications logicielles; développement de systèmes de traitement de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.