OPP22-4211 12/04/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G B a déposé le 27 juillet 2022 la demande d’enregistrement n° 4887729 portant sur la marque verbale PHENIX-AIR-CORP. Le 18 octobre 2022, la société CONTITECH AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes :

- marque verbale de l’Union européenne PHOENIX déposée le 17 avril 2009, enregistrée sous le n° 008224065, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

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— marque figurative de l’Union Européenne PHOENIX déposée le 17 avril 2009, enregistrée sous le n° 008224115, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque verbale PHOENIX Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs de suspension pour véhicules; véhicules électriques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Pièces non structurelles de véhicules, aucune n’étant conçue pour être utilisée avec des camions de gestion des déchets; Amortisseurs et ressorts de véhicules et leurs pièces, en particulier ressorts pneumatiques, ressorts à air comprimé, ressorts à gaz, unités d’approvisionnement en air pour systèmes de ressorts pneumatiques, amortisseurs et jambes de force pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Ressorts de suspension pour véhicules; Amortisseurs et amortisseurs de vibrations torsionnelles (excepté en tant que composants de moteurs de véhicules terrestres) pour véhicules, moteurs de véhicules, appareils de direction, cabines de véhicules et sièges de conducteurs; Paliers hydrauliques en tant que pièces de véhicules, compris dans la classe 12; Préformes en caoutchouc et combinaisons caoutchouc- métal pour amortir les chocs et transmettre l’énergie, comprises dans la classe 07; Chaînes de commande, courroies d’entraînement, courroies de commande, comprises dans la classe 12; Tuyaux de réfrigération, de chauffage, de freinage, de carburant, d’air de

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suralimentation, d’ huile, hydrauliques, en tant que pièces et accessoires de véhicules, compris dans la classe 12 ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Amortisseurs et ressorts de véhicules et leurs pièces, en particulier ressorts pneumatiques, ressorts à air comprimé, ressorts à gaz, unités d’approvisionnement en air pour systèmes de ressorts pneumatiques, amortisseurs et jambes de force pour véhicules; Ressorts amortisseurs pour véhicules; Ressorts de suspension pour véhicules; Amortisseurs et amortisseurs de vibrations torsionnelles (excepté en tant que composants de moteurs de véhicules terrestres) pour véhicules, moteurs de véhicules, appareils de direction, cabines de véhicules et sièges de conducteurs » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PHOENIX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé des trois éléments verbaux, séparés par des tirets, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les dénominations PHENIX de la demande contestée et PHOENIX de la marque antérieure (et constitutive de cette dernière), présentent des ressemblances visuelles prépondérantes (longueur proche, six lettres communes placées dans le même ordre et formant les séquences de lettres PH / ENIX), une identité phonétique ([fé-nix]) et intellectuelle (le terme PHOENIX sera immédiatement compris par le consommateur comme la traduction anglaise du terme PHENIX de la demande contestée).

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Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux AIR CORP en position finale au sein de la demande contestée (les éléments verbaux étant séparés par des tirets présentant un caractère accessoire). Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations PHENIX et PHOENIX sont distinctives au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure (dont elle est le seul élément constitutif). Le terme PHENIX est également dominant au sein de la demande contestée dès lors que le terme AIR, terme court, n’aura qu’un faible impact visuel et phonétique au sein de la demande contestée, et n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination PHENIX. En outre, le terme AIR est fortement évocateur pour une partie des produits de la demande contestée. Enfin, le terme CORP représente une abréviation usuelle du mot anglais « corporation », servant à désigner une société et revêt donc un caractère accessoire. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal PHENIX-AIR-CORP est donc similaire à la marque verbale antérieure PHOENIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B/ Sur le fondement de la marque figurative PHOENIX Sur la comparaison des produits

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Les produits de la demande d’enregistrement ayant tous été considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par l’ajout d’un élément graphique sur la gauche du signe. Cet élément n’est pas de nature à altérer la perception immédiate de l’élément verbal PHOENIX. Le signe verbal PHENIX-AIR-CORP est donc similaire à la marque figurative antérieure PHOENIX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, ayant déjà été reconnus identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure n° 008224065. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale PHENIX-AIR-CORP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.