OPP 22-4920 11/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société NEOLIVE (société par actions simplifiée) a déposé le 3 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4902453 portant sur le signe verbal BAIATA. Le 20 décembre 2022, la société Macdonald & Muir LIMITED (société de droit écossais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’existence d’un risque de Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

confusion avec l’enregistrement international portant sur le signe verbale BACALTA enregistré le 22 novembre 2016 sous le n°1328842 et désignant l’Union Européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Whisky; spiritueux et liqueurs; produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, ne sauraient prospérer les arguments du déposant selon lesquels « la classe 33 du requérant et différente de notre classe 32 » dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. En l’espèce, les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Whisky; spiritueux et liqueurs; produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) » de la marque antérieure ? 2

s’entendent de boissons contenant de l’alcool, de sorte qu’elles présentent les mêmes nature, fonction et destination. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, en apéritif et au cours des repas de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. En outre, ces produits s’adressent à la même clientèle et sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes et débits de boissons) ou dans les mêmes rayons ou des rayons très proches des grandes surfaces. A cet égard, si les « bières » de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques aux « produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) » de la marque antérieure invoquée dès lors que les « Bières » sont expressément exclues du libellé de la marque antérieure, ces produits n’en sont pas moins similaires en raison des ressemblances intrinsèques liées à leurs nature, usage et habitudes de consommation. Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. En outre, les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes fonction et destination que les « Whisky; spiritueux et liqueurs; produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) » de la marque antérieure. Ces produits répondent aux mêmes habitudes de consommation et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment à l’apéritif. En outre, malgré leur degré d’alcool distinct, ces produits sont présentés dans les mêmes rayons et sur les mêmes linéaires que les produits précités de la marque antérieure ou, à tout le moins, dans des rayons et des linéaires très proches. Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAIATA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BACALTA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un élément verbal proche, à savoir BAIATA pour le signe contesté et BACALTA pour la marque antérieure, (longueurs proches, respectivement six et sept lettres, dont cinq lettres placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant les séquences communes BA/A/TA, même rythme en trois temps, sonorités proches ([ba-ia-ta] pour le signe contesté et [ba-cal-ta] pour la marque antérieure), de sorte qu’ils présentent une physionomie et une prononciation proches. Ces dénominations diffèrent visuellement et phonétiquement par la substitution de la lettre I à la lettre C au sein du signe contesté et par la présence de la lettre L au sein de la marque antérieure.

Toutefois, ces différences, situées en milieu de signe, ne sont pas de nature à supprimer toute similitude entre les termes BAIATA et BACALTA qui restent visuellement et phonétiquement proches. Intellectuellement, le déposant soutient que « Bacalta » signifie « cuit au four » en gaélique écossais », et que « « BAIATA », […] désigne une petite « baie » en Niçois». Toutefois, il apparaît peu probable que le consommateur moyen des produits en cause perçoive spontanément les significations évoquées dont il n’est pas démontré qu’elles seraient particulièrement connues du grand public qui constitue le public pertinent. Par conséquent, les signes en présence seront perçus comme n’ayant pas de signification particulière en langue française. Le signe verbal contesté BAIATA est donc similaire à la marque verbale antérieure BACALTA. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « le mot « BACALTA » ne constitue que le nom d’une gamme de produit de la marque « GLENMORANGIE », ainsi le consommateur d’attention moyenne va reconnaître que la marque est bien « glenmorangie » et non « Bacalta » ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BAIATA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5