OPP 23-0188 06/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RAGNAROK GREECE (IKE) a déposé, le 25 octobre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 907 961 portant sur le signe verbal PHOENIX ALLIANCE. 1

Le 14 janvier 2023, la société PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal PHOENIX CONTACT, déposée le 28 octobre 2011, enregistrée sous le n° 1125907 et régulièrement renouvelée. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés), en particulier logiciels pour programmer, planifier, paramétrer, configurer et visualiser des composants, sections d’équipements et données d’équipements; Fourniture d’accès à des informations disponibles dans un réseau informatique, sous forme notamment d’assistance de recherche en ligne, fourniture d’accès à des bases de données. Planification de projets techniques et services de conseillers y relatifs, notamment en matière de conception, programmation, paramétrage et mise en exploitation d’usines; installation, maintenance et réparation de logiciels, notamment dans le domaine des systèmes d’automatisation, commande et régulation à rétroaction, à usage industriel; conception et réalisation de programmes de traitement de données, notamment pour dispositifs d’automatisation programmables; conception et développement de matériel informatique et logiciels, services de recherche, notamment dans le domaine de l’ingénierie, 3

du génie des communications, de l’ingénierie de commande et de l’ingénierie des logiciels; analyse technique d’équipements à utiliser dans les techniques de sécurité et/ou l’ingénierie des procédés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Au regard de l’argumentation de la société opposante, que l’Institut fait sienne, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOENIX ALLIANCE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : PHOENIX CONTACT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme PHOENIX, situé en attaque de chaque signe, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes ALLIANCE au sein du signe contesté et CONTACT au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PHOENIX apparaît distinctif au sein des signes en présence. 4

En outre, le terme PHOENIX présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme ALLIANCE qui désigne une union formée entre des entités ou des personnes à des fins communes et qui apparaît, de ce fait, faiblement distinctif au regard des services en cause (à savoir, des services rendus dans le cadre d’une telle alliance). Par ailleurs, il en va de même du terme PHOENIX au sein de la marque antérieure, lequel revêt un caractère dominant, en ce qu’il est suivi du terme CONTACT qui évoque soit « le domaine de l’électricité et de l’électronique » comme le souligne l’opposante, et se réfère, ainsi, à la connexion électronique, soit le contact entre une personne et un objet ou entre des personnes. Le terme CONTACT apparaît, dès lors, faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer l’objet des produits (à savoir, établir un contact, une connexion électronique) ou le mode de prestation des services (à savoir, des services rendus au moyen d’un contact entre des personnes ou d’une connexion entre une personne et un objet). Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté PHOENIX ALLIANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure PHOENIX CONTACT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PHOENIX ALLIANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale PHOENIX CONTACT. 5

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6