OPP 23-1004 08/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V R a déposé, le 5 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 926 021 portant sur le signe verbal NEMESIS GLOBAL UNDERGROUND. Le 24 mars 2023, la société TRANSPORT FOR LONDON (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

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— la marque verbale de l’Union européenne UNDERGROUND, déposée le 9 novembre 2007, enregistrée sous le n° 006419865 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative de l’Union européenne UNDERGROUND, déposée le 27 juillet 2004, enregistrée sous le n° 003966082 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 006419865 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement)

;

sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ».

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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Articles d’habillement et chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEMESIS GLOBAL UNDERGROUND. La marque antérieure porte sur le signe verbal UNDERGROUND. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Si les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme UNDERGROUND, comme le soutient la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux NEMESIS et GLOBAL, ce qui engendre de nettes différences de structure et de longueur (trois éléments verbaux totalisant vingt-quatre lettres en ce qui concerne le signe contesté, un seul élément verbal de onze lettres pour la marque antérieure). Les signes présentent donc des physionomies très différentes. Phonétiquement, ces signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en huit temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales, compte tenu de la présence des termes NEMESIS et GLOBAL au sein du signe contesté.

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Il en résulte donc une impression d’ensemble très différente entre les signes en présence, pris dans leur globalité, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer. A cet égard, si le terme UNDERGROUND, commun aux deux signes, apparaît doté d’un caractère distinctif normal au regard des produits en cause, il ne revêt pas pour autant de caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, au sein du signe contesté, ce terme UNDERGROUND se trouve en position finale et est précédé des termes NEMESIS et GLOBAL, lesquels sont positionnés sur une même ligne et dans une même police de caractères. En outre, l’élément verbal NEMESIS sera au moins tout autant, voire davantage susceptible de retenir l’attention du consommateur, étant positionné en attaque et apparaissant parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme UNDERGROUND ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté, qui percevra le signe dans son ensemble. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté NEMESIS GLOBAL UNDERGROUND n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure UNDERGROUND. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 003966082 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Articles d’habillement et chapellerie ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes

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La marque antérieure porte sur le signe figuratif UNDERGROUND, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il en diffère par la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière qui ne font que renforcer l’impression d’ensemble très distincte entre les signes en cause. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficieraient les marques antérieures pour les produits invoqués, et fournit à cet égard trois documents, à savoir un extrait de l’encyclopédie Wikipédia sur le métro de Londres (ou « London Underground » en anglais), un document rédigé en anglais sur le tourisme français en Grande-Bretagne en 2019, et un catalogue, de source interne, rédigé en anglais, faisant notamment apparaître des produits vestimentaires revêtus des marques antérieures. Toutefois, ces pièces ne sauraient suffire à établir une connaissance particulière des marques antérieures auprès du public concerné, à savoir les consommateurs français, pour les produits invoqués, en l’absence notamment d’indications de sources externes quant aux ventes des produits en cause ou à la position de ces marques sur le marché de ces produits.

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En tout état de cause, celle-ci ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les signes compte tenu de leurs différences prépondérantes. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEMESIS GLOBAL UNDERGROUND peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.