OPP 23-1323 15/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HELIOFRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 31 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 933 096 portant sur le signe figuratif HELIOPILOT.

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Le 17 avril 2023, la société W. BÄLZ & SOHN GMBH & CO. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale internationale désignant la France PILOT, enregistrée le 8 octobre 1974 sous le n° 410714 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne HYDROPILOT, déposée le 4 février 2008, enregistrée sous le n° 006665731 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne TOUCHPILOT, déposée le 27 mai 2019 et enregistrée sous le n° 018071904, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, dans lesquelles elle a uniquement invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition, sans développer d’arguments au fond. Des pièces ont été présentées à l’Institut par la société opposante en ce qui concerne les marques n° 410714 et n° 006665731, seules susceptibles d’encourir la déchéance de leurs droits pour défaut d’exploitation. L’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. La société déposante n’ayant pas présenté d’observations complémentaires, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant la France PILOT n° 410714 1. Sur la demande de preuve d’usage Preuve de l’usage Conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, la société déposante a invité la société opposante à justifier de l’usage de la marque verbale internationale désignant la France PILOT n° 410714 à l’égard des produits suivants invoqués dans le formulaire d’opposition par la société opposante : « Thermostats à tige ; régulateurs électriques et pneumatiques de température ; régulateurs électriques en fonction du temps ; régulateurs électriques de température pour locaux ; régulateurs électriques de climatisation ; régulateurs électriques de l’humidité et régulateurs électriques de programme ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 23 août 2023, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Appréciation de l’usage sérieux

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Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 31 janvier 2023. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque antérieure n° 410714 avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Thermostats à tige ; régulateurs électriques et pneumatiques de température ; régulateurs électriques en fonction du temps ; régulateurs électriques de température pour locaux ; régulateurs électriques de climatisation ; régulateurs électriques de l’humidité et régulateurs électriques de programme ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure susmentionnée, au moins pour les produits suivants : « Thermostats à tige ; régulateurs électriques de température ; régulateurs électriques de température pour locaux ; régulateurs électriques de programme », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs

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pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Régulateurs pour installations solaires thermiques ; contrôleurs pour installations solaires thermiques ; dispositifs de commande pour installations solaires thermiques ; dispositifs de contrôle de sécurité et d’alerte de sécurité pour installations solaires thermiques ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Thermostats à tige ; régulateurs électriques de température ; régulateurs électriques de température pour locaux ; régulateurs électriques de programme ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « Thermostats à tige ; régulateurs électriques de température ; régulateurs électriques de température pour locaux ; régulateurs électriques de programme » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HELIOPILOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination PILOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés dans une calligraphie particulière, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination PILOT, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal HELIO et d’une calligraphie particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination PILOT, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination PILOT revêt un caractère manifestement dominant, dès lors que l’élément verbal HELIO qui la précède, préfixe désignant ce qui est relatif au soleil et servant à la construction de mots en relation avec le soleil, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, qui sont tous en lien avec le soleil, puisqu’étant spécifiquement destinés à des « installations solaires thermiques ». Par ailleurs, la calligraphie particulière du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel de la dénomination commune PILOT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif HELIOPILOT est donc similaire à la marque verbale antérieure PILOT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne HYDROPILOT n° 006665731 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Par conséquent il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’usage sérieux de la présente marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDROPILOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux accolés. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement et comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun la même construction reposant sur l’association d’un préfixe (HYDRO pour la marque antérieure, HELIO pour le signe contesté) renvoyant à « une source d’énergie naturelle, à savoir [respectivement] l’eau et le soleil », à l’élément verbal final PILOT. Il résulte de cette structure commune de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Le signe figuratif HELIOPILOT est donc similaire à la marque verbale antérieure HYDROPILOT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne TOUCHPILOT n° 018071904 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la comparaison fondée sur la marque antérieure PILOT n° 410714. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal TOUCHPILOT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons développées plus en amont et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun l’élément verbal PILOT, distinctif et dominant dans chacun des signes, le terme TOUCH de la présente marque antérieure, aisément traduit de l’anglais par le consommateur concerné comme signifiant « touche », apparaissant moins

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de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il sera susceptible d’être perçu comme faisant référence à la patte, au style de quelqu’un ou de quelque chose, et se rapporte donc directement à l’élément verbal PILOT qui le suit pour le qualifier. Le signe figuratif HELIOPILOT est donc similaire à la marque verbale antérieure TOUCHPILOT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté HELIOPILOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.