OP22-1438 14/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E V a déposé, le 10 janvier 2022, la demande d’enregistrement n° 4832676 portant sur le signe complexe LEXIALIS AVOCATS. Le 1er avril 2022, la société CABINET LEXIA (société civile professionnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque française LEXIA, déposée le 10 juin 2013 et enregistrée sous le n° 4010966,
- la dénomination sociale CABINET LEXIA, immatriculée le 29 octobre 2002. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1

A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque française LEXIA n° 4010966 L’opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques; médiation ; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services juridiques et judiciaires ; conseil, représentation et assistance juridique ; négociations juridiques ; assistance et représentation judiciaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Services juridiques; médiation ; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « Services juridiques et judiciaires ; conseil, représentation et assistance juridique ; négociations juridiques ; assistance et représentation judiciaire ».de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels les parties en présence ont des activités différentes (domaine de l’immobilier pour la marque antérieure, généraliste pour la demande contestée) et des lieux de prestation différents (régions différentes). En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 3

Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires et/ou identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEXIALIS AVOCATS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LEXIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes sont constitués d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence LEXIA, présentée en attaque du signe contestée et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de la séquence -LIS, du terme AVOCATS et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la présence de la séquence -LIS n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche des deux dénominations en ce qu’elle porte sur des lettres situées en position finale, et que la dénomination LEXIALIS reste dominée par la même séquence d’attaque LEXIA, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel tenant notamment à la rareté de la lettre X en français ainsi qu’à celle de son association aux voyelles IA. Il résulte donc de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en présence. 4

En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les autres différences entre les signes. En effet, la séquence LEXIA apparaît distinctive à l’égard des services en présence, dès lors qu’elle n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle ni n’est susceptible d’en désigner une caractéristique. A cet égard, le déposant invoque le caractère faiblement distinctif de l’élément LEX en ce que « … venant du nom latin « lex » qui signifie « loi » en français… », il s’agit « d’un terme générique constituant un caractère ou qualité essentielle du produit ou service désigné : à savoir l’activité juridique ». Il invoque aussi son « usage banal … pour ce type de service » en s’appuyant sur une « une recherche GOOGLE avec les termes « LEX cabinet d’avocats » [qui] permet d’obtenir 371.000 résultats ». Toutefois, s’il est possible que l’élément LEX évoque la loi et le droit pour une partie des consommateurs, il n’en demeure pas moins que la similitude des signes ne tient pas à ce seul élément LEX mais à son association à la séquence IA pour former l’élément LEXIA, lequel confère aux deux signes une perception d’ensemble proche. Par ailleurs, le déposant fait valoir l’existence de plusieurs dénominations sociales et marques comprenant l’élément LEX ou LEXI à titre d’antériorités. Toutefois, cette argumentation est inopérante, le bien-fondé d’une opposition devant uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée, indépendamment d’autres droits antérieurs existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. En outre au sein du signe contesté, le terme LEXIALIS apparait dominant, le termes AVOCATS qui le suit, en plus petits caractères et sur une ligne inférieure, étant descriptif des services en cause, et les éléments de calligraphie, de couleurs et de présentation, n’altérant pas le caractère immédiatement perceptible et la lisibilité du terme dominant LEXIALIS. Enfin, la société déposante invoque les différences relatives aux logos et aux sites internet utilisés par les parties en présence. Cet argument ne saurait toutefois prospérer dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe complexe LEXIALIS AVOCATS est donc similaire à la marque antérieure LEXIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services 5

désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités B. Sur le fondement de la dénomination sociale CABINET LEXIA Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services contestés et les activités invoquées proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. Ce risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée, et ce au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale L’activité invoquée comme servant de base à l’opposition est la suivante : « Profession d’avocat ». Aux fins de justifier de la réalisation effective de cette activité sous la dénomination sociale invoquée au jour du dépôt contesté, la société opposante a fourni les pièces suivantes, ainsi décrites par celle-ci : « Pièce n°5 – extraits du site web https://www.cabinetlexia.com/ présentant le CABINET LEXIA et en particulier son historique, ses valeurs, son objet, ses associés et leurs spécialités juridiques. Pour l’année 2021 : – Carte de vœux électronique 2021 du Cabinet LEXIA envoyé à 629 adresses mail valides, justifié par un courriel du prestataire du 28 janvier 2021 et les deux factures du prestataire. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°6) – 2 Publications de modifications dans les annonces légales en 2021 avec le logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°7) – 3 factures fournisseur émises en janvier, avril et juillet 2021 pour commandes de 1000 chemises palais et de 5000 papiers à en-tête avec logo Cabinet LEXIA et 6

spécimens chemises palais et papier à en-tête. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°8) Pour l’année 2020 : - Carte de vœux papier 2020 du Cabinet LEXIA avec facture d’acompte du 24/12/2019 pour l’impression de 2000 exemplaires et la fourniture de 2000 enveloppes. La facture est adressée au Cabinet LEXIA (Pièce n°9) - 4 Publications de modifications dans les annonces légales en 2020 avec le logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°10) – Facture fournisseur du 28 octobre 2020 pour la fourniture de 250 chemises palais et de 2500 papiers à lettre. La facture est adressée au Cabinet LEXIA (Pièce n°11) - Lettre d’information en droit social du 30 avril 2020 avec justificatif de l’envoi par courriel aux clients (Pièce n°12) - Lettre d’information en droit social du 7 mai 2020 avec justificatif d’envoi par courriel aux clients (Pièce n°13) – Support d’intervention faite par M^e JOURDAIN, du Cabinet LEXIA, le 25 février 2020 auprès de BIOLINE BY INVIVO avec courriel de remerciement du client et justificatif de déplacement à Paris (Pièce n°14) Pour l’année 2019 : - Carte de vœux papier 2019 avec factures fournisseur d’acompte et de solde pour l’impression de 2000 exemplaires et la fourniture de 2000 enveloppes. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°15) - 3 Justificatifs de publications d’annonces légales en 2019 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°16) - Portait d’un avocat du Cabinet LEXIA en tant que cabinet d’avocats dans LES ECHOS du 29 octobre 2019 et mail de communication (Pièce n°17) Pour l’année 2018 : - Carte de vœux papier 2018 avec facture envoi postal en janvier 2018 pour un montant de 3.119,76 €uros et 844,92 €uros en décembre 2017. Ces factures sont adressées au Cabinet LEXIA (Pièce n°18) - Justificatifs de publications d’annonces légales en 2018 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°19) - Justificatif de commande de parapluies à marque LEXIA en avril 2018 (Pièce n°20) Pour l’année 2017 : - Carte de vœux papier 2017 avec devis accepté pour l’impression de 2000 exemplaires. Ce devis est adressé au Cabinet LEXIA (Pièce n°21) - 2 Justificatifs de publications d’annonces légales en 2017 avec logo du Cabinet LEXIA (Pièce n°22) - Support d’intervention revêtu de la marque LEXIA d’un séminaire organisé conjointement par BPI/Kedge le 22 février 2017 et échanges de courriels justifiant l’intervention (Pièce n°23) - Commande de 1000 cartes de visite à marque LEXIA avec spécimens cartes, mail de validation du BAT et facture fournisseur au nom du Cabinet LEXIA (Pièce n°24) - Partenariat compétition golf ACSO du 16 juin 2017 avec mails justificatifs du support publicitaire sur lequel figurait la marque LEXIA au départ du trou sponsorisé (Pièce n°25) 7

De plus du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, le Cabinet LEXIA a été mentionné en tant que conseil dans 302 décisions de justice selon le site web de jurisprudence doctrine.fr (Pièce n°26) ». Au regard des pièces fournies par l’opposante, la dénomination sociale CABINET LEXIA apparaît effectivement exploitée pour des prestations d’avocat, et ce depuis une date antérieure au dépôt contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, il convient de prendre en considération l’activité invoquée de « Profession d’avocat ». 8

2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Les services objets de l’opposition sur ce fondement sont les suivants : « Services juridiques; médiation ; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle » Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour l’activité suivante : « Profession d’avocat ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à l’activité invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEXIALIS AVOCATS, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée est désignée par le signe CABINET LEXIA. Au regard des développements précédents, il convient de considérer comme similaires les termes LEXIALIS AVOCATS et LEXIA. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal CABINET en position d’attaque au sein de la dénomination antérieure. Cependant, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans la dénomination sociale invoquée, l’élément LEXIA présente un caractère distinctif et dominant, en ce qu’il apparaît arbitraire pour désigner l’activité invoquée de « profession d’avocat » et que le terme CABINET qui le précède est en revanche dépourvu de caractère distinctif pour une telle activité, ne faisant qu’indiquer la structure au sein de laquelle celle-ci s’exerce. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées entre les signes, il existe une similarité entre 9

ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services contestés avec l’activité invoquée, conjuguée à la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion (notamment d’association) dans l’esprit du public pertinent au regard de ces services et activité. Ainsi, en raison d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure CABINET LEXIA, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour tous les services contestés sur ce fondement. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services juridiques; médiation ; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 10