DC23-0085 Le 05/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 juin 2023, la société à responsabilité limitée INSIDE 75 (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 23-0085 contre la marque verbale n° 02/3185126 déposée le 24 septembre 2002, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée DIVA SALON est devenue titulaire suite à une transmission de propriété (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2003-09 du 28 février 2003 et régulièrement renouvelé. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé » en classe 20. 3. Le demandeur invoque les motifs suivants :

- « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » ;

- « La marque est devenue la désignation usuelle du produit ou service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le mandataire inscrit du titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simple et électronique envoyés aux adresses renseignées sur l’inscription du mandataire au registre national des marques. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, reçu le 10 juillet 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toutes pièces qu’il jugerait utiles dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 29 janvier 2024. Prétentions du demandeur

9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :

- Requiert que la déchéance pour non-usage de la Marque Contestée soit prononcée au 31 octobre 2007 soit cinq années après la période quinquennale « de grâce » suivant la publication de l’enregistrement de la Marque Contestée au BOPI du 31 octobre 2002 ;

- Soutient que la marque contestée est devenue générique pour désigner les produits visés à l’enregistrement et en particulier les « divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit » ;

- Soutient que le terme « rapido » est largement utilisé, non seulement pour désigner le mécanisme permettant de convertir un canapé en lit et vice-versa, mais, par extension, pour désigner le canapé-lit lui-même et fournit à ce titre des extraits des sites Internet des vendeurs et distributeurs ; 2

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— Soutient que le titulaire de la marque contestée n’a pas agi pour mettre un terme à l’usage générique de la marque contestée ;

- Soutient qu’aucune licence n’a été inscrite, et que les utilisateurs font donc un usage non autorisé de la Marque Contestée et estiment pouvoir le faire en raison du caractère usuel et générique de ladite marque ;

- Précise que, si, par extraordinaire, la marque contestée ne faisait pas l’objet d’une décision de déchéance pour non-usage à la date du 31 octobre 2007, la Demanderesse requiert que M. le directeur de l’INPI décide que la déchéance pour généricité prendra effet à la date à laquelle la dégénérescence de la Marque Contestée peut être constatée ;

- Demande que les frais exposés au titre de la présente procédure soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 10. D ans ses premières observations , le demandeur :

- S’agissant du motif lié à l’absence d’usage sérieux :  Conteste la date à laquelle le titulaire de la marque contestée prétend en avoir été propriétaire et qu’ainsi toutes les preuves datées entre le 1er octobre 2020 et le 16 juin 2022 sont irrecevables ;  Soutient que sont irrecevables les preuves non datées ou les preuves hors période de référence ;  Soutient que de nombreuses pièces ne prouvent pas d’usage sur le territoire français ;  Soutient qu’il n’est pas démontré par le titulaire de la marque contestée que certaines pièces fournies ont été portées à la connaissance de la clientèle ;  Soutient qu’aucune preuve n’est fournie pour certains des produits désignés (chaises, chaises-longues, divans) ;  Soutient que pour les autres produits, les pièces fournies sont trop peu nombreuses pour établir l’usage sérieux de la marque contestée ;  Soutient que c’est pour des produits absents à son libellé qu’est éventuellement utilisée la marque contestée (à savoir pour des mécanismes de conversion de meuble d’une forme en une autre) ;  Soutient que pour identifier l’origine des produits de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée semble utiliser de toutes autres marques, telles que « COSMOS », « KALYPSO », « JADE » ;  Conteste l’intensité de l’usage de la marque contestée ;

- Sur le motif de la marque devenue la désignation usuelle, demande que le 10 février 2015 soit la date de survenance du motif de déchéance ;  Soutient, à nouveau, que l’usage de la marque contestée est fait de manière générique et non à titre de marque ; 3

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 Soutient que les produits présentés dans les Annexes du demandeur ne sont pas des produits fabriqués par le titulaire de la marque contestée ;  Soutient que les mises en demeure produites par le titulaire de la marque contestée pour la défense de sa marque sont tardives et inefficaces ;  Soutient que la jurisprudence exige que les mises en demeure soient suivies d’actions en contrefaçon si les destinataires ne s’exécutent pas et que le titulaire de la marque contestée ne fournit aucune décision judiciaire ou preuve de l’existence d’une procédure pendante ;  Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée (sur la marque contestée qui évoquerait une caractéristique des produits, sur la non présence de la marque contestée dans le dictionnaire, sur l’apposition du symbole ®, sur l’existence de marques postérieures)
- Considère que la présente action ne constitue en aucune manière un abus de droit :  Ne pouvant faire une demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce de Roanne, ce tribunal étant incompétent, il n’avait d’autre choix que de saisir l’INPI. Le tribunal de Roanne s’est déclaré incompétent matériellement et territorialement, le 22 septembre 2023.  Rien ne prouve par ailleurs qu’il aurait eu connaissance de l’exploitation sérieuse de la marque contestée.  S’il a cessé l’usage de la marque DIVA, c’est à titre de précaution, du fait de l’action devant le tribunal de Roanne.  Le fait que le résultat de l’action en déchéance pourrait être la perte de la marque contestée ne peut s’analyser comme le résultat d’une action malveillante.

- Réitère sa demande de prise en charge des frais de procédure. A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :  D ans son exposé des moyens, ainsi listés par lui :
- Annexe 1 : Usage générique par les vendeurs de canapés rapido
- Annexe 2 : Page extraite du site Convertiblecenter.fr
- Annexe 3 : Usage générique par les marketplaces
- Annexe 4 : Usage générique par les blogueurs et prescripteurs
- Annexe 5 : Usage générique par les agences immobilières
- Annexe 6 : Usage générique par les consommateurs  D ans ses premières observations en réponse, ainsi listés par lui :
- Annexe 7 : Fiche de la Marque Contestée sur Inpi.fr
- Annexe 8 : Avis SIRENE de la Première DIVA SALON au 31 août 2023
- Annexe 9 : Etude de l’Ameublement français de 2021
- Annexe 10 : Dossier de presse filière meuble du 9 mars 2023 4

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— Annexe 11 : Ordonnance du 5 janvier 2021, RG n°17/09228, tribunal judiciaire de Marseille
- Annexe 12 : Captures d’écran du site web.archive.org correspondant à certaines pages de l’annexe 1
- Annexe 13 : Captures d’écran Web.archive.org correspondant à l’annexe 2
- Annexe 14 : Captures d’écran Web.archive.org correspondant à l’annexe 3
- Annexe 15 : Captures d’écran Web.archive.org correspondant à l’annexe 4
- Annexe 16 : Constat d’huissier du 11 mai 2023
- Annexe 17 : Captures d’écran montrant l’usage « un rapido »
- Annexe 18 : Extraits du site homifab.com
- Annexe 19 : Jugement du juge des référés du tribunal de commerce de Roanne du 22 septembre 2023
- Annexe 20 : Décision DC21-0005 du 7 janvier 2022 Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision). Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée :

- Précise avoir acquis la marque contestée suite à une cession depuis le 1er octobre 2020 ;

- Soutient avoir repris pleinement l’exploitation de la marque en France en continuant à proposer à la vente des sièges d’intérieur;

- Soutient que la marque contestée n’est pas la désignation usuelle dans le commerce des produits revendiqués ;  Soutient le caractère arbitraire du choix du signe de la marque contestée (absence de présence du terme dans le dictionnaire, utilisation par les tiers toujours en lien avec la véritable désignation usuelle des produits revendiqués) ;  Soutient que le demandeur utilise lui-même le terme RAPIDO à titre de marque ;  Soutient qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour la défense de sa marque ;

- Invoque le fait que l’action en déchéance constitue un abus de droit. Il fait valoir qu’il a engagé une action en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de commerce de Roanne contre le demandeur le 14 avril 2023 pour l’emploi de la marque contestée. Après une mise en demeure d’arrêter d’utiliser la marque, le demandeur a procédé au retrait du nom RAPIDO de ses sites web. le fait qu’il ait procédé au retrait du nom de ses sites web démontre qu’il n’entendait pas protéger cette marque ou l’exploiter. Ainsi, il n’a pas d’intérêt à agir contre la marque contestée. Son action est guidée par la seule intention de nuire. L’action en déchéance entrainerait un préjudice certain pour le titulaire en le privant de son droit le plus ancien sur la marque contestée ; 5

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— Demande que le demandeur supporte les frais de procédure à hauteur de 1200 euros. 12. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée :

- Réitère ses premiers arguments et conteste les arguments soulevés par le demandeur ;

- Soutient qu’il y a bien un usage de la marque contestée pendant la période de référence en France ;

- Sur l’usage pour les produits revendiqués, ne conteste pas qu’il n’y ait pas de preuve pour les chaises et chaises-longues, mais affirme en revanche qu’il y a bien un usage démontré pour les autres produits ;

- Précise que s’il est parfois fait référence à des « mécaniques Rapido » dans les preuves d’usage, il est aussi est surtout fait référence au signe RAPIDO comme marque désignant des canapés et gammes de canapés et autres assises
- Soutient à nouveau l’absence de dégénérescence de la marque contestée et répond au demandeur ;

- Réitère ses arguments sur l’abus de droit ;

- Réitère sa demande de prise en charge des frais de procédure. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments s uivants :  D ans ses premières observations :

- Annexe 1 : Contrat de cession et jugement de cession du 1er octobre 2020, des marques détenues par la société DIVA SALON (ancienne) au profit de la société DIVA SALON (nouvelle)
- Annexe 2 : Exploitation de la marque RAPIDO® par la société DIVA SALON (ancienne) de 2018 à 2020 Description du jeu de preuves 2 : o 2.1 Tableau comptable rapportant le volume et les chiffres de ventes pour les années 2017 à 2018 des produits de marque RAPIDO® classés par gammes de sous- produits o 2.2 Extraits du catalogue 2017-2018 des collections des produits vendus sous la marque RAPIDO® o 2.3 Plaquette fournie avec le catalogue 2017-2018 présentant certains modèles de canapés et de banquettes RAPIDO® o 2.4 Extrait whois du site internet www.divasalon.fr ainsi que des archives tirées du site internet indépendant Archive.org, de www.divasalon.fr démontrant que le site est en activité depuis 2018 et que ce site proposait à la vente des canapés RAPIDO® o 2.5 Manuel de présentation DIVA STORE (2017-2018) o 2.6 Manuel de présentation DIVA STORE (2018) o 2.7 Manuel de présentation DIVA STORE (2019) 6

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o 2.8 Extraits du catalogue 2019 des produits vendus sous la marque RAPIDO® en France métropolitaine, en Suisse et au Benelux o 2.9 Fiches techniques de canapés et canapés convertibles RAPIDO® de 2018 et 2019
- Annexe 3 (Partie 1) : Exploitation de la marque DIVA® par la société DIVA SALON (nouvelle) de 2020 à 2023 Description du jeu de preuves 3 o 3.1 Extraits du catalogue 2020 des meubles RAPIDO ® o 3.2 Extraits du catalogue 2021 des meubles RAPIDO ® o 3.3 Extraits catalogue 2022-2023 des meubles RAPIDO ® o 3.4 CONFIDENTIEL – Grilles tarifaires TTC 2021 et 2022 des « Convertibles RAPIDO® » (canapés, gigognes, banquettes)
- Annexe 3 (Partie 2) : Exploitation de la marque RAPIDO® par la société DIVA SALON (nouvelle) de 2020 à 2023 o 3.5 Factures émises pour des produits RAPIDO® entre 2021 et 2023 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes o 3.6 Photographies de canapés et canapés-convertibles RAPIDO® ainsi que leur plaquette de présentation o 3.7 Un extrait whois du nom de domaine www.divasalon.fr démontrant que la société DIVA SALON en est titulaire et qu’elle l’a réservé le 21 février 2018 et archives tirées du site internet indépendant Archive.org, de www.divasalon.fr de 2020 à 2023 o 3.8 Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état du chiffre d’affaires réalisé par la marque RAPIDO du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 o 3.9 Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état des quantités de produits RAPIDO® commercialisés du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 (par catégorie de produit)
- Annexe 4 : Rapport Google® Trends du terme « rapido » sur la période allant du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 PREUVES SUR LE MOTIF DE DEGENERESCENCE DE LA MARQUE
- Annexe A : Extraits des dictionnaires en ligne de l’Académie française,Larousse et Le Robert
- Annexe B : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, 30 mars 2005, Affaire « Pages jaunes»
- Annexe C : INPI Décision de déchéance n°DC21-0124 du 05/09/2022, « BABYCOOK »
- Annexe D : Recherche sur la base de données DATA INPI parmi les marques contenant le terme « RAPIDO » en classe 20 Extrait du site web www.foussier.fr Extrait Whois du nom de domaine www.michel-clair.com et extrait de ce site web
- Annexe E : Copies de courriers de mise en demeure adressés à des tiers employant la marque RAPIDO® et courriers en réponse
- Annexe F : Copie du courrier de mise en demeure adressé à la société INSIDE 75 et copie de l’assignation délivrée à son encontre le 14 avril 2023 7

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— Annexe G : Extrait du site web www.gaucet.fr démontrant l’exploitation de la marque RAPIDO® à titre de marque
- Annexe H : Extrait du site web www.inside75.com démontrant l’exploitation de la marque RAPIDO® à titre de marque
- Annexe I : Un extrait K-bis de la société ID COM démontrant qu’elle est détenue par la société MARKET MAKER Un extrait K-bis de la société DIVA SALON démontrant qu’elle est détenue par la société MARKET MAKER Un extrait du site PAPPERS.COM de la société HOMIFAB et un acte des associés démontrant que la société MARKET MAKER est associée au sein de la société HOMIFAB
- Annexe J : Décision de l’INPI du 10 septembre 2021, n°DC20-0123  D ans ses secondes observations  :

- Annexe 8 : Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état des quantités de produits DIVA® commercialisés du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023 (par catégorie de produit) Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état du chiffre d’affaires réalisé pour la vente de marchandises DIVA® en France entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2023
- Annexe 9 : Un tableau listant les factures relatives aux produits de la marque RAPIDO, les mettant en relations avec les autres preuves (catalogues, grilles tarifaires)
- Annexe 10 : Factures émises pour des produits RAPIDO® en 2022 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes
- Annexe 11 : Factures émises pour des produits RAPIDO® en 2023 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes
- Annexe 12 : Une attestation du Président de la société MARKET MAKER, elle- même présidente de la société DIVA SALON listant des références de produits de la marque RAPIDO
- Annexe 13 : Un article du journal Le Monde du 8 juillet 2020 intitulé « Ameublement : les actionnaires de But rachètent Conforama en France » présentant les parts de marché d’Ikea, But et Conforama
- Annexe 14 : Quatre factures de la société MULTIS Imprimerie d’avril 2021 et mai 2022 relative à l’impression de brochures commerciales et dépliants tarifaires des produits de la marque DIVA

PREUVES SUR LE MOTIF DE DEGENERESCENCE DE LA MARQUE
- Annexe K : Extrait d’une recherche sur le moteur de recherche Google avec les mots-clés « CANAPE RAPIDO » II.- DECISION 8

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A- S ur l’abus de droit 13. Le titulaire de la marque contestée fait valoir que la procédure en déchéance a été introduite dans le but de lui nuire après qu’il ait engagé contre lui une action en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal de commerce le 14 avril 2023. Le demandeur avait connaissance de l’antériorité des droits du titulaire sur la marque RAPIDO ®, et de son exploitation sérieuse. Il cherche à empêcher le titulaire de développer ses activités et d’exploiter paisiblement sa marque. Il n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’il ne dispose pas de droit sur la marque RAPIDO ®. Si l’action en déchéance devait aboutir, elle causerait un préjudice certain pour le titulaire. 14. Le demandeur répond en indiquant que former une action en déchéance contre une marque dont l’usage est reproché à un défendeur est une défense classique et légitime. Il n’y a pas de preuve que le demandeur aurait eu connaissance de l’exploitation sérieuse de la marque contestée. En outre, s’il a cessé tout usage de la marque contestée, c’est à titre de précaution et cela ne saurait être interprété comme une absence d’intention d’utiliser la marque. I Le fait que le résultat de la présente action pourrait être la perte de la marque contestée ne saurait être analysé comme une intention malveillante « … à moins de considérer la totalité des demandes en déchéance pour non-usage comme des demandes abusives ». 15. Il convient tout d’abord de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, de sorte qu’il importe peu que le demandeur ne dispose pas de droit sur le signe RAPIDO. 16. Il convient par ailleurs de préciser que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur. 17. En l’espèce, quand bien même la présente demande en déchéance aurait été formée en réponse à l’action devant le Tribunal de commerce, elle ne saurait, de ce seul fait, être qualifiée d’abusive. En effet, compte tenu de la chronologie des faits, la présente demande pourrait davantage être interprétée comme un moyen de défense en réponse à cette action. 18. Il en est de même s’agissant de la connaissance par le demandeur de l’exploitation de la marque contestée et du retrait sur son site internet de cette marque. En effet, de tels éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en déchéance. 19. Enfin et ainsi que l’invoque le demandeur, le préjudice pour le titulaire, lié à l’acceptation éventuelle de la présente action, ne saurait être considéré comme la preuve d’un abus de droit, le but poursuivi par toute action en déchéance étant la perte de la marque, objet de cette action. 20. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir en déchéance. 9

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B- S ur l’Usage sérieux 21. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 22. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 23. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 24. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 25. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Période pertinente 26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24 septembre 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI 2003-09 du 28 février 2003. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 juin 2023. 27. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 28. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 14 juin 2018 au 14 juin 2023 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement et listés au point 2. 29. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a transmis notamment les pièces suivantes :

- Annexe 2 : Exploitation de la marque RAPIDO® par la société DIVA SALON (ancienne) de 2018 à 2020 Description du jeu de preuves 2 : 2.1 : Tableau comptable rapportant le volume et les chiffres de ventes pour les années 2017 à 2018 des produits de marque RAPIDO® classés par gammes de sous-produits 2.2 : Extraits du catalogue 2017-2018 des collections des produits vendus sous la marque RAPIDO® 2.3 : Plaquette fournie avec le catalogue 2017-2018 présentant certains modèles de canapés et de banquettes RAPIDO® 2.4 : Extrait whois du site internet www.divasalon.fr ainsi que des archives tirées du site internet indépendant Archive.org, de www.divasalon.fr démontrant que le site est en activité depuis 2018 et que ce site proposait à la vente des canapés RAPIDO® 2.5 Manuel de présentation DIVA STORE (2017-2018) 10

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2.6 Manuel de présentation DIVA STORE (2018) 2.7 Manuel de présentation DIVA STORE (2019) 2.8 Extraits du catalogue 2019 des produits vendus sous la marque RAPIDO® en France métropolitaine, en Suisse et au Benelux 2.9 Fiches techniques de canapés et canapés convertibles RAPIDO® de 2018 et 2019
- Annexe 3 (Partie 1) : Exploitation de la marque DIVA® par la société DIVA SALON (nouvelle) de 2020 à 2023 Description du jeu de preuves 3 3.1 Extraits du catalogue 2020 des meubles RAPIDO ® 3.2 Extraits du catalogue 2021 des meubles RAPIDO ® 3.3 Extraits catalogue 2022-2023 des meubles RAPIDO ® 3.4 CONFIDENTIEL – Grilles tarifaires TTC 2021 et 2022 des « Convertibles RAPIDO® » (canapés, gigognes, banquettes)
- Annexe 3 (Partie 2) : Exploitation de la marque RAPIDO® par la société DIVA SALON (nouvelle) de 2020 à 2023 3.5 Factures émises pour des produits RAPIDO® entre 2021 et 2023 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes 3.6 Photographies de canapés et canapés-convertibles RAPIDO® ainsi que leur plaquette de présentation 3.7 Un extrait whois du nom de domaine www.divasalon.fr démontrant que la société DIVA SALON en est titulaire et qu’elle l’a réservé le 21 février 2018 et archives tirées du site internet indépendant Archive.org, de www.divasalon.fr de 2020 à 2023 3.8 Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état du chiffre d’affaires réalisé par la marque RAPIDO du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 3.9 Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état des quantités de produits RAPIDO® commercialisés du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 (par catégorie de produit)
- Annexe 8 : Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état des quantités de produits DIVA® commercialisés du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023 (par catégorie de produit) Une attestation des commissaires aux comptes de la société DIVA SALON faisant état du chiffre d’affaires réalisé pour la vente de marchandises DIVA® en France entre le 1er octobre 2020 et le 31 juillet 2023
- Annexe 9 : Un tableau listant les factures relatives aux produits de la marque RAPIDO, les mettant en relations avec les autres preuves (catalogues, grilles tarifaires)
- Annexe 10 : Factures émises pour des produits RAPIDO® en 2022 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes
- Annexe 11 : Factures émises pour des produits RAPIDO® en 2023 à des clients (professionnels et particuliers) situés à travers la France, pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils et banquettes 11

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— Annexe 12 : Une attestation du Président de la société MARKET MAKER, elle- même présidente de la société DIVA SALON listant des références de produits de la marque RAPIDO
- Annexe 13 : Un article du journal Le Monde du 8 juillet 2020 intitulé « Ameublement : les actionnaires de But rachètent Conforama en France » présentant les parts de marché d’Ikea, But et Conforama
- Annexe 14 : Quatre factures de la société MULTIS Imprimerie d’avril 2021 et mai 2022 relative à l’impression de brochures commerciales et dépliants tarifaires des produits de la marque DIVA 30. Ainsi, il ressort de la plupart des pièces listées ci-dessus que la marque contestée a été exploitée pendant la période de référence. En effet, l’exploitation de la marque apparaît principalement dans les catalogues de 2017-2018 à 2023 (Annexes 2.2, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3), factures entre 2021 et 2023 (Annexes 3.5, 10, 11, 14) et attestations de commissaires aux comptes de 2020 à 2023 (Annexes 3.8, 3.9, 8). 31. En outre, si des pièces ou pages (pièce 3.6, quelques pages de l’Annexe 2) ne comportent pas de dates ou des dates en dehors de la période de référence, elles sont néanmoins corroborées par des pièces datées de la période de référence, de sorte qu’elles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une appréciation globale aux fins d’analyser l’existence d’un usage sérieux. 32. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Usage par le titulaire ou avec son consentement 33. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou par une personne autorisée. 34. Le demandeur invoque le fait que la cession de la marque contestée n’ayant été inscrite au Registre national des marques que le 16 juin 2022, les preuves d’usage antérieures à cette cession lui seraient inopposables. 35. A cet égard, la jurisprudence européenne précise qu’ « un changement de titulaire de la marque antérieure n’affecte pas l’obligation imposée par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 selon laquelle ladite marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente de cinq années précédant la publication de la demande de marque de l’Union européenne. Les situations particulières des titulaires, actuelles ou antérieures, d’une marque sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’usage de celle-ci, étant donné que la preuve de l’usage sérieux doit établir que la marque a été présente de manière effective sur le marché concerné pendant la période de cinq années en cause indépendamment de la question de savoir qui en était le propriétaire au cours de ladite période [voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T156/01, EU:T:2003:198, point 40] » (Tribunal de l’Union européenne, 18 octobre. 2016, affaire T- 824/14, POWER EDGE, points 39 et 42) ». 36. En l’espèce, la marque contestée a fait l’objet de plusieurs transmissions totales de propriété, inscrite au registre national des marques, au cours de la période pertinente s’écoulant du 14 juin 12

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2018 au 14 juin 2023 :

- Cession de DIVA France (SIREN 537632192 anciennement STEINER PARIS) à DIVA SALON (SIREN 820238475) (Transmission totale de propriété n° 0730005 du 24/07/2018 BOPI 2018-34 du 24/08/2018).

- Cession de DIVA SALON (SIREN 820238475) à DIVA SALON (SIREN 890306590) (Transmission totale de propriété n° 0860161 du 16/06/2022 : BOPI 22/28 du 15/07/2022) En outre, il ressort de l’ensemble des pièces (supra point 29), et en particulier des pièces n° 2 , 3, 8 à 12) que la marque contestée a été utilisée par ses titulaires successifs ou avec leur consentement :

- La pièce n° 2 comporte notamment des catalogues et documents comportant les dénominations sociales des titulaires successifs ainsi que leur siège social, des références au site internet divasalon.fr, dont des extraits sont également fournis, ainsi qu’un extrait de réservation du nom de domaine divasalon.fr au nom de la société DIVA SALON (ancienne) ;

- Les pièces n°3 et 8 à 12, comportent notamment les rapports du commissaire aux comptes de la société DIVA SALON (nouvelle) pour les exerces 2021, 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, ainsi que des factures au nom de cette même société faisant apparaitre son numéro siren, et des catalogues comportant sa dénomination et son siège sociale. 37. En conséquence, il résulte de ces éléments que la marque contestée apparaît avoir été utilisée par son titulaire ou avec son consentement. 13

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Lieu de l’usage 38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 39. Dans ses observations en réponse, le demandeur fait valoir que de nombreuses pièces ne prouvent pas un usage sérieux de la marque en France, dès lors que certains documents démontrent une présence sur le marché Benelux et Suisse, et que les photographies pourraient être prises n’importe où dans le monde. Il en serait de même pour les pièces comportant des données comptables qui ne permettraient pas de déterminer si elles concernent la France ou le monde entier. 40. En l’espèce, il peut être constaté que les pièces 2 et 3, et 10 et 11 sont notamment constituées : de catalogues en français comportant par exemple comme slogan : « Diva, des convertibles fabriqués en France » ou « Diva Store, 1er fabricant français de canapé-lit », indiquant également sur une carte de la France les implantations des magasins ; de données comptables indiquant comme législation, celle de la France ; de factures destinées à des clients établis en France (notamment Chartres, Chelles, Tours, Saint Quentin de Baron, Villejust, Lisses, La plaine Saint Denis, Paris…). En outre, il peut être aisément déduit du site internet du titulaire en .fr et présenté en langue française que ce site est à destination du public français. 41. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage 42. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 43. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 44. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. i. N ature de l’usage Sur l’usage de la marque telle qu’enregistrée 45. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe suivant : 14

DC23-0085 46 . Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée :

- Sous la forme verbale sous laquelle elle a été enregistrée ;

- Et sous des formes modifiées n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 47. Ainsi, la marque contestée apparaît utilisée telle qu’enregistrée et sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Sur l’usage public et tourné vers l’extérieur 48. La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. R C dans l’affaire Ansul, C-40/01, non encore publiées au Recueil, point 58). 49. En l’espèce, le demandeur soutient que les pièces fournies (catalogues, site internet, factures) ne démontrent pas que le consommateur ait été mis en contact avec la marque contestée pour les produits revendiqués. 50. Toutefois, les catalogues sont destinés à présenter au consommateur les produits proposés à la vente. En outre, les factures ainsi que les documents comptables précités permettent d’établir que les produits proposés dans ces catalogues ont effectivement fait l’objet d’une communication publique suivie d’une commercialisation. 51. Ainsi, l’usage revendiqué est bien situé dans la vie des affaires, dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique et pour assurer un débouché aux produits qu’elle représente, et ne saurait être qualifié d’usage interne. ii. Importance de l’usage 52. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 53. Le demandeur estime que les pièces produites par le titulaire de la marque contestée montrent des parts de marché et de chiffres d’affaires purement symboliques. 54. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée produit :

- Un tableau comptable rapportant le volume et les chiffres de vente pour les années 2017 et 2018 des produits de la marque RAPIDO (Pièce 2.1)
- Plus d’une cinquantaine de factures (Pièce 3.5, Annexes 10 et 11) 15

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— Une grille tarifaire des produits vendus sous la marque RAPIDO (Pièce 3.4)
- Des attestations comptables réalisées sur les chiffres d’affaires en France pour les exercices des années 2020 à 2023 (Pièces 3.8, 3.9 et Annexe 8) 55. Il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque consiste en un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. Or, il est de jurisprudence constante que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (En ce sens Civ. 2e, 6 mars 2014, n°13-14.295). 56. Au préalable, il convient de préciser que si, comme le fait valoir le demandeur, certaines pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne comportent pas la marque contestée (notamment le tableau comptable et les factures), ces éléments doivent être appréciés à la lecture d’autres éléments fournis, notamment les catalogues et les grilles tarifaires qui permettent de recouper les différentes gammes de produits vendus sous une même collection et se réfèrent à la marque RAPIDO, comme le démontre le titulaire de la marque contestée (Annexe 9). 57. Ainsi, les attestations comptables, corroborées en partie par les factures jointes, font état d’un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros chaque année de fin 2020 à juin 2023, soit en partie lors de la période pertinente. 40. A cet égard, il importe peu que cet usage n’ait pas été attesté pour l’ensemble de la période de référence, dès lors que les documents fournis portent sur plus de trois ans précédant la demande en déchéance. (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 2021, RG 21/05511). 41. En outre, la pièce n° 2 prouve l’utilisation de la marque de manière régulière pour la période antérieure à la cession (tableau comptable pour les années 2017 et 2018, conjugué aux catalogues 2017-2018 à 2019, fiches techniques). 58. Dès lors, l’usage de la marque contestée a été fait de manière régulière sur la période pertinente, et ne saurait dès lors être considéré comme symbolique, contrairement à ce que soutient le demandeur. 59. Par conséquent, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 60. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 61. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). 16

DC23-0085 62 . Par ailleurs, l’appréciation de l’usage sérieux doit également tenir compte de l’intérêt légitime de son titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits et de services, dans la limite des termes visant les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère (TUE, 17 juillet 2005, T-126/03, point 51). i. Sur

les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 63. En l’espèce, il ressort clairement des pièces (catalogues, factures, extraits de site internet) et arguments du titulaire de la marque contestée que la marque contestée est exploitée pour des canapés, canapés convertibles, fauteuils, fauteuils convertibles, banquettes. 64. A cet égard, le demandeur fait valoir que la marque contestée est exploitée pour des produits absents à son libellé à savoir « pour des mécanismes de conversion de meuble d’une forme en une autre ». S’il est vrai que sur certains documents fournis par le titulaire de la marque contestée (notamment quelques pages de la pièce 3.1) la marque contestée RAPIDO est précédée de la mention « mécanisme » qui pourrait laisser entendre la vente d’un simple mécanisme et non d’un canapé ou d’un fauteuil, il n’en demeure pas moins que la grande majorité des pièces fournies font état de canapés convertibles proposés sous la marque RAPIDO (notamment Pièce 2.2 p.36 et suivantes avec la mention « collection DIVA – made in RADIPO » où l’on peut voir les différents modèles de cette collection, Pièce 2.3 avec la mention « DIVA RAPIDO » sur des modèles de canapés, ainsi que les différents extraits de site internet de la Pièce 3.7 où l’on peut lire « nos collections de canapés convertibles – collection Rapido Simmons »). 65. Ainsi, les liens effectués dans le tableau de synthèse par le titulaire de la marque contestée entre les produits de la marque contestée et les documents produits permettent de retenir que la marque contestée RAPIDO est utilisée pour désigner les produits suivants : « fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit ».

66. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « Sièges d’intérieur à savoir fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». ii. Sur

les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 67. Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage de la marque contestée pour les produits suivants : « chaises, chaises longues ». 68. En outre, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des « Sièges d’intérieur à savoir sièges, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». 69. En effet, force est de constater que les preuves d’usage de la marque contestée ne concernent aucun de ces produits. Il y a donc lieu de considérer que l’usage de celle-ci n’a pas été démontré pour ces produits. 17

DC23-0085 70 . Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». Conclusion sur l’usage sérieux 42. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits visés au point 66, et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits (visés au point 70), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 43. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, dernier alinéa, dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 44. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 71. Le demandeur demande, dans son exposé des moyens, une prise d’effet anticipée de la déchéance, à savoir le 31 octobre 2007. 72. Toutefois, le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité est fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque ». 73. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2003-09 du 28 février 2003. Ainsi, la marque contestée n’était susceptible d’encourir la déchéance qu’à compter du 28 février 2008, soit cinq ans à partir de son enregistrement. En conséquence, la demande de date d’effet au 31 octobre 2007 ne saurait être accueillie, étant antérieure à la survenance du motif de déchéance. Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la présente demande en déchéance. 74. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 14 juin 2023 pour les produits suivants : « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». C- S ur le motif « l a marque contestée est devenue la désignation usuelle du p roduit ou du service » 18

DC23-0085 75. L’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a)° La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; […] ». 76. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 77. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont la déchéance est demandée, et ce par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, ces deux conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270). 1 . S ur la désignation devenue usuelle dans le commerce 78. Les éléments de preuve fournis par le demandeur destinés à démontrer que la marque contestée RAPIDO est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits désignés dans son enregistrement sont notamment les suivants :

- Annexe 1 : Usage générique par les vendeurs de canapés rapido
- Annexe 2 : Page extraite du site Convertiblecenter.fr
- Annexe 3 : Usage générique par les marketplaces (extraits des sites internet LEROYMERLIN, RAKUTEN, AUCHAN, FNAC)
- Annexe 4 : Usage générique par les blogueurs et prescripteurs (extrait du site internet JAIMEDORMIR)
- Annexe 5 : Usage générique par les agences immobilières (extraits de site internet de réservation de logements saisonniers)
- Annexe 6 : Usage générique par les consommateurs (extraits de site internet de forums de discussions) Période pertinente 79. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24 septembre 2002 et son enregistrement a été publié au BOPI 2003-09 du 28 février 2003. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 14 juin 2023. 80. Le demandeur devait ainsi prouver que la marque contestée RAPIDO est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir de « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé » en classe 20, au cours de la période comprise entre la date de publication de son enregistrement, le 28 février 2003, et la date de la demande en déchéance, le 14 juin 2023. 81. La plupart des éléments listés au point 78 sont datés de cette période et notamment les Annexes 2, 4, 5 et 6. Seules quelques pages des Annexes 1 et 3 sont non datées ou comportent seulement une date d’extraction, et ne peuvent donc être prises en compte (en ce sens : Cass. Com. 14 mai 2013, 12- 18.907). 19

DC23-0085 82. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le demandeur contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu 83. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est devenue usuelle dans le commerce des produits désignés, en France. 84. Or en l’espèce, tous les éléments listés au point 78 sont en français et s’adressent au public français. 85. Par conséquent, les éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente. Public pertinent 86. La marque contestée doit être devenue la désignation usuelle des produits ou services qu’elle couvre non pas pour quelques personnes, mais pour la majorité du public concerné, à savoir les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du marché concerné, l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation des produits ou services concernés (CJUE, 29 avril 2004, Bostongurka. C- 371/02, Points 23 à 26 ; CA Lyon, 8 décembre 2011, RG 10 : 03176 ; TUE 18 novembre 2018, T 718/16 Points 53 et 54). 87. En l’espèce, la marque est enregistrée pour les produits suivants : « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, fauteuils, fauteuils de relaxation, divans, canapés et banquettes, canapés et banquettes convertibles en lit, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». 88. Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois, des personnes désireuses de s’acheter de tels meubles, à savoir le grand public (consommateurs ou utilisateurs finaux), mais également des sociétés qui fabriquent, distribuent ou revendent de ces mêmes produits (les professionnels du secteur). 89. Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois du grand public et de professionnels qui fabriquent, vendent ou revendent lesdits meubles. Utilisation usuelle du signe en référence aux produits concernés 90. Les preuves doivent démontrer que l’expression constituant la marque contestée est utilisée dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou services en cause de ceux d’une autre entreprise. Il convient de déterminer si la marque contestée est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. 91. Le demandeur fait valoir que le signe contesté est employé de façon générique pour désigner un « mécanisme permettant de convertir un canapé en lit et vice-versa, mais, par extension, pour 20

DC23-0085 désigner le canapé-lit lui-même. Les consommateurs et les vendeurs de produits d’ameublement, comme le démontrent les annexes discutées ci-après, utilisent régulièrement l’expression « un rapido » pour désigner un canapé convertible, disposant ou non d’un système de conversion rapide ». 92. En réponse à ces arguments, le titulaire de la marque contestée fait valoir le caractère arbitraire de la marque RAPIDO et l’absence de présence de ce terme dans le dictionnaire. Il précise, par ailleurs, que l’utilisation du terme RAPIDO est toujours en lien avec la véritable désignation usuelle des produits revendiquées, à savoir « « canapé convertible », « convertible », « banquette » ou « canapé », de sorte que le terme en question est donc bien employé à titre de marque et non en tant que nom commun visant à désigner le produit lui-même ». 93. Il convient de relever que s’il est vrai que l’usage opéré du terme RAPIDO l’a parfois été de façon générique, notamment :

- « système Rapido » (page internet issue du site lamaisonconvertible.fr – p.76 de l’Annexe 1) ;

- « système d’ouverture Rapido » (page internet issue du site moncanapé.com – p.162 de l’Annexe 1) ;

- « pour résumer le concept du « rapido »… » (extrait du forum du site myctc.fr – p.1 de l’Annexe 6) ;

- « il semblerait que plusieurs propriétaires ont demandé, en vain, aux fabricants de rapido de surélever le mécanisme… » (extrait du forum du site wemiz.com – p.16 de l’Annexe 6) ;

- « j’ai un rapido dans ma résidence… » (extrait du forum du site community.withairbnb.com – p.110 de l’Annexe 6). La plupart des nombreuses pièces fournies par le demandeur présentent l’utilisation du signe « RAPIDO » en association avec le produit qu’il désigne, à savoir avec le terme canapé, convertible ou canapé-lit, comme le fait valoir le titulaire de la marque contestée dans ses observations, de sorte que ce terme RAPIDO apparait utilisé en tant que signe distinctif. En outre, comme le souligne encore le titulaire de la marque contestée, « seuls quelques commentaires de consommateurs emploient le terme RAPIDO seul pour mentionner le produit, par abus de langage et rapidité, qui caractérisent les échanges et commentaires déposés sur les sites web et les réseaux sociaux », ces commentaires étant insuffisants pour en déduire que le terme RAPIDO est rentré dans le langage courant pour désigner des canapés convertibles. 94. Par ailleurs, dans ses premières observations en réponse, le demandeur fait valoir que le terme RAPIDO est systématiquement écrit en lettres minuscules et non en majuscules, ce qui permettrait selon lui de constater son emploi générique. Toutefois, à la supposer perçue, cette différence de calligraphie, ne fait pas perdre au signe contesté son utilisation à titre de marque. 95. Par conséquent, les arguments et pièces du demandeur ne permettent pas de démontrer que le signe contesté soit devenu la désignation usuelle des produits enregistrés. 2. S ur le fait du titulaire 21

DC23-0085 96. Au demeurant, la déchéance n’est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la désignation usuelle du produit ou du service du fait de son titulaire (article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité (CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32). 97. La Cour de justice a défini la notion d’ « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles le titulaire d’une marque n’est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif de sa marque (CJUE – 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34). 98. Dans chaque cas concret, il faut déterminer quelles sont les mesures appropriées et raisonnables pour le titulaire de la marque, c’est-à-dire présenter une vigilance suffisante en ce qui concerne la défense de la marque contre les risques d’atteinte à la contrefaçon et la perte de caractère distinctif. 99. On ne saurait s’attendre à ce que le titulaire d’une marque élimine tout usage inapproprié de celle-ci, mais il est tenu de prendre des mesures en cas d’utilisation générique de la marque par des tiers. 100. En l’espèce, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée n’a pas agi pour mettre un terme à l’usage générique de la marque contestée. Il soutient, par ailleurs, que les utilisateurs font un usage non autorisé de la marque contestée dès lors qu’aucune licence n’a été inscrite sur la base de données de l’Office. Il considère, enfin, que les mises en demeure transmises par le titulaire de la marque contestée ne sont pas suffisantes pour attester de son action, dès lors qu’elles sont tardives et inefficaces et que celui-ci échoue donc à rapporter la preuve d’une lutte efficace à l’encontre de la dégénérescence de sa marque. 101. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui avoir agi pour défendre sa marque en assurant une veille de sa marque, et en agissant contre tout usage non autorisé. Ainsi, il a adressé 17 courriers de mise en demeure à diverses sociétés leur intimant de cesser l’usage du signe RAPIDO en relation avec les articles proposés à la vente. Par ailleurs, sur la concession de licence, il précise qu’une marque peut être utilisée avec le consentement de son titulaire sans qu’il ne soit besoin d’accorder une licence sur cette dernière, et fait valoir, à cet égard, que sa marque est exploitée par lui-même ainsi que par l’intermédiaire de deux filiales et sur des sites marchands en ligne. Il précise, enfin, qu’est indiqué le symbole ® à la suite du terme RAPIDO sur l’ensemble de sa documentation. 102. En l’espèce, il y a lieu de relever que le fait que le terme RAPIDO soit suivi du symbole ® peut être de nature à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 14 :11690). Or il ressort de la plupart des documents fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment des nombreux catalogues (Annexes 2 et 3) que le terme RAPIDO est assorti du sigle ®, de sorte que cela ne peut que démontrer un usage à titre de marque et non un usage générique. 103. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée verse 17 mises en demeures adressées à divers opérateurs (Annexe E et F) datant de 2020 et 2022, leur demandant de cesser l’utilisation du terme RAPIDO, des relances de mises en demeure en l’absence de réaction des opérateurs, ainsi que plusieurs réponses d’opérateurs indiquant mettre fin à cet usage. 22

DC23-0085 104. En outre, concernant l’argument du demandeur tenant à l’absence de concession de licences de la part du titulaire de la marque contestée, en sorte que les utilisateurs feraient un usage non autorisé du signe contesté, il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47). En l’espèce, l’ensemble des factures fournies par le titulaire de la marque contestée (Annexe 3.5) mentionnent la société DIVA SALON qui est titulaire de la marque contestée. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée indique qu’il fait appel à des revendeurs pour la commercialisation de ses produits dont le lien a été démontré pour certains d’entre eux (Annexes I et G). Ainsi, il peut en être déduit un usage par le titulaire ou avec son consentement, sans que l’absence de concessions de licence ne puisse être utilement invoqué. 105. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches tant à titre préventif qu’à titre curatif afin de défendre les intérêts de sa marque, pendant la période pertinente, en utilisant de manière constante le sine ® à la suite du terme RAPIDO, ainsi qu’en adressant plusieurs lettres de mise en demeure. 106. Par conséquent, le demandeur échouant à démontrer que le signe contesté aurait perdu son aptitude à désigner l’origine des produits enregistrés, et le titulaire de la marque contestée justifiant intervenir activement pour la défense de son titre, la demande en déchéance fondée sur ce motif de dégénérescence de la marque doit être rejetée. 23

DC23-0085 CONCLUSION GENERALE 107. Il ressort de ce qui précède que la demande en déchéance est :

- Partiellement justifiée sur le fondement de l’usage sérieux (point 74)
- Rejetée sur le fondement de la désignation usuelle (point 106) D- S ur la répartition des frais 108. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 109. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 110. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés. 111. Il en va de même du titulaire de la marque contestée ayant sollicité la prise en charge des frais exposés pour sa défense. En effet, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait partiellement droit à la demande en déchéance pour certains des produits visés. 112. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0085 est partiellement justifiée. Article 2 : La société DIVA SALON est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 3185126, à compter du 14 juin 2023 pour les produits suivants : « Sièges d’intérieur à savoir sièges, chaises, chaises longues, méridiennes, poufs, chauffeuses, à l’exception des sièges pour malades et des sièges pour bébé ». Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. 24