OP23-0979 16/01/2024

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame L M et Madame L J ont déposé le 29 décembre 2022 la demande d’enregistrement n° 22 4 924 489 portant sur le signe figuratif INSTITUT TOC-TOC MANDARIN.

Le 20 mars 2023, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :

— le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TIKTOK LIVE, déposée le 1er juin 2020 et enregistrée sous le n° 018 247 511, et

— le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TIK TOK, déposée le 23 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017 891 401.

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L’opposition a été notifiée aux déposantes. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elles ont fait. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Le 14 septembre 2023, les déposantes ont procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 27 septembre 2023 sous le n° 0 896 378.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 018 247 511, portant sur le signe verbal TIK TOK LIVE

Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre une partie des services visés par la demande contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par ses titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de congrès ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de divertissement ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement ; formation ».

La société opposante soutient que les services précités de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services suivants : « Éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.

Les services suivants : « Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres » de la demande contestée et les services de « Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » de la marque antérieure présentent à l’évidence les mêmes nature, objet et destination.

Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux arguments des déposantes.

Enfin, les services suivants : « Organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande contestée, qui s’entendent de services permettant d’apporter des connaissances, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Enseignement ; formation » de la marque antérieure, visant également à transmettre des connaissances.

Il s’agit donc de services similaires, contrairement aux arguments des déposantes.

En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe INSTITUT TOC-TOC MANDARIN ci-dessous reproduit :

Ce signe a été déposé en couleurs.

La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK LIVE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de quatre éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.

Les dénominations TOC-TOC, de la demande contestée, et TIKTOK, de la marque antérieure, sont de longueur identique et ont en commun les lettres T-/-TO- placées dans le même ordre et selon le même rang, présentent le même rythme en deux temps ainsi que les mêmes sonorités [t/ktok], et peuvent toutes deux faire référence à des onomatopées, c’est-à-dire à un mot inventé qui imite le bruit d’une personne, d’un animal ou d’une chose, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Ces éléments verbaux diffèrent par leur séquence d’attaque (TOC au sein du signe contesté, et TIK au sein de la marque antérieure), par leur lettre finale (C pour le signe contesté et K pour la marque antérieure) et par la présence d’un tiret au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à altérer les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments TOC-TOC et TIKTOK.

Les signes diffèrent , par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté, des éléments verbaux INSTITUT et MANDARIN, d’éléments figuratifs (représentant un livre abrité sous une maison de type chinoise et entourée de bambous), ainsi que de celle d’éléments graphiques, (police de caractères légèrement stylisée) et de couleurs, mais également par la présence du terme final LIVE de la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées.

En effet, les dénominations TOC-TOC et TIKTOK apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause.

En outre, elles présentent un caractère essentiel, dès lors que les termes INSTITUT et MANDARIN ainsi que les éléments figuratifs du signe contesté sont susceptibles de renvoyer à la nature des services en cause (formation en lien avec la langue et/ou la culture chinoise)..

De plus, les éléments graphiques et couleurs du signe contesté apparaissent également accessoires dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel des éléments verbaux qui composent ce signe.

Au sein de la marque antérieure, la dénomination TIKTOK présente un caractère dominant, celui-ci étant positionnée en attaque et dès lors que le terme LIVE qui la suit, aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de la langue anglaise comme la traduction anglaise de l’expression « en direct », est susceptible de renvoyer à la nature des services en cause dont il évoque le mode de prestation, à savoir d’être rendus « en direct ». 4

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Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de l’analyse des éléments distinctif et dominants des signes, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe figuratif contesté INSTITUT TOC-TOC MANDARIN est donc similaire à la marque verbale antérieure TIKTOK LIVE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 015 549 903, portant sur le signe verbal TIK TOK

Les services de la demande contestée, objets de l’opposition, ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison (voir A).

Quant aux signes, la présente marque antérieure porte sur le signe :

A cet égard, et pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure TIK TOK.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation et conduite de congrès ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

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