OP23-3130 8 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O J agissant pour le compte de « Dedra », société en cours de formation, a déposé, le 1er juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 965 997 portant sur le signe verbal DEDRA. Le 22 août 2023, l’association DEKRA E.V. (association régie selon le droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne DEKRA, enregistrée le 15 mai 2015 sous le n° 1 280 073, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; essais techniques; réalisation d’inspections (estimations techniques); préparation d’avis d’experts techniques en cas d’accidents, dommages et aléas de circulation; services de conseils techniques liés à la protection de l’environnement; services de conseillers techniques en sécurité; services d’analyse et commande techniques en matière de sécurité, protection sanitaire et prévention au travail; mise en place de normes de sécurité et de qualité; examens techniques courants pour la documentation des normes développées et autorisation ou confirmation d’un label de qualité en fonction d’examens passés; vérifications de qualité, essais techniques, surveillance, et certification (contrôle de qualité), services de technologies de l’information (TI), à savoir services d’information et de conseil ainsi que services de conseillers en TI, services de sécurité en TI sous forme de protection et récupération de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

données informatiques, recherches en matière d’ordinateurs et de systèmes informatiques, ainsi que leur mise en place et mise en oeuvre, services de gestion de projets informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, mise à jour de sites Web, pour le compte de tiers, services de surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services d’ingénierie, conception de logiciels informatiques; avis d’experts techniques, essais de produits et essais portant sur la sécurité de produits, authentification et contrôle de qualité, notamment évaluations de conformité, études de conformité, services de conseillers en matière de contrôle de qualité, services de conseillers en matière de services d’assurance de la qualité, services de conseillers en matière d’essais de matériaux et produits; réalisation d’expériences scientifiques, réalisation d’essais scientifiques, surveillance de processus pour l’assurance de la qualité, contrôle de qualité, essais de qualité, services d’inspection de sécurité technique, ainsi que services de conseillers en la matière; surveillance et inspection techniques, services de recherche médicale et pharmaceutique; services d’urbanisme et d’architecture; construction et planification des travaux de construction; attribution de certificats d’essai et marques d’essai, dans le cadre d’essais techniques, notamment pour véhicules; fourniture de services de conseillers techniques et expertises dans les domaines suivants, à savoir secteur automobile, gestion de parcs automobiles, génie mécanique, construction et biens immobiliers, industrie ferroviaire, de l’aviation et du transport maritime, industrie chimique et pharmaceutique, centrales électriques, services de vente au détail, alimentation électrique et évacuation de déchets, services de soins de santé, nourriture et aliments pour animaux, secteur public, industries manufacturières, secteur des assurances et banques, transport et logistique, terrains de sport; essai de matériaux, services de physiciens, services d’architecture; mesurage et estimation de polluants; réalisation de prélèvements, analyses en laboratoire et inspections physiques, mise au point de concepts de construction technique et concepts d’assainissement; estimations d’experts portant sur des mesures en vigueur en matière de construction et d’assainissement; estimation de documents de planification, investigation de sols, investigation en matière de conditions de construction et air intérieur, services scientifiques, services de conception, gestion de dommages pour des compagnies d’assurances, courtiers en assurances et sociétés industrielles, à savoir services de conseillers techniques, contrôles de vraisemblance technique portant sur des dommages, investigations complémentaires, recherches dans des bases de données et sur Internet, pour la science et la recherche; services de conseillers et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ». L’association opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; stockage électronique de données » apparaissent pour certains identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche et contrairement à ce que soutient l’association opposante, les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

aux « services d’architecture » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas indispensable à la réalisation des seconds, ni inversement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de technologies de l’information (TI), à savoir services d’information et de conseil ainsi que services de conseillers en TI, services de sécurité en TI sous forme de protection et récupération de données informatiques, recherches en matière d’ordinateurs et de systèmes informatiques, ainsi que leur mise en place et mise en oeuvre, services de gestion de projets informatiques, services technologiques en matière d’ordinateurs, services de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques, mise à jour de sites Web, pour le compte de tiers, services de surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services d’ingénierie, conception de logiciels informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations informatiques permettant d’exploiter des ordinateurs, logiciels, sites internet et réseaux informatiques, ainsi que des conseils afférents en technologie de l’information. Ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination. Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas au même public, contrairement aux assertions de l’opposante, les premiers se destinant à des particuliers ou professionnels désireux d’obtenir des copies numériques de documents physiques, par exemple en vue de les conserver ou de les transmettre par voie digitale, tandis que les seconds s’adressent à des professionnels exploitant des ordinateurs, logiciels, sites internet et réseaux informatiques. Le fait que ces services « relèvent du domaine des technologies de l’information », comme l’affirme l’opposante, ne saurait suffire à les reconnaître similaires compte tenu de la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information dans tous les domaines de la vie économique ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services relevant des technologies de l’information, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires. Enfin, les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « fourniture de services de conseillers techniques et expertises dans les domaines suivants, à savoir secteur automobile, gestion de parcs automobiles, génie mécanique, construction et biens immobiliers, industrie ferroviaire, de l’aviation et du transport maritime, industrie chimique et pharmaceutique, centrales électriques » de la marque antérieure, la réalisation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, et la fourniture des seconds étant indépendante de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DEDRA, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination DEKRA. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DEDRA du signe contesté et DEKRA de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres, dont quatre sont identiques, placées dans un ordre et selon un rang identiques, formant les séquences d’attaque et finale communes DE- et -RA, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque [dé] identique et finales comportant le même son [ra]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. La différence tenant à la substitution de la lettre K par la lettre D dans le signe contesté ne saurait suffire à écarter les grandes ressemblances entre ces dénominations qui demeurent marquées par une succession de lettres communes (D, E, R, A), ainsi que les séquences finales proches -DRA /
-KRA partageant une structure commune, à savoir l’adjonction d’une consonne aux lettres -RA, dont il découle des sonorités identiques et proches, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée DEDRA est donc similaire à la marque verbale antérieure DEKRA, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce, malgré la similitude des signes en présence. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEDRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 965 997 est partiellement rejetée, pour les services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI