OP23-3424 04/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L A a déposé, le 22 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 971 663, portant sur le signe verbal ENESIS. Le 13 septembre 2023, la société ENEDIS (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ENEDIS déposée le 4 avril 2016 et enregistrée sous le n°15 300 536, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; distribution d’électricité ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conseils en organisation et en direction des affaires relatifs au domaine énergétique; informations ou renseignements d’affaires; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; expertise en affaires; recherche de marché; étude de marché dans le domaine de l’énergie; agences d’informations commerciales dans le secteur de l’énergie ; direction de travaux de construction; travaux d’ingénieurs en construction; information en matière de construction et d’installations de plomberie, de chauffage, de climatisation, de production de vapeur, de séchage, de ventilation et d’appareils sanitaires ; transport et distribution d’électricité et d’eau; services d’approvisionnement en énergie pour des tiers (distribution d’énergie); distribution de chaleur et d’énergie; services d’ingénierie ainsi que services de recherches techniques relatifs au domaine énergétique; travaux d’ingénieurs (expertise); expertise (travaux d’ingénieurs) ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; distribution d’électricité ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services d’ « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« informations ou renseignements d’affaires; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure. 2

En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la mise en œuvre des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ENESIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENEDIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le signe contesté ENESIS et la marque antérieure ENEDIS (longueur identique, cinq lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les mêmes séquences d’attaque et finales ENE / IS, même rythme trisyllabique, sonorités d’attaque et finales identiques [éné] / [isse]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus semblables. A cet égard, la seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre S à la lettre D de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère qu’entre une seule lettre sur six placée en milieu de signes, les dénominations en présence restant dominées par la même succession de lettres ENE / IS et de sonorités correspondantes. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ENESIS est donc similaire à la marque antérieure ENEDIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers », qui n’ont pas été reconnus similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ENESIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; distribution d’électricité ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4