OP23-3432 02/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SH INVEST (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4970695 portant sur le signe verbal MYLIB. Le 13 septembre 2023, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale DOCTOLIB déposée le 8 octobre 2013, enregistrée et renouvelée sous le n°4038280, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne DOCTOLIB déposée le 22 avril 2015, enregistrée sous le n°013976329, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°4038280 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d’entreprises (analyses commerciales). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; numérisation de documents ;

logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYLIB, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la séquence -LIB, ce qui leur confère une physionomie proche. Les signes diffèrent par la présence des séquences MY- dans le signe contesté et DOCTO- dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence LIB apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, cette séquence présente un caractère essentiel dans les deux signes. En effet, au sein du signe contesté, la séquence -LIB apparaît dominante, en ce que l’élément MY qui la précède est pronom personnel anglais aisément traduit par « mon », lequel se rapporte directement au terme LIB, ainsi mis en exergue. De même, au sein de la marque antérieure, la séquence -LIB apparaît également essentielle, en ce que, comme le relève la société opposante, la séquence d’attaque DOCTO-, perçue comme l’abréviation du terme « docteur », est faiblement distinctive en ce qu’elle renvoie au domaine d’activité des services. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MYLIB est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une notoriété dans le domaine de la gestion, l’organisation et l’administration de cabinets médicaux et de prise de rendez-vous et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur le marché concerné en tant que facteur aggravant du risque de confusion ou d’association. En particulier, les consommateurs sont susceptibles d’établir une association entre les deux signes, le signe contesté pouvant leur apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de services personnalisés et adaptés au client. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque de renommée n°013976329 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°013976329 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure n°4038280, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MYLIB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI