OPP 23-4090 Le 24/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T A M C est titulaire de l’enregistrement international n° 1748663 du 7 juillet 2023 désignant la France, portant sur le signe verbal MAD WAX SURF COMPANY. Le 7 novembre 2023, la société M AND M DIRECT LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MAD WAX, déposée le 19 novembre 2009 sous le n° 008697922 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MAD WAX, déposée le 24 novembre 2009 sous le n° 008708448 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à l’OMPI le 17 octobre 2023 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie) ». La marque antérieure n° 008697922 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements et chapellerie ». La marque antérieure n° 008708448 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles de chaussures ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques et similaires. Force est de constater que les produits précités de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués des marques antérieures.

Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal MAD WAX SURF COMPANY. Les marques antérieures invoquées portent sur le même signe verbal MAD WAX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes MAD WAX, en attaque du signe contesté et seuls éléments constitutifs des marques antérieures, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, des termes SURF COMPANY, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes MAD WAX apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits concernés. En outre, ces termes présentent un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de leur position d’attaque et dès lors que les termes anglais SURF COMPANY qui les suivent, apparaissent peu distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils désignent respectivement la nature des produits d’une part (le surf étant une source d’inspiration importante de la mode vestimentaire) et l’établissement commercial commercialisant lesdits produits d’autre part. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une grande similarité entre les deux signes, l’enregistrement international contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme d’articles vestimentaires. Le signe verbal MAD WAX SURF COMPANY est donc similaire aux marques antérieures MAD WAX, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté MAD WAX SURF COMPANY ne peut bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Articles vestimentaires (vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie) ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiellement refusée pour les produits précités.