OPP 23-4179 24/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société NEW DEPART (SAS) a déposé le 21 août 2023 la demande d’enregistrement n°23 4985279 portant sur le signe figuratif MIA SHOES DELUX COLLECTIONS. Le 14 novembre 2023, la société MIA SHOES, INC. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française MIA, déposée le 9 août 1995, enregistrée sous le n°95 0584202 et régulièrement renouvelée;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative française MIA, déposée le 17 février 2006, enregistrée sous le n°06 3410696 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°95 0584202 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est effectivement pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MIA SHOES DELUX COLLECTIONS, ci- dessous reproduit : 3

La marque antérieure porte sur le signe verbal MIA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante ne conteste pas la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’un élément figuratif, dans une police de caractères et une présentation particulières en noir et blanc ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme MIA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence des termes SHOES, DELUX COLLECTIONS et de l’année 2002 au sein du signe contesté, ainsi que par la typographie et la mise en forme particulières de ce signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme MIA, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, il revêt un caractère dominant dans le signe contesté, en raison de sa position en attaque en lettres de grande taille, qui contribue à le mettre en exergue. De plus, les termes anglais SHOES et DELUX COLLECTION inscrits en-dessous en petits et fins caractères, aisément compris par le public français comme signifiant respectivement « chaussures » et « collections de luxe », apparaissent dépourvus de caractère distinctif, indiquant la nature des produits en cause. Il en va de même pour l’année 2002, « à peine perceptible du fait de sa taille, de son emplacement dans le signe et de son positionnement vertical », susceptible d’être perçue « comme la référence à l’année de lancement des collections de chaussures en question », comme le souligne la société opposante.

Ces éléments ne seront donc pas aptes à retenir l’attention du consommateur, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Enfin, la présence d’un élément figuratif et de la mise en forme particulière du signe contesté, notamment par la « présentation étirée de la lettre « i » dans la dénomination « MIA » » comme le relève la société opposante, n’a aucune incidence phonétique et n’affecte en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination MIA, par laquelle le signe sera lu et prononcé. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté MIA SHOES DELUX COLLECTIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure MIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°06 3410696 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif MIA, ci-dessous reproduit : Pour les raisons développées dans la partie A) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence de la séquence commune MIA, distinctive et dominante dans chacun des deux signes ; la présentation 5

particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à lui faire perdre son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Le signe figuratif contesté MIA SHOES DELUX COLLECTIONS est donc similaire à la marque figurative antérieure MIA. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MIA SHOES DELUX COLLECTIONS ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques n°95 0584202 et n°06 3410696. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.