DC23-0180 Le 07/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée ANCIENS ETABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0180 contre la marque n°14 /4101075, déposée le 18 juin 2014 et portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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L’enregistrement de cette marque, au nom de la société par actions simplifiée SPS (titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-23 du 5 juin 2015. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Classe 09 : Equipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Classe 25 : Cravates ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et courriel adressés au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque. 6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire, par courrier recommandé en date du 19 février 2024, réexpédié par la Poste avec la mention « non réclamé » et ayant pour date de première présentation le 23 février 2024. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le 23 avril 2024, le titulaire de la marque contestée a, par l’intermédiaire de son mandataire constitué dans l’intervalle, présenté des observations en réponse, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé en date du 30 avril 2024, reçu le 7 mai 2024. 8. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 22 mai 2024, lesquelles ont été transmises au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant consenti à recevoir les notifications par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 13 juin 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. 2

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9. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 15 juillet 2024 (les 13 et 14 juillet 2024 tombant un weekend). Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- Fait une présentation de ses marques et de l’historique du contentieux entre les parties ;

- Soutient que le titulaire n’a pas fait d’usage sérieux de sa marque LES P’tites Bombes LPB dans la période de référence, à savoir entre le 05/06/2015 et le 05/06/2020 pour l’ensemble des produits visés en classes 3, 9, 14 et 25 ;

- Sollicite ainsi de l’Institut :  Qu’il prononce la déchéance totale de la marque contestée ;  Que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :

- Soutient que la présentation des faits, par le titulaire, et de la procédure est mensongère, notamment, en ce qu’elle se fonde sur une autre marque ;

- Soutient que les pièces produites ne sont nullement de nature à justifier d’un usage à titre de marque, de la marque contestée
- Réitère sa demande visant à ce que les frais engagés soient mis à la charge du titulaire. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire :

- Fait une présentation de l’historique du contentieux entre les parties ;

- Soutient qu’il fait usage de la marque « Les P’tites Bombes LPB » au titre de sa dénomination sociale.

- Relève que l’activité de l’entreprise, notamment au cours du premier semestre 2020, a dû faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus rendant extrêmement difficile l’usage de la marque pendant cette période.

- Soutient que, quoi qu’il en soit, l’usage sérieux de la marque se poursuit à l’heure actuelle puisqu’elle commercialise notamment des brumes de parfum sous ce vocable ainsi que des bijoux et divers articles de lunetterie. Ainsi, il sollicite de l’Institut :

- Le rejet de la demande en déchéance ;

- Que les frais de procédure soient mis à la charge du demandeur 3

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A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

- Pièce n°1 : Récépissé de dépôt de la marque n°4101075 par la SAS SPS
- Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société LES P’TITES BOMBES LPB à jour au 27 mars 2024, faisant état d’une immatriculation le 31 mai 2017
- Pièce n°3 : Copie recto verso de la pièce d’identité de Monsieur R K
- Pièce n°4 : Décision INPI du 17 mars 2015, n°2014 4087
- Pièce n°5 : Décision Irrecevabilité de l’opposition OPP 19 3545/BDO du 8 octobre 2019
- Pièce n°6 : Facture LEGIS CONSEIL pour la société LES P’TITES BOMBES LPB en date du 31 juillet 2020
- Pièce n°7 : Courrier du CIC NORD OUEST à la SAS LES P’TITES BOMBES LPB en date de « décembre 2023/janvier 2024 ». II.- DECISION A. Sur le fond 13. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 14. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 15. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 16. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 17. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque 4

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doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».  Appréciation de l’usage sérieux 18. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 19. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des produits et services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces produits et services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 20. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 21. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et produits et services pertinents. 22. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 18 juin 2014 et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-23 du 5 juin 2015. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 27 novembre 2023. 23. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 24. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 27 novembre 2018 au 27 novembre 2023 inclus, et ce pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement. 25. Le titulaire soutient que « la société Les P’tites Bombes LPB fait usage de la marque « Les P’tites Bombes LPB » au titre de sa dénomination sociale » et qu’elle « est connue du consommateur et de ses partenaires sous ce signe » se fondant, à cet égard sur les pièces 2, 6 et 7. 5

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26. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces produites que seules les pièces n°2 et 6 comportent une date située dans la période pertinente, la pièces n°7 étant postérieure à cette date. 27. En outre, et surtout, si l’usage d’un signe à titre de dénomination sociale permet au titulaire d’une marque éponyme d’échapper à la déchéance de ses droits sur cette marque, encore faut-il qu’il justifie de l’usage de ce signe à titre de marque, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 28. Or, force est de constater que l’utilisation du signe LES P’TITES BOMBES LPB comme dénomination sociale d’une société tierce dans un kbis (pièce n°2) et comme destinataire d’une facture provenant d’un cabinet d’avocat pour une constitution de partie civile (pièce n°6) ne permet aucunement de justifier de l’usage du signe contesté aux fins d’identifier les produits visés par la marque contestée (cf. supra point 2). 29. Ainsi, au vu des pièces fournies, il n’est pas démontré que le signe LES P’TITES BOMBES LPB a été utilisé à titre de marque, pour identifier l’origine commerciale de produits couvert par la marque contestée et listés au point 2.  Sur le juste motif de non exploitation 30. La Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C 246/05). 31. Selon la jurisprudence européenne, la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69). Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d’une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage, car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l’exercice d’une activité (Chambre des recours, 4 janvier 2021, R691/2020-5, Société de la Tour EIFFEL). 32. En l’espèce, afin de justifier du non-usage de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée argue de ce que « l’activité de l’entreprise, notamment au cours du premier semestre 2020, a dû faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus rendant extrêmement difficile l’usage de la marque pendant cette période » précisant que « la commercialisation des produits repris en classe 3, 9 et 14 a été rendue particulièrement difficile compte tenu des entraves liées au confinement ». 6

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33. Il convient tout d’abord de constater que le titulaire de la marque contestée n’a fourni aucun document de nature à démontrer qu’il a, à tout le moins, entamé, pendant la période pertinente, des opérations destinées à exploiter effectivement la marque contestée pour les produits visés par la demande en déchéance. Il se contente d’affirmer que « quoi qu’il en soit, l’usage sérieux de la marque se poursuit à l’heure actuelle puisqu’elle commercialise notamment des brumes de parfum sous ce vocable ainsi que des bijoux et divers articles de lunetterie ». 34. Il n’a pas davantage fourni de document de nature à démontrer l’existence d’un juste motif de non exploitation relevant d’obstacles indépendants de sa volonté, liés à l’intervention des pouvoirs publics ou des restrictions d’importation, ou de cas de force majeure. 35. Au demeurant, il convient de rappeler que le titulaire de la marque contestée n’a pas tenté de démontrer une volonté d’exploitation ou un commencement d’exploitation avant le début de la crise sanitaire en mars 2020 invoquée comme impossibilité d’exploitation, soit pour la période comprise entre le 18 juillet 2017, début de la période de référence correspondant à cinq années avant la présente demande en déchéance et le 13 mars 2020, date à laquelle le premier confinement a été déclaré (voir notamment CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395 : « qu’ainsi pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement »). 36. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée ne justifie pas d’un juste motif de non-exploitation.  Conclusion 37. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée, en sorte qu’il doit être totalement déchu de ses droits sur cette dernière. 38. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 39. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 40. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 27 novembre 2023, pour tous les produits visés à l’enregistrement. 7

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B. Sur la répartition des frais 41. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 42. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 43. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits visés. 44. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a présenté à une reprise des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation à une reprise de ses observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée. 45. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés [(250 euros « au titre de la phase écrite » et 300 euros « au titre des frais de représentation)]. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0180 est justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée SPS est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°4101075 à compter du 27 novembre 2023, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 8

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Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société SPS au titre des frais exposés. 9