R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 24-0054 Le 11/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 29 mars 2024, la société anonyme NRJ GROUP (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0054 contre la marque verbale n° 22/4907153 déposée le 21 octobre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée MANERGY est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2023-27 du 7 juillet 2023. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque de l’Union européenne antérieure n° 000136150, portant sur le signe verbal NRJ, déposée le 21 mai 1996, bénéficiant d’une priorité française au 30 janvier 1996, enregistrée le 9 mars 1999 (publication au Bulletin 1999/046 du 14 juin 1999), renouvelée en 2006 et 2016, dont il est devenu titulaire à la suite d’une transmission de propriété du16 novembre 2000 inscrite sous le N° 000256183. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :

- une identité ou une grande similarité des services en cause ;

- d’importantes ressemblances phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence qui ont en commun un élément identique (NRJ / ENERGIES), ce dernier étant en outre dominant dans les deux signes ;

- un caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure invoquée « en raison de sa réputation exceptionnelle dans le secteur de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, des télécommunications, de la régie publicitaire et du divertissement ». Le demandeur sollicite également la prise en charge de ses frais dans la limite du barème fixé par arrêté. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriels et courrier simple envoyés au mandataire ayant effectué le dépôt.

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6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, reçu le 24 mai 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le 12 juin 2024, un salarié de la personne morale titulaire de la marque contestée s’est rattaché au dossier. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 24 juillet 2024. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale française ENERGIES COMMUNES n° 22/4907153 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne NRJ n° 000136150. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

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13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « divertissement notamment divertissements radiophoniques; Production de spectacles, de films ; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ». 17. Les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la marque contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée.

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2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : NRJ 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un unique élément verbal. 23. P honétiquement et intellectuellement , les signes en présence ont en commun un élément verbal se lisant pareillement en trois temps et constitué de sonorités identiques ou quasi identiques ([énèrgi] ou [ènèrgi]), lequel évoque pareillement l’ « énergie », à savoir ENERGIES pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère une (quasi)identité phonétique et intellectuelle. 24. V isuellement , ces éléments verbaux (ENERGIES / NRJ) sont orthographiés différemment. Néanmoins, ces différences d’orthographe ne sauraient écarter le constat d’une (quasi)identité phonétique et intellectuelle de ces éléments, lesquels peuvent ainsi être perçus comme étant identiques par un consommateur qui prendrait connaissance de l’une ou l’autre des marques phonétiquement. 25. Si par ailleurs les signes se distinguent par la présence du terme COMMUNES au sein du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les dissemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent (infra points 27 à 30). 26. Les signes présentent ainsi des fortes ressemblances phonétiques et intellectuelles, ainsi que des différences visuelles.

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 Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Les éléments verbaux ENERGIES du signe contesté et NRJ, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en présence. 28. En outre, au sein de la marque contestée, le terme ENERGIES présente un caractère dominant en ce qu’il est positionné en attaque et que le terme COMMUNES ne vient que le qualifier et se rapporte directement à lui. 29. Ainsi, le public est incité à porter essentiellement son attention sur le terme ENERGIES de la marque contestée. 30. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à renforcer les ressemblances phonétiques et intellectuelles entre les signes, et à minimiser leurs différences visuelles. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 33. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 34. A cet égard, le demandeur soutient que la marque antérieure NRJ « dispose d’un caractère distinctif élevé en raison de sa réputation exceptionnelle dans le secteur de la musique, de la radio, de l’audiovisuel, des télécommunications, de la régie publicitaire et du divertissement ». A cet égard, le demandeur indique notamment que :

- « La marque NRJ a été créée en 1981 pour désigner une station de radio. (…) La part

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d’audience de cette radio est en constante progression et elle se classe de façon récurrente comme la première station musicale française et souvent comme la première radio de France » ;

- « Selon la source Médiamétrie, la radio NRJ réunit chaque jour près de 4,1 millions d’auditeurs. En 2022, NRJ est la première radio de France sur les moins de 60 ans, les 13- 49 ans, les 25-49 ans, et la femme responsable des achats de moins de 50 ans » ;

- « L’audience globale de NRJ GROUP sur le digital est de près de 3,1 millions de visiteurs uniques, par mois, en 2022 » ;

- « NRJ GROUP est le premier groupe privé de radios digitales en France, avec 33,6 millions d’écoutes actives en moyenne mensuelle » ;

- « Les applications mobiles NRJ GROUP ont généré plus de 5,2 millions de visites par mois en 2022 » ;

- « L’application NRJ est l’application de radio musicale n°1 en France, avec près de 2,6 millions de visites chaque mois en moyenne, sur l’année 2022 » ;

- « Le Label musical du Groupe a conservé en 2022 sa place de leader en France sur le marché de la compilation et a occupé la place de n°1 pendant 31 semaines en 2021 comptabilisant 14 compilations sous la marque NRJ » ;

- « NRJ GROUP a également développé une offre de podcasts très élargie au succès indéniable, totalisant 4,5 millions d’écoutes de podcasts en moyenne chaque mois » ;

- « (…) la société NRJ Group s’est diversifiée en proposant, via ses filiales ou ses licenciés, sous la marque NRJ de nombreux concerts, tournées (« NRJ MUSIC TOUR », « NRJ EXTRAVAGANCE TOUR » …), l’annuelle cérémonie de récompenses pour l‘industrie musicale NRJ Music Awards, diffusée en prime time en direct sur TF1 et sur NRJ et dont la 25ème édition a eu lieu le 10 novembre 2023, et depuis 2012 la cérémonie NRJ DJ AWARDS récompensant les meilleurs DJs » ;

- « NRJ GROUP a enchaîné les succès sous la famille des marques NRJ avec le lancement des chaînes de télévision NRJ 12 en 2005 et NRJ HITS en 2008. Les audiences de ces chaînes sont en constante progression et le chiffre d’affaires en 2021 pour la télévision était de 82 millions d’euros ». Le demandeur fournit à l’appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci- dessous : P ièce n°1 : communiqués de presse de Médiamétrie allant du 19 avril 2018 au 12 janvier 2023 établissant l’évolution de la part d’audience du groupe NRJ ; P ièce n°2 : document d’enregistrement universel 2022 de NRJ GROUP présentant notamment l’historique du groupe, son organisation, ses activités et contenant un certain nombre de chiffres relatifs à l’audience du groupe NRJ ; P ièce n°3 : extrait du site internet NRJ Global du 12 janvier 2023 titré « NRJ Global, 1ère offre radio commerciale sur les 25-49 ans, les 25-59 ans et les RDA – 60 ans » ; P ièce n°4 : communiqué de presse annonçant le lancement d’un nouveau hub digital dédié au divertissement : « NRJ Groupe lance NRJ PLAY, 1ère plateforme digitale de divertissement » ; P ièce n°5 : extraits d’articles de presse en ligne : radioactu (2014), la lettre.pro (2013), communiqués de presse (2013, 2015) faisant état de la vente de compilations. En 2022, NRJ est leader en France sur le marché de la compilation et n°1 pendant 31 semaines ;

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P ièce n°6 : page Wikipédia de NRJ mobile, opérateur de réseau mobile virtuel, lancé en 2005 ; P ièce n°7 : page Wikipédia de NRJ Music Awards, cérémonie de récompenses de l’industrie musicale : « Ils permettent à NRJ de faire un grand coup de publicité, de se poser en partenaires des grandes maisons de disques et de sortir une compilation dédiée » ; P ièce n°8 : Résultats annuels 2022 de NRJ GROUP présentant le chiffre d’affaires du groupe ; P ièce n°9 : nouvelle campagne de communication à la télévision de NRJ ; P ièce n°10 : capture d’écran du site Societe.com affichant l’identité de la société NRJ Global ; P ièce n°11 : campagnes publicitaires NRJ MOBILE extraites du site internet www.youtube.com (5 copies d’écran) ; P ièce n°12 : document d’enregistrement universel 2021 de NRJ GROUP présentant notamment l’historique du groupe, son organisation, ses activités et contenant un certain nombre de chiffres relatifs à l’audience du groupe NRJ. 35. Il ressort des pièces versées que la marque antérieure NRJ est connue en France dans le secteur de la radio, de la télévision, de la musique et des spectacles et, par conséquent, des services suivants : « divertissement notamment divertissements radiophoniques; Production de spectacles ; Organisation de concours en matière de divertissement ». Ainsi, la marque antérieure invoquée NRJ avait bien acquis une notoriété pour les services précités, au jour du dépôt de la marque contestée. 36. En revanche, les pièces fournies par le demandeur n’établissent pas une telle notoriété en ce qui concerne les services suivants : « Production de films ; Organisation de concours en matière d’éducation ». En effet, force est de constater qu’aucune de ces pièces ne concerne l’« Organisation de concours en matière d’éducation ». En outre, les pièces n°2 et 12 faisant mention d’engagements du demandeur à produire des œuvres audiovisuelles et cinématographiques (cf. page 35 de la pièce n°2 et page 33 de la pièce n°12) sont à elles seules insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure possèderait un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services de « Production de films », n’étant corroborées par aucune autre pièce permettant de démontrer que le demandeur a bien tenu ses obligations dans ce domaine. 37. Ainsi, la marque antérieure sera considérée comme ayant un caractère distinctif accru du fait de sa connaissance pour une partie des services invoqués.

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4. Appréciation globale du risque de confusion 38. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 39. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des services cités au point 17, des ressemblances entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Ce risque de confusion est encore renforcé pour certains des services identiques et similaires aux services de « divertissement notamment divertissements radiophoniques; Production de spectacles ; Organisation de concours en matière de divertissement », pour lesquels le caractère distinctif de la marque antérieure est accru en raison de sa connaissance (infra point 35). En outre, le fait que certains des services en cause puisse faire l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion. 40. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les services visés par la demande en nullité. C. S ur la répartition des frais 41. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 42. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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43. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la nullité est prononcée pour l’ensemble des services visés. 44. En outre, le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 45. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0054 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4907153 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; production de films cinématographiques ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société MANERGY, au titre des frais exposés.