NL24-0093 Le 15 avril 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 mai 2024, la société GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU GUIGNARD FRERES (groupement agricole d’exploitation en commun) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0093 contre la marque française SECRETUM n°19 / 4 541 998, déposée le 10 avril 2019, ci-dessous reproduite :

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L’enregistrement de cette marque, dont la société Shanghai Mingti International Trading Co.,Ltd (société de droit chinois) est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2019/31 du 2 août 2019. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : classe 33 : Spiritueux ; alcool de menthe ; extraits de fruits avec alcool ; apéritifs ; cocktails ; cidre ; genièvre [eau-de-vie] ; liqueurs ; vin ; kirsch ; eaux-de-vie ; whisky ; hydromel ; vodka ; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ; arak ; alcool de riz 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait valoir que le dépôt de la marque contestée est frauduleux en raison de la mauvaise foi de son titulaire car il a été effectué dans le seul but de s’approprier la marque SECRETUM en contournant la relation commerciale alors en cours entre les parties. II rappelle que c’est dans le cadre de son activité entre 2017 et 2018 qu’il a rencontré le dirigeant de la société chinoise SHANGHAI MINGTI INTERNATIONAL TRADING CO, LTD, (désigné « Mighty ») qui a immédiatement manifesté sa volonté de collaborer avec lui. Il précise qu’en juin 2018 il a créé la marque SECRETUM non déposée auprès de l’INPI :

- le début de leur collaboration a commencé le 11 juin 2018, lorsque les deux entités ont dans un premier temps signé un devis pour la création d’une étiquette avec la marque SECRETUM qu’il a créée (annexe 1), cet événement faisant naitre un projet commun.

- une fois l’étiquette réalisée, le projet a été transmis au titulaire de la marque contestée le 20 juin 2018 (annexe 2).

- l’étiquette finale a été transmise le 24 juillet 2018 (annexe 3) et qu’après accord sur celle- ci il a fait parvenir la facture pour sa création le 20 août 2018 (annexe 4). Il estime avoir été mandaté pour créer la marque française SECRETUM pour le titulaire de la marque contestée et produire le vin à sa demande, ce dernier s’étant renseigné sur la signification du terme SECRETUM (annexes 5 et 6) Le demandeur joint une copie du contrat de partenariat commercial entre les deux parties au sein duquel il est notamment spécifié que « les marques de vins désignées dans le contrat sont la propriété du vendeur » et que « l’acheteur reconnait et respecte les droits de propriété intellectuelle du vendeur » (annexe 7) Il produit une première facture du 28 novembre 2018 (annexe 8) de commande de bouteilles de vin SECRETUM adressée au titulaire de la marque contestée puis une deuxième le 25 novembre 2020 (annexes 9 et 10), ces deux factures étant accompagnées d’un contrat de vente signé par le titulaire de la marque contestée.

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Le demandeur souligne que malgré le dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée n’a pas pour autant mis un terme à sa relation commerciale, preuve en est qu’une troisième facture a été envoyée pour la troisième commande le 15 janvier 2021 (annexe 11). Le demandeur produit les onze annexes suivantes qu’il a ainsi dénommées :

-ANNNEXE 1 – Devis pour la réalisation de l’étiquette 11 juin 2018
-ANNNEXE 2 – Captures We Chat transmission du projet d’étiquette 20 juin 2018
-ANNNEXE 3 – Transmission de l’étiquette finale 24 juillet 2018
-ANNNEXE 4 – facture pour la création de l’étiquette 20 août 2018
-ANNNEXE 5 – Echanges We Chat sur la signification de la marque SECRETUM 20 juin 2018
-ANNNEXE 6 – Echanges We Chat sur la signification de la marque SECRETUM 25 juin 2018
-ANNNEXE 7 – Contrat de vente du 4 juillet 2018 avec traduction des éléments clés
-ANNNEXE 8 – 1ere facture du 28 novembre 2018
-ANNNEXE 9 – Contrat de vente du 19 octobre 2018 avec traduction des éléments clés (il est relevé par l’Institut que le contrat de vente annexé date du 19 octobre 2020) -ANNEXE 10 – 2eme facture du 22 Octobre 2020
-ANNEXE 11 – 3eme facture du 15 janvier 2021 Enfin, il sollicite la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité ainsi que son mandataire et les a invités à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. Faute de rattachement, la demande a été notifiée au titulaire inscrit, par courrier recommandé en date du 29 août 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Cette notification a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°24/48 du 29 novembre 2024, faute d’information quant à la réception de la notification. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 29 janvier 2025. II.- DECISION A. Sur le droit applicable 8. La marque contestée a été déposée le 10 avril 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour de son dépôt.

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10. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 11. A cet égard, la Cour de cassation, a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 12. La présente demande en nullité doit donc être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 10. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 11. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 12. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C- 529/07). 13. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

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15. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. 16. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur revendique un projet antérieur au dépôt de la marque contestée, à savoir la création de la marque SECRETUM.  Sur la connaissance du projet de marque du demandeur sous le signe SECRETUM 17. En l’espèce, la marque française contestée a été déposé le 10 avril 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage du projet de marque sous le signe SECRETUM, et de l’intention du demandeur d’en avoir la propriété. 18. Le demandeur rappelle que c’est dans le cadre de son activité entre 2017 et 2018 qu’il a rencontré le dirigeant de la société chinoise SHANGHAI MINGTI INTERNATIONAL TRADING CO, LTD, (désigné « Mighty ») qui a immédiatement manifesté sa volonté de collaborer avec lui. Il indique que le début de leur collaboration a commencé le 11 juin 2018, lorsque les deux entités ont dans un premier temps signé un devis pour la création d’une étiquette avec la marque SECRETUM qu’il a créée (annexe 1) Il précise qu’une fois l’étiquette réalisée, le projet a été transmis au titulaire de la marque contestée le 20 juin 2018 (annexe 2). Par la suite, il indique que l’étiquette finale a été transmis le 24 juillet 2018 (annexe 3) et qu’après accord sur celle-ci il a fait parvenir la facture pour sa création le 20 août 2018 (annexe 4). Le demandeur joint une copie du contrat de partenariat commercial entre les deux parties au sein duquel il est notamment spécifié que « les marques de vins désignées dans le contrat sont la propriété du vendeur » et que « l’acheteur reconnait et respecte les droits de propriété intellectuelle du vendeur » (annexe 7). 19. En l’espèce, force est de constater, au vu des arguments et pièces du demandeur, de la relation d’affaire existant entre les parties antérieurement au dépôt de la marque contestée, que celle-ci apparait identique au signe tel qu’apparaissant avoir été créé et proposé au sein de l’étiquette par le demandeur au titulaire de la marque contestée (la calligraphie étant la même et les lettres S et M étant légèrement plus grandes que les autres lettres).

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20. Dès lors, il résulte des pièces fournies par le demandeur que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, du projet de marque sous le signe SECRETUM par le demandeur.  L’intention du titulaire de la marque contestée 21. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 22. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 23. Le demandeur souligne la relation d’affaires existant entre les parties et soulève l’intention malhonnête du titulaire de la marque contestée au regard notamment :

- du non-respect du contrat de partenariat commercial qui liait les parties au jour du dépôt de la marque contestée, lequel précisait notamment que « les marques de vins désignés dans le contrat sont la propriété du vendeur » - le dépôt de la marque contestée alors que les parties étaient toujours en relation d’affaires 24. En l’espèce, force est d’abord de constater que la marque contestée est strictement identique au signe créée par le demandeur dans le cadre de leur partenariat commercial, et ce pour des produits identiques, à tout le moins fortement similaires. 25. En outre, il ressort du projet de contrat (annexe 7) corroboré par la pièce 9 (qui consiste dans le même contrat signé) que les parties ont noué un contrat de partenariat commercial annexé aux différentes ventes (annexes 8, 10 et 11) au sein duquel il est spécifié que « les marques des vins mentionnés dans le contrat sont la propriété du vendeur » et que « l’acheteur reconnaît et respecte le droit de propriété intellectuelle du vendeur ». 26. Par ailleurs, la marque litigieuse a été déposée le 10 avril 2019, soit cinq mois après la première vente du 28 novembre 2018 (annexe 8) et en violation de la clause précitée dans le contrat de partenariat commercial. 27. Enfin, il n’apparait pas que le titulaire de la marque contestée ait fait connaître au demandeur son intention de déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée, alors qu’ils étaient en relation d’affaire. 28. Ainsi, au vu de la chronologie des faits et des éléments précités pris dans leur ensemble, la marque contestée peut être considérée comme une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires, et du devoir de loyauté du titulaire de la marque contestée envers son cocontractant. 29. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.

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30. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. C – Sur la répartition des frais 31. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 32. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 33. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge par la partie perdante des frais qu’il a exposés selon la limite du barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle du 4 décembre 2020. 34. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande. 35. Par ailleurs, la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée, personne morale, a été caractérisée. 36. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante), soit la somme sollicitée par le demandeur, correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0093 est justifiée. Article 2 : La marque française n°19 / 4 541 998 est déclarée nulle.

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Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société Shanghai Mingti International Trading Co.Ltd au titre des frais exposés.